Обозначение по заявке №2004727003/50 с приоритетом от 23.11.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 36, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ИНДЕКС», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 14.08.2006 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 33, части товаров 30, 32, части услуг 39, 41, всех услуг 43 классов. В отношении всех товаров 16, другой части товаров 30, 32, части услуг 39, 41 и всех услуг 35, 36, 42 классов заявленному обозначению было отказано в регистрации в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пунктов 2.3.2.2, 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:

- комбинированный товарный знак «Индекс» по свидетельству №282216 [1] с приоритетом от 18.05.2004, зарегистрированный, в частности, в отношении однородных услуг 35, 36, 42 классов МКТУ на имя ООО «Бюро Независимых Экспертиз «ИНДЕКС», Москва;

- словесный товарный знак «INDEX» по свидетельству №286269 [2] с приоритетом от 23.03.2004, зарегистрированный в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя ООО «ТПК Группа Товарищей», Москва;

- комбинированный товарный знак «index» по свидетельству №222140 [3] с приоритетом от 11.10.2000, зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения, на имя Индекс Интерферн Ко., Лтд., Бангкок, Таиланд;

- комбинированный товарный знак, включающий словесный «индекс», по свидетельству №210304 [4] с приоритетом от 12.08.1999, зарегистрированный в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ на имя Некоммерческое Партнерство «Группа Компаний «Норма-Холдинг», Москва;

- комбинированный товарный знак, включающий словесный элемент «INDEX», по свидетельству №152233 [5] с приоритетом от 08.09.1995, зарегистрированный в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя Норицу Коки Ко., Лтд., Япония. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 08.09.2015;

- международная регистрация №746577 с датой регистрации от 19.09.2000 [6] со словесным элементом «Vienna Dynamic Index - ViDX», правообладателем которой является Wiener Borse AG, Austria, зарегистрированная в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ;

- международная регистрация №732139 с датой регистрации от 13.01.2000 [7] знака «INDEX» и международная регистрация №732137 с датой регистрации от 13.01.2000 [8] комбинированного знака, включающего словесный элемент «INDEX», правообладателем которых является Index-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky, Germany, зарегистрированные в отношении однородных товаров 16 и услуг 42 классов МКТУ;

- международная регистрация №638224 с датой регистрации от 12.05.1995 [9], включающая словесный элемент «Index», правообладателем которой является INDEPENDENT PRESS B.V., Amsterdam, Netherlands, зарегистрированная в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ;

- словесный товарный знак «ВАШ ИНДЕКС» по свидетельству №295543 [10] с приоритетом от 20.03.2003, зарегистрированный в отношении однородных товаров 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ на имя ОАО «Красногорские лекарственные средства», Московская область, г.Красногорск;

- словесное обозначение «Индекс РТС» по заявке №2004715397/50 [11] с приоритетом от 09.07.2004, заявленное в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», Москва;

- словесное обозначение «ATTENTION INDEX» по заявке №2005703723/50 [12] с приоритетом от 26.08.2004, заявленное в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ на имя «Технорати», Инк., Сан-Франциско, Калифорния, США.

Кроме того, в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение «ИНДЕКС» в силу своего смыслового значения (согласно «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, М.: «Азбуковник, 2001г., «индекс» означает список, указатель; цифровой (или буквенный) показатель чего-нибудь; условное обозначение в системе какой-нибудь классификации; согласно электронным словарям www.slovari.yandex.ru «индекс» показатель относительного измерения достигнутого уровня некоторого явления по сравнению с другим его уровнем, принятым за базу сравнения: индексы используются в классификации, для сравнения и измерения и конструируются путем комбинации индикаторов) в отношении части заявленных товаров 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ является общепринятым термином, характерным для области, к которой относятся заявленные товары или услуги.

В возражении от 24.11.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- доводы экспертизы относительно неохраноспособности заявленного обозначения «ИНДЕКС» для части заявленных товаров 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ являются необоснованными, поскольку не приведены конкретные позиции этих товаров и услуг, что исключает возможность проведения анализа данных оснований для отказа;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- отсутствие сходства сравниваемых обозначений исключает необходимость проведения анализа на однородность товаров и услуг, перечисленных в заявке №2004727003/50 и в перечне противопоставленных знаков;

- статус противопоставленных обозначений [11] и [12] по заявкам №2004715397/50 и №2005703723/50 не определен, т.к. по этим заявкам в федеральном институте промышленной собственности не закончено делопроизводство.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2004727003/50 в качестве товарного знака.

Кроме того, необходимо отметить, что в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктом 3.5 Правил заявителем было подано ходатайство о выделение заявки, а также подана заявка №2007709107/50, выделенная из рассматриваемой заявки №2004727003/50. По решению формальной экспертизы федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности было принято решение об удовлетворении этого ходатайства. Из первоначальной заявки №2004727003/50 исключены все товары 16 класса МКТУ, товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы; ароматизаторы (за исключением эфирных масел); ванилин (заменитель ванили); ваниль (ароматическое вещество); горчица; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки на основе чая; настои нелекарственные; орех мускатный; перец; попкорн; приправы; продукты зерновые; пряности; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; специи; уксус; хлопья из зерновых продуктов; чай; чай со льдом; эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)», товары 32 класса МКТУ, за исключением «пиво; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива; составы для изготовления ликеров», все услуги 35, 36 классов МКТУ, услуги 39 класса МКТУ «доставка газет; доставка корреспонденции; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров)», услуги 41 класса МКТУ «издание книг; обеспечение интерактивной игрой (через компьютерную сеть); обеспечение интерактивными электронными публикациями (не загружаемыми); публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных), все услуги 42 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (23.11.2004) поступления заявки №2004727003/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или являющимися общепринятыми символами и терминами.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Обозначение «ИНДЕКС» по заявке №2004727003/50 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно справочной литературе, ссылки на которую изложены в решение федерального института промышленной собственности, слово «ИНДЕКС» представляет собой общепринятый термин, используемый в качестве показателя относительного изменения достигнутого уровня какого-либо явления. Данный термин является характерным для области экономики и финансовой деятельности. Так, например, в электронном словаре по экономике и финансам (см. электронный проект Глоссарий.ru) «индекс» определен как «относительный показатель роста или снижения агрегированных экономических параметров», а также там указано, что «индексы используются для статистического изучения состояния и динамики экономики». Очевидно, что для части заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ, связанных с менеджментом в сфере бизнеса, а также с финансовой деятельностью, заявленное обозначение «ИНДЕКС» носит описательный характер по отношению к этим услугам, как справедливо было указано в решении экспертизы. Однако такой вывод затруднительно сделать в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ, что позволяет снять доводы экспертизы федерального института промышленной собственности в части несоответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 6 Закона, в части товаров 16 класса.

Относительно оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона следует отметить следующее.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 16, части 30, 32, части услуг 39, 41 и всех услуг 35, 36, 42 классов основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и имеющих более ранний приоритет товарных знаков.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №282216 [1] является комбинированным и включает в свой состав словесный элемент «Индекс», расположенный на фоне овала синего цвета. При этом заглавная буква «И» в слове «Индекс» выполнена в оригинальной графической манере, последующие буквы - стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент выполнен в желтом цвете. Несмотря на то, что противопоставленный товарный знак выполнен с использованием графики, тем не менее, основным индивидуализирующим элементом знака является словесный элемент «Индекс», который при его прочтении не требует какого-либо домысливания и дополнительных размышлений.

Противопоставленные товарные знаки «INDEX» по свидетельству №286269 [2], «ВАШ ИНДЕКС» по свидетельству №295543 [10], обозначение «Индекс РТС» по заявке №2004715397/50 [11], обозначение «ATTENTION INDEX» по заявке №2005703723/50, а также знаки «Vienna Dynamic Index - ViDX» по международной регистрации №746577 [6], «INDEX» по международной регистрации №732139 [7], «The MT Index» по международной регистрации №638224 [9] являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами русского или латинского алфавитов.

Следует отметить, что в отношении противопоставленного обозначения «Индекс РТС» [11] по заявке №2004715397/50 было принято решение о регистрации в отношении всех указанных в перечне товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ и присвоен номер свидетельства №322604. Кроме того, в соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 02.08.2007 за номером РД0024931, товарный знак уступлен ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», Москва.

В отношении противопоставленного обозначения [12] по заявке №2005703723/50 федеральным институтом промышленной собственности было принято решение об отказе в регистрации от 27.20.2006, срок для обжалования которого истек, в связи с чем данное противопоставление не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №222140 [3] является комбинированным и представляет собой слово «Index», выполненное латинскими буквами в оригинальной графической манере, которая, тем не менее, не препятствует восприятию слова «Index», т.е. его прочтению.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №210304 [4] является комбинированным. Противопоставленный товарный знак представляет собой изображение глобуса, в центре которого расположен словесный элемент «СТРОЙ», выполненный в оригинальной графической манере крупными белыми буквами русского алфавита, цвет и масштаб которых отличается от букв других словесных элементов, входящих в знак. Под словом «СТРОЙ» расположен словесный элемент «индекс», выполненный стандартным шрифтом строчными русскими буквами черного цвета. По краям глобуса сверху и снизу расположены словесные элементы, образующие исключенную из самостоятельной правовой охраны фразу «Бюллетень для покупателей и поставщиков строительных товаров». Фраза выполнена мелким стандартным шрифтом буквами русского алфавита, не оказывает существенного влияния на восприятие знака, в котором основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «индекс» за счет своего цветового решения (черные буквы слова «индекс» на светлом фоне первыми привлекают к себе внимание). Кроме того, необходимо отметить, что словесный элемент «СТРОЙ», не смотря на то, что ему предоставлена правовая охрана, в силу своей семантики (указывает на определенную сферу деятельности – строительство) является слабым элементом знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №152233 [5] является комбинированным, включает в свой состав слова «INDEX» и «PRINT». Буквы «D» и «Х» в слове «INDEX» выполнены с использованием графики, а все остальные буквы - стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «PRINT» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем слово «PRINT» исключено из самостоятельной правовой охраны, поскольку в отношении указанных в перечне знака товаров 16 класса оно является описательным. Таким образом, основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «INDEX».

Противопоставленный комбинированный знак [8] по международной регистрации №732137 представляет собой равнобедренный треугольник, разделенный горизонтальной чертой на две части. В верхней части треугольника расположен изобразительный элемент в виде стилизованного зубчатого вала, в нижней части – словесный элемент «INDEX», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, выполняющий основную индивидуализирующую функцию.

При сравнительном анализе заявленного словесного обозначения «ИНДЕКС» и противопоставленных товарных знаков было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественных элементов «ИНДЕКС», «INDEX», выполняющих, как было указано выше, основную индивидуализирующую функцию.

Относительно однородности товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, следует отметить следующее.

Товары 16 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 16 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков [2], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], поскольку относятся к одному роду/виду, имеют одно назначение, места сбыта и реализации.

Товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы; ароматизаторы (за исключением эфирных масел); ванилин (заменитель ванили); ваниль (ароматическое вещество); горчица; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки на основе чая; настои нелекарственные; орех мускатный; перец; попкорн; приправы; продукты зерновые; пряности; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; специи; уксус; хлопья из зерновых продуктов; чай; чай со льдом; эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)» заявленного обозначения однородны товарам 30 класса МКТУ «ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; мюсли; напитки на основе чая; настои нелекарственные; приправы; пряности; специи; чай; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]» противопоставленного товарного знака «ВАШ ИНДЕКС» [10] по свидетельству №295543.

Однако в решении экспертизы от 14.08.2006 заявленные товары 30 класса МКТУ «перец» и «горчица», однородные товару 30 класса МКТУ «приправы» противопоставленного товарного знака [10], а также идентичные товары «настои нелекарственные», не были исключены из перечня товаров 30 класса МКТУ, что является основанием для изменения указанного решения.

Все товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения, за исключением вида товара «пиво» соотносятся по роду/виду с товарами 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; напитки фруктовые; сиропы для напитков; составы для изготовления напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» противопоставленного товарного знака [11] по свидетельству №295543.

Услуги 39 класса МКТУ «доставка газет, доставка корреспонденции, услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров)» заявленного обозначения однородны услугам 39 класса МКТУ «доставка корреспонденции (бюллетеней)» противопоставленного товарного знака [4] по свидетельству №210304, т.к. соотносятся как род/вид.

Услуги 41 класса МКТУ «издание книг, публикации с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивных книг и периодики, публикация текстовых материалов (за исключением рекламных)» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «публикация книг, журналов и периодики» противопоставленного знака [8] по международной регистрации №638224.

Услуги 35, 36, 42 классов МКТУ заявленного обозначения однородны услугам 35, 36, 42 классов МКТУ противопоставлений [1], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. Следует отметить, что услуги реализации, включенные в перечень 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], однородны виду услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров, в том числе реализация товаров по предварительным заказам» заявленного обозначения.

Вместе с тем следует отметить, что товары 30 класса МКТУ «перец» и «горчица», однородны товару 30 класса МКТУ «приправы» противопоставленного товарного знака [10], товары «настои нелекарственные», указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставления [10], являются идентичными, что свидетельствует о том, что решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении этих товаров является неправомерным.

Также необходимо отметить, что «услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров)» заявленного обозначения однородны услуге «доставка корреспонденции (бюллетеней)» противопоставленного товарного знака [4] по свидетельству №210304, что не было учтено экспертизой и является основанием для отказа в регистрации в части указанных услуг 39 класса МКТУ заявленного обозначения.

Кроме того, экспертизой неправомерно были признаны однородными услуги 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивной игрой (через компьютерную сеть)» заявленного обозначения и услуги 41 класса противопоставленного товарного знака [8].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что решение экспертизы в части товаров 30 и в части услуг 39, 41 классов МКТУ является необоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены на стадии экспертизы, а именно то, что заявителем было подано ходатайство о выделении из рассматриваемой заявки №2004727003/50 заявки №2007709107/50.

По решению экспертизы федерального института промышленной собственности было принято решение об удовлетворении этого ходатайства. Из первоначальной заявки №2004727003/50 исключены все товары 16 класса МКТУ, товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы; ароматизаторы (за исключением эфирных масел); ванилин (заменитель ванили); ваниль (ароматическое вещество); горчица; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки на основе чая; настои нелекарственные; орех мускатный; перец; попкорн; приправы; продукты зерновые; пряности; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; специи; уксус; хлопья из зерновых продуктов; чай; чай со льдом; эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)», товары 32 класса МКТУ, за исключением «пиво; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива; составы для изготовления ликеров», все услуги 35, 36 классов МКТУ, услуги 39 класса МКТУ «доставка газет; доставка корреспонденции; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров)», услуги 41 класса МКТУ «издание книг; обеспечение интерактивной игрой (через компьютерную сеть); обеспечение интерактивными электронными публикациями (не загружаемыми); публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных), все услуги 42 класса МКТУ.

Указанное обстоятельство позволяет снять противопоставленные товарные знаки [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], поскольку товары 16, часть товаров 30, 32, часть услуг 39, 41, а также все услуги 35, 36, 42, в отношении которых заявленное обозначение и указанные противопоставления были признаны сходными до степени смешения, были исключены из перечня рассматриваемой заявки №2004727003/50.

Однако в результате удовлетворения ходатайства о выделении, в перечне товаров 32 класса МКТУ заявки №2004727003/50 экспертизой Федерального института промышленной собственности были оставлены такие товары как «сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива; составы для изготовления ликеров». Данные товары являются видовыми понятиями рода товаров 32 класса МКТУ «составы для изготовления напитков» противопоставленного товарного знака «ВАШ ИНДЕКС» [10] по свидетельству №295543, т.е. являются однородными с ними. В отношении этих товаров заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана. Кроме того, в решении о регистрации от 14.08.2006 экспертизой эти товары также были классифицированы как однородные товарам, указанным в перечне 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [10] и исключены из перечня товаров 32 класса МКТУ.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражения от 24.11.2006, изменить решение экспертизы от 14.08.2006 и зарегистрировать заявленное в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг: