Обозначение «» по заявке №2020725822, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 02.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой указывалось, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- c серией (блоком) товарных знаков «DUREX», «Дюрекс», зарегистрированных под № 42323 (с приоритетом от 21.12.1970, продлен до 21.12.2030), № 159846 (с приоритетом от 13.08.1996, продлен до 13.08.2026), № 84413 (с приоритетом от 04.05.1988, продлен до 04.05.2028), под № 110288 (с приоритетом от 06.12.1991, продлен до 06.12.2031), под № 206714 (с приоритетом от 16.09.1999, продлен до 16.09.2029), № 502999 (с приоритетом от 30.03.2012), № 603270 (с приоритетом от 11.04.2016), № 705063 (с приоритетом от 14.09.2018), № 197091 (с приоритетом от 01.10.1997, продлен до 01.10.2027), № 439582 (с приоритетом от 30.07.2010, продлен до 30.07.2030), № 589804 (с приоритетом от 25.03.2015), № 728088 (с приоритетом от 05.08.2019), № 610436 (с приоритетом от 10.05.2016), № 632377 (с приоритетом от 26.01.2017), № 546954 (с приоритетом от 12.12.2013), № 313183 (с приоритетом от 14.09.2004, продлен до 14.09.2024), № 165416 (с приоритетом от 06.06.1996, продлен до 06.06.2026), № 535612 (с приоритетом от 23.08.2013), № 167218 (с приоритетом от 12.03.1997, продлен до 12.03.2027), № 569248 (с приоритетом от 24.03.2015), № 555353 (с приоритетом от 16.04.2014), № 185456 (с приоритетом от 01.10.1997, продлен до 01.10.2027), № 564709 (с приоритетом от 04.12.2014), № 557771 (с приоритетом от 28.02.2014), и международных регистраций «DUREX», зарегистрированных под № 1456119 (с конв. приоритетом от 22.08.2018), № 1495892 (с конв. приоритетом от 20.08.2019), № 1210133 (с конв. приоритетом от 12.12.2013), № 1075104 (с конв. приоритетом от 24.03.2011, продлена до 24.03.2031), № 1498310 (с конв. приоритетом от 03.10.2019), № 1070372 (с конв. приоритетом от 30.06.2010, продлена до 22.12.2030) на имя ЛРС Продактс Лимитед, 103-105 Бас Роуд, Слау, СЛ1 3УХ, Великобритания, для товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05, 10 классов МКТУ (см. открытые реестры, http://www1.fips.ru/registers-web/);

- со словесным товарным знаком «Дюплекс», зарегистрированным под № 564707 (с приоритетом от 14.11.14) на имя Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалМедФарм", 625031, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 58, для однородных товаров 05 класса МКТУ (см. открытые реестры, http://www1.fips.ru/registers-web/);

- с международной регистрацией «DOUBLEX», зарегистрированной под № 1239573 (с приоритетом от 28.10.14) на имя Alticor Inc., 78-2M, 7575 Fulton Street East Ada MI 49355, для однородных товаров 05 класса МКТУ (см. открытые реестры http://www.wipo.int/madrid/monitor);

- с международной регистрацией «DUPLA», зарегистрированной под № 441690 (с конв. приоритетом от 10.07.78, продлена до 14.11.28) на имя ALFASIGMA S.P.A., Via Ragazzi del 99, 5 I-40133 BOLOGNA (BO), для однородных товаров 05 класса МКТУ (см. открытые реестры http://www.wipo.int/madrid/monitor).

В поступившем возражении и в дополнениях в нему, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «duplex» не является сходным до степени смешения с товарными знаками «DUREX / Дюрекс»;

- сопоставляемые обозначения отличаются звукобуквенным составом и обладают достаточными фонетическими различиями, чтобы говорить об отсутствии сходства до степени смешения по звуковому признаку;

- зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями различно, что обусловлено различиями в виде шрифта, различиями в графическом написании с учетом характера букв. Кроме того, наличие изобразительных элементов в части противопоставленных товарных знаков «DUREX / Дюрекс» влияет на визуальное отличие, что также позволяет сделать вывод об отсутствии графического (визуального) сходства у сравниваемых обозначений;

- словесный элемент «DUREX / Дюрекс» не является лексической единицей какого-либо языка, вместе с тем, его название происходит от английских слов «Durability». «Reliability» and «Excellence» — «прочность, надёжность и превосходство»;

- таким образом, даже в отсутствие смыслового значения у словесного элемента «DUREX / Дюрекс», заложенное в него понятие является отличным от семантики словесного элемента «duplex», что обуславливает вывод о различии в ассоциативных представлениях, которые могут возникнуть у потребителя при восприятии обозначений;

- в связи с вышеизложенным, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения по фонетическому, графическому, семантическому критериям;

- заявитель обращает внимание, что при наличии товарных знаков «DUREX / Дюрекс» существует зарегистрированный товарный знак «ДЮПЛЕКС» по свидетельству №564707 в отношении товаров 05 класса МКТУ, что также свидетельствует в пользу об отсутствии сходства до степени смешения между обозначением «duplex» и товарными знаками «DUREX / Дюрекс»;

- обозначение «duplex» и товарный знак «ДЮПЛЕКС» не являются сходными до степени смешения по фонетическому, графическому, семантическому критериям;

- словесное обозначение «duplex» содержит букву «u», обозначающую звук [и:], в котором (:) представляет собой знак долготы, в словесном элементе противопоставленного товарного знака отсутствует звук долготы, что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства между сравниваемыми обозначениями;

- общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями различно, что обусловлено различиями в алфавите (латинский и кириллический), различиями в графическом написании с учетом характера букв (заглавные и строчные);

- товарный знак «ДЮПЛЕКС» не имеет какого-то конкретного значения, однако, может вызывать ассоциации с фамилией губернатора французских колониальных владений - Дюплексом Жозефом Франсуа;

- изложенное позволяет говорить об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений, так как при их восприятии возникают различные ассоциативные представления;

- указанные в перечне заявки товары 05 класса МКТУ подпадают под такие родовые понятия, как «средства гигиенические и дезинфицирующие», в то время как противопоставленные товары 05 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №564707, относятся к средствам, применяемым для профилактики, диагностики и лечения заболеваний;

- в силу чего сравниваемые товары относятся к иному роду (виду) товаров, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми (так, например, в качестве пищевых добавок невозможно употребить мыло антибактериальное и наоборот, мыло антибактериальное не может выступать в качестве пищевой добавки, употребляемой внутрь), что свидетельствует об их неоднородности и невозможности смешения в глазах потребителей;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком «DOUBLEX» по международной регистрации №1239573 по фонетическому признаку сходства, поскольку отличаются количеством слогов в обозначениях и их звучанием;

- наблюдается отличие в зрительном восприятии сравниваемых обозначений, которое обусловлено различиями в виде шрифта, графическом написании с учетом характера букв;

- за счет оригинального графического исполнения словесный элемент «DOUBLEX» может восприниматься как «DOUBLE» и «X», поэтому семантика слова «DOUBLE» означающего: «петля (преследуемого зверя); двойное количество; прототип; двойник; парная игра; хитрость; изгиб (реки); крутой поворот (преследуемого зверя); двойная сумма» существенно отличается от значения обозначения «duplex»;

- заявленные товары 05 класса МКТУ относятся к средствам гигиеническим и дезинфицирующим, а противопоставленные товары 05 класса МКТУ относятся к веществам, которые добавляются в пищевые продукты для придания им желаемых свойств, следовательно, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми и их следует признать не однородными;

- рассматриваемое обозначение «duplex» не сходно фонетически с товарным знаком «DUPLA» по международной регистрации №441690, так как отличается звукобуквенном составом, включая отличия в окончании;

- сопоставляемые обозначения производят различное визуальное восприятие, что обусловлено различиями в графическом написании с учетом характера букв (заглавные и строчные), вида шрифта (простой, стандартный - жирный, оригинальный), количестве букв;

- словесный элемент «DUPLA» противопоставленного товарного знака в переводе с венгерского языка имеет следующие значения: «двойной кофе, большой кофе, двойной, вдвое больше и т.д.»;

- даже если предположить, что не всякий житель Российской Федерации знает венгерский язык, то ближайшая ассоциация, которую может вызывать товарный знак «DUPLA» является слово «дупло», под которым следует понимать полое пространство в стволе дерева, отверстие, дырочка в больном зубе;

- товарный знак «DUPLA» по международной регистрации вызывает иные ассоциации, чем обозначение «duplex», в связи с чем можно сделать вывод об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.05.2020) поступления заявки №2020725822 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке №2020725822 представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «duplex», выполненный строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом над буквой «u» расположен изобразительный элемент в виде небольшого круга. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Противопоставленные комбинированные и словесные товарные знаки по свидетельствам №№42323, 159846, 84413, 110288, 206714, 502999, 603270, 705063, 197091, 439582, 589804, 728088, 610436, 632377, 546954, 313183, 165416, 535612, 167218, 569248, 555353, 185456, 564709, 557771, по международным регистрациям №№1456119, 1495892, 1210133, 1075104, 1498310, 1070372, образуют серию товарных знаков одного правообладателя (ЛРС Продактс Лимитед, 103-105 Бас Роуд, Слау, СЛ1 3УХ, Великобритания), объединенных общими словесными элементами «DUREX», «Дюрекс», выполненными буквами латинского и русского алфавитов, которые несут основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии. Правовая охрана товарным знакам на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №564707 представляет собой словесное обозначение «ДЮПЛЕКС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1239573 является словесным «», состоящим и состоит из словесного элемента «DOUBLEX», в котором буква «Х» выполнена в зеленом цвете оригинальным шрифтом, остальные – в сером цвете. В конце обозначения мелким шрифтом выполнены буквенные элементы «ТМ». Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №441690 представляет собой словесное обозначение «DUPLA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ словесного элемента «duplex» заявленного обозначения и словесных элементов «DUREX», «Дюрекс», «ДЮПЛЕКС», «DOUBLEX», «DUPLA» противопоставленных товарных знаков показал следующее.

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить, поскольку словесные элементы «duplex» и «DUREX», «Дюрекс», «ДЮПЛЕКС», «DUPLA» отсутствуют в словарно-справочных изданиях и являются фантазийными.

Заявленное обозначение «duplex» имеет прочтение [ДЮПЛЕКС или ДУПЛЕКС], словесные элементы противопоставленных товарных знаков «DUREX», «Дюрекс», «ДЮПЛЕКС», «DOUBLEX», «DUPLA» читаются соответственно как [ДЮРЕКС или ДУРЕКС], [ДЮРЕКС], [ДЮПЛЕКС], [ДУБЛЕКС или ДОУБЛЕКС], [ДУПЛА или ДЮПЛА] в связи с чем с точки зрения фонетического признака сходства названные обозначения являются сходными, поскольку совпадает их звучание. Указанное свидетельствует о том, что сравниваемые словесные элементы характеризуются высокой степенью фонетического сходства. Более того, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, характером совпадающих частей обозначений, их места в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

С точки зрения визуального признака сходства сопоставляемые словесные элементы «duplex» и «DUREX», «DOUBLEX», «DUPLA» являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита. Визуальное сравнение словесных элементов свидетельствует о сходном графическом написании большинства букв в сравниваемых обозначениях, в том числе, первой буквы, акцентирующей на себе внимание потребителей, а также о сходной визуальной длине обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых знаков и ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ и товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Заявленные товары 05 класса МКТУ «антисептики; вата антисептическая; гели для массажа медицинские; гели интимные возбуждающие; губки контрацептивные / губки противозачаточные; дезинфектанты / средства дезинфицирующие; лубриканты для интимных целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; порошок из шпанских мушек; препараты для очистки воздуха; препараты химические для диагностики беременности; прокладки гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; растворы вагинальные для медицинских целей; смазки для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства противозачаточные химические; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; тампоны гигиенические для женщин; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; гель спиртовой дезинфицирующий для кожи; дезинфицирующие средства общего назначения; растворы дезинфицирующие для рук; средства дезинфицирующие для бытовых нужд; средства дезинфицирующие для домашнего использования; тесты на беременность» и товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№42323, 159846, 84413, 502999, 603270, 750063, 197091, 610436, 632377, 546954, 313183, 165416, 535612, 167218, 569248, 555353, 185456, 564709, 557771, 564707, по международным регистрациям №№1456119, 1495892, 1210133, 1075104, 1498310, 1070372, 1239573, 441690 являются однородными, поскольку относятся к препаратам и средствам санитарно-гигиеническим и дезинфицирующим, средствам для ухода за лицом и телом, средствам противозачаточным, препаратам, средствам и веществам для медицинских и фармацевтических целей, следовательно, сопоставляемые товары соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации (через розничную сеть магазинов, аптек, специализированных магазинов) и круг потребителей.

Заявленные товары 10 класса МКТУ «бандажи для беременных; вибромассажеры; колпачки менструальные; куклы эротические [секс-куклы]; мешочки для вагинального спринцевания; презервативы; приборы для массажа; секс-игрушки; спринцовки вагинальные» и товары 10 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№42323, 159846, 110288, 206714, 502999, 603270, 705063, 197091, 439582, 589804, 728088, 610436, 632377, 546954, 313183, 165416, 535612, 167218, 569248, 185456, 557771, по международным регистрациям №№1210133, 1075104, 1498310, 1070372 являются однородными, так как они относятся к инструментам и приборам медицинским, изделиям поддерживающим и фиксирующим лечебным, медицинскому оборудованию различного назначения, изделиям санитарно-гигиеническим медицинским, изделиям медицинского назначения, следовательно, сравниваемые товары соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации (аптечная сеть, специализированные магазины, в том числе, интим-магазины) и круг потребителей.

На основании изложенного, коллегией установлено, что сопоставляемые товары 05, 10 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, то есть как однородные.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней, с учетом, к тому же, как уже отмечалось выше, крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков, коллегией однозначно усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение по заявке №2020725822 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для испрашиваемых товаров 05, 10 классов МКТУ, так как противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении настоящего возражения коллегией было принято во внимание обращение от компании «ЛРС Продактс Лимитед», Великобритания, в котором выражается обеспокоенность относительно возможности регистрации заявленного обозначения по заявке №2020725822 в качестве товарного знака. В обращении говорится о фонетическом и графическом сходстве заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя обратившегося лица товарными знаками «DUREX», «Дюрекс» по свидетельствам №№42323, 159846, 84413, 110288, 206714, 502999, 603270, 705063, 197091, 439582, 589804, 728088, 610436, 632377, 546954, 313183, 165416, 535612, 167218, 569248, 555353, 185456, 564709, 557771, по международным регистрациям №№1456119, 1495892, 1210133, 1075104, 1498310, 1070372. Упоминается также, что в случае регистрации заявленного обозначения по заявке №2020725822 в качестве товарного знака на ООО «БОГЕМИЯ КОСМЕТИКС» оно будет способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров. Компания «ЛРС Продактс Лимитед» специализируется на производстве и реализации на территории Российской Федерации товаров «презервативы», маркированных товарными знаками «DUREX», в связи с чем прослеживается определенная узнаваемость и репутация указанных товаров на российском рынке.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 02.09.2022.