Международная регистрация знака «SWEET S.p.A» была произведена Международным Бюро ВОИС 05.02.2009 за №994137 для товаров 28, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя SWEET S.P.A., Италия, (далее – правообладатель).
Знак по международной регистрации № 994137 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.10.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №994137. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №994137 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 30 и части услуг 35 классов МКТУ на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как словесный элемент «SWEET» указывает на определенный вид товаров 30 класса МКТУ и, следовательно, является ложным указанием на вид для остальных товаров 30 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня. Кроме того, словесный элемент «S.P.A.» исключается из самостоятельной охраны.
Владелец международной регистрации выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 10.02.2011, доводы которого сводятся к следующему:
- заявленное обозначение является международным знаком, надлежащим образом зарегистрированным в стране происхождения – ЕС и, следовательно, согласно разделу A статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть. Согласно разделу В указанной статьи товарные знаки, подпадающие под ее действие, могут быть отклонены или признаны недействительными, если знаки лишены каких – либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;
- словесный элемент «sweet» имеет несколько значений – 1. «сладкий, слащавый, приторный, сентиментальный, приятный, милый, очаровательный, добрый, милостивый, милосердный, ласковый, любимый, сладкозвучный, благозвучный, мелодичный, исполняемый без импровизации, душистый, ароматный», 2. «конфета, карамель, леденец, десерт, сладкое, милый, дорогой, любимый, удовольствие, наслаждение, ароматы, благоухание». Однако из всех значений слова «SWEET» экспертиза выбрала только следующие значения «конфета, карамель, леденец, десерт, сладкое, сладость, сладкий вкус»;
- на основании выбранного перечня значений экспертизой был сделан вывод о ложности заявленного обозначения для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТ. В отношении всех товаров 28 класса МКТУ экспертиза согласилась с тем, что обозначение «sweet» является фантазийным, а в отношении товаров 30 класса МКТУ нет;
- словесный элемент «sweet», входящий в состав заявленного обозначения, является многозначным и не может быть однозначно переведен на русский язык, это не позволяет сделать вывод о том, что обозначение «sweet» является описательным;
- рядовому потребителю смысл обозначения «sweet» не может быть понятен, так как толкование смысла обозначения требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными в силу многозначности перевода словесного элемента «sweet». Обозначение «sweet» не включено в словарь иностранных слов;
- заявленному обозначению предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров и услуг на территории ЕС, где английский язык распространен в гораздо большей степени, чем в РФ. Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке проводит экспертизу по абсолютным основаниям, которые могут служить причиной для отказа в регистрации товарного знака;
- при проведении поиска был выявлен целый ряд товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в состав которых включен словесный элемент «SWEET», который не был исключен из правовой охраны;
В подтверждение своих доводов владелец международной регистрации предоставил следующие материалы:
1. распечатки сайта www.lingvo.yandex.ru.
2. копии предварительных отказов патентного бюро Украины и Белоруссии.
3. распечатки свидетельств на товарные знаки по свидетельствам №№ 133228, 341804, 362800, 394628, 160691, 376740, 351767, 320135, 159847, 219313, 400609, 365953, 349132, 366823, 415123, 423144, 422570.
На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.
С учетом даты приоритета (05.02.2009) международной регистрации №994137 правовая база для оценки охраноспособности международной регистрации включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или сырья.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
Словесное обозначение по международной регистрации №994137 «SWEET S.p.A.», выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.
Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 28, 30 и услуг 35 классов МКТУ.
В отношении товаров 28 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ было вынесено решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.
Обозначение «S.p.A», представляющее собой общепринятое сокращение наименования предприятия, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Исключение словесного элемента «S.p.A.» из самостоятельной правовой охраны заявителем не оспаривается.
Анализ словарно- справочной литературы показал, что слово «sweet» в переводе с английского языка на русский язык означает «сладкий, слащавый, приторный, сентиментальный, приятный, милый, очаровательный, добрый, свежий, душистый, ароматный, плодородный, конфета, карамель, леденец, десерт, сладость» (см. www.lingvo.yandex.Ru /sweet/).
Перечень товаров 30 класса МКТУ, приведенный в международной регистрации, содержит, в том числе «кондитерские изделия, шоколадные изделия, шоколад, печенье и кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки», а услуги 35 класса МКТУ «услуги розничной и оптовой торговли кондитерскими изделиями, шоколадными изделиями, шоколадом, печеньем и кондитерскими изделиями, мороженым».
Учитывая семантику словесного элемента «sweet», можно сделать вывод, что он характеризует вышеперечисленные товары 30 класса МКТУ, указывая на их вид или на свойства, и услуги 35 класса МКТУ, имеющие непосредственное отношение к этим товарам.
В связи с этим обозначение «SWEET» является неохраноспособным для части товаров 30 и части услуг 35 классов МКТУ. Поскольку указанный элемент занимает доминирующее положение, то знаку в целом не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
В отношении другой части товаров 30 и связанных с ними услуг 35 классов МКТУ указанный словесный элемент является ложным относительно вида (свойств) товаров и связанных с ними услуг. В отношении этих товаров и услуг знаку по международной регистрации № 994137 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Что касается довода заявителя о предоставлении правовой охраны знаку в ряде стран, среди которых страны Европейского Союза, то он не может являться основанием для предоставления правовой охраны знаку по данной международной регистрации на территории Российской Федерации, так как на основании статьи 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности «Условия подачи заявки и регистрации товарного знака определяется в каждой стране Союза ее национальным законодательством».
Довод заявителя о существовании ряда товарных знаков, содержащих словесный элемент «sweet», следует признать неубедительным в силу независимости делопроизводства по каждой заявке на государственную регистрацию товарного знака с учетом особенности каждого заявленного обозначения.
Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения «SWEET S.p.A.» требованиям законодательства является правомерным.
С учетом вышеизложенного обозначению «SWEET S.p.A» по международной регистрации № 994137 не может быть предоставлена охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров 30 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ как противоречащему требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.