Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 19.11.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1481136 на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 30 классов МКТУ.
Знак по международной регистрации №1481136 представляет собой словесное обозначение «EVOLUTIO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
Согласно решению Роспатента от 02.03.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1481136 в отношении товаров 05 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1481136 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «EVOLUTION» по свидетельству №552343 с приоритетом от 04.02.2014 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [1].
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
- правовая охрана товарного знака по свидетельству №552343 досрочно прекращена в отношении товаров 05 класса МКТУ на основании Постановления Суда по интеллектуальным правам от 07 февраля 2022 года по делу № СИП-1092/2020.
На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 02.03.2021 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении, заявленных товаров 05 класса МКТУ.
В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:
Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.
С учетом даты конвенционного приоритета (19.11.2018) международной регистрации №1481136 правовая база для оценки ее охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.
Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.
В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Знак по международной регистрации №1481136 представляет собой словесное обозначение «EVOLUTIO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.
Противопоставленный товарный знак «EVOLUTION» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.
Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1481136 в отношении в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].
Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 02.03.2021.
К указанным обстоятельствам относится следующее.
Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] на основании Постановления Суда по интеллектуальным правам от 07 февраля 2022 года по делу № СИП-109/2020 досрочно прекращена в отношении товаров 05 класса МКТУ.
В связи с чем, указанный товарный знак не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1481136 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.