Обозначение «» по заявке № 2022781719, поданной 15.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022781719. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 15.12.2023, установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым ИП Болотских Е.В. (Москва) оказывает услуги, однородные заявленным услугам (http://shinomafia.ru/), что обуславливает способность заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Кроме того, заявленное обозначение тождественно товарному знаку «» по свидетельству № 712301 (с приоритетом от 01.10.2018), зарегистрированному на имя Болотских Максима Александровича, Москва, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы заявки не содержат документальных сведений о наличии у потребителей устойчивой ассоциативной связи заявленного обозначения с иным лицом;

- заявленные услуги не являются однородными услугам, указанным в перечне противопоставленной регистрации № 712301;

- заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о неиспользовании противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента и зарегистрировать обозначение по заявке № 2022781719 в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 35, 37 и 39 классов МКТУ.

В материалы дела 31.05.2024 поступило обращение Болотских Е.В., в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения на имя заявителя.

В корреспонденции, поступившей 19.09.2024, заявитель отметил следующее:

- поскольку при рассмотрении искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в удовлетворении требований заявителя отказано, то заявитель не возражает против сокращения ранее заявленного перечня услуг по заявке № 2022781719 до услуг 35 и 39 классов МКТУ;

- заявитель не согласен с мнением относительно способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ;

- заявитель обращает внимание коллегии на Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 сентября 2008 г. № 10/37-510/23 «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности», в соответствии с которым содержащаяся в сети Интернет информация не всегда является достоверной;

- представленные правообладателем противопоставленного товарного знака распечатки скриншотов страниц сайтов не содержат какой-либо информации об обозначении «ШИНОМАФИЯ» и ИП Болотских Е.В.;

- распечатки скриншотов страниц из социальной сети содержат информацию о том, что на 21.03.2023 число подписчиков составляло всего 292 человека;

- принимая во внимание небольшое количество участников сообщества по сравнению с аналогичными сообществами в данной социальной сети, оснований говорить о том, что обозначение «ШИНОМАФИЯ» стало хорошо известно в кругу потребителей, не имеется;

- в обращении и представленных с ним материалах отсутствует документальное подтверждение осведомленности потребителя о существовании обозначения «ШИНОМАФИЯ» и его ассоциации с конкретным лицом, оказывающим услуги (социологические и маркетинговые исследования, опросы потребителей и т.п.);

- заявитель считает мнение экспертизы и доводы правообладателя противопоставленного товарного знака об однородности услуг 37 класса МКТУ услугам 35, 39 классов МКТУ несостоятельными и необоснованными;

- утверждения правообладателя противопоставленного товарного знака о введении потребителя в заблуждение регистрацией товарного знака «ШИНОМАФИЯ» по заявке №2022781719 на имя заявителя являются необоснованными и носят исключительно декларативный характер.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) «ШИНОМАФИЯ» по заявке № 2022781719 в части услуг 35, 39 классов МКТУ и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.11.2022) поступления заявки № 2022781719 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022781719 заявлено комбинированное обозначение «», включающее слово «ШИНОМАФИЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита с оригинальным исполнением буквы «О» в виде изображения автомобильного колеса. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, красный, синий, черный. Регистрация заявленного обозначения испрашивается, в соответствии с дополнением от 19.09.2024, в отношении всех заявленных услуг 35 и 39 классов МКТУ.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения препятствует товарный знак «» по свидетельству № 712301, выполненный в синем, красном, черном, белом цветовом сочетании.

Правовая охрана данного товарного знака является действующей и относится к услугам 37 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства.

Анализ показал, что заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 712301 совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одно и то же слово), выполнены буквами русского алфавита, имеют одинаковое шрифтовое исполнение и одинаковое цветовое решение, при этом изобразительные элементы также совпадают.

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

В данном случае заключение о тождестве заявленного обозначения «» и противопоставленного знака «» представляется очевидным.

Что касается сравнения перечней услуг, для которых предназначены сопоставляемые обозначение и товарный знак, то коллегия учитывает отказ заявителя от притязаний в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными услугам противопоставленной регистрации.

Вместе с тем оспариваемым решением Роспатента установлено также то, что заявленное обозначение используется иным лицом, а именно, ИП Болотских Е.В. (Москва). Данный вывод сделан с учетом обращений, поступивших 16.03.2023 и 31.07.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1493 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1499 Кодекса, в случае поступления обращения в соответствии с пунктом 1 статьи 1493 Кодекса содержащиеся в обращении доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 Кодекса учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения. Следовательно, коллегией учитываются материалы, представленные 16.03.2023 и 31.07.2023.

Что касается дополнительного обращения того же лица, представленного 31.05.2024, то оно не содержит сведений об иных несоответствиях заявленного обозначения требованиям законодательства.

Проанализировав имеющиеся в материалах заявки № 2022781719 документы и сведения, коллегия установила следующее.

На сайте http://shinomafia.ru/, упомянутом в оспариваемом решении размещено предложение к оказанию шиномонтажных услуг в Москве и Московской области по нескольким адресам.

Обоснованность ссылки на данный сайт проверена коллегией, путем обращения к сервисам https://whois.ru/ и https://web.archive.org/. Так, сайт http://shinomafia.ru зарегистрирован 21.08.2018, то есть значительно ранее даты подачи заявки заявителем, при этом заявленное обозначение размещено на сайте наряду с указанными предложениями оказания шиномонтажных услуг в период, предшествующий дате подачи рассматриваемой заявки 15.11.2022 (например, https://web.archive.org/web/20200814001155/http://shinomafia.ru/about-company.html).

В обращении, представленном 31.07.2023, ИП Болотских ссылается на доказательства использования товарного знака по свидетельству № 712301, которые направлялись в рамках рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела № СИП-134/2023, представляет, в частности, распечатки из социальных сетей, копии кассовых чеков.

Материалы обращения иллюстрируют согласование фасадов зданий в городах Реутов, Балашиха, Химки, где выполнена вывеска «Шиномафия», воспроизводящая заявленное обозначение. Заявленное обозначение содержится на страницах в социальной сети https://vk.com/shinomafia24, представленных с обращением, кассовые чеки относятся в том числе к периоду, предшествующему дате подачи заявки № 2022781719, и касаются услуг «хранение резины» шинного центра «Шиномафия».

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-134/2023 фактическое оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств с использованием товарного знака «» осуществлялось под контролем Болотских М.А. ранее 15.11.2022 по адресам: Московская область, г. Балашиха, ш. Косинское, д. 10, Москва, ул. Поляны, д. 22, Московская область, г. Реутов, ул. имени академика В.Н. Челомея, д. 12, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Гоголя, д. 16.

С учетом изложенного коллегия считает обоснованным вывод оспариваемого решения о том, что в сознании среднего российского потребителя обозначение «Шиномафия» при оказании услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств приобрело ассоциативную связь с иным лицом. Известность потребителям о данном обозначении проиллюстрирована просмотрами публикаций в социальной сети.

В отношении возможности неверного представления потребителей, вызванного заявленным обозначением, коллегия отмечает следующее.

Согласно правоприменительной практике способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

При этом для определения, является ли обозначение ложным или способным ввести в заблуждение, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопросы: описывает ли элемент товары ложно и может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить: являются ли ложные указания правдоподобными, являются ли ассоциативные представления правдоподобными, поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Таким образом, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей – адресатов конкретных товаров – в отношении конкретного обозначения.

Для того чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным изготовителем, должно быть установлено, как минимум, что:

- этот изготовитель использует конкретное обозначение в Российской Федерации;

- это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно (см. решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-96/2018, СИП-546/2014, СИП-547/2014, СИП-548/2014, СИП-383/2015, СИП-311/2015).

В данном случае установлено использование обозначения «» в период, предшествующий 15.11.2022, иным лицом, а также известность таких сведений потребителям.

Деятельность иного лица, в связи с которой установлено использование заявленного обозначения, относится к услугам по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Заявитель более не испрашивает регистрацию заявленного обозначения для услуг 37 класса МКТУ.

Заявленные услуги 39 класса МКТУ «аренда автобусов; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; аренда транспортных средств; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; перевозка грузовым автотранспортом; переноска грузов; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации об услугах хранения; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; прокат контейнеров для хранения; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; сервисы карпулинга; сервисы по совместному использованию автомобилей; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для экскурсий; услуги хранения багажа; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» связаны с услугами по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, в частности с хранением или буксированием автомобилей, ожидающих ремонта или обслуживания, перевозкой запчастей, оборудования для ремонта и самих транспортных средств, а также с услугами, которые неразрывно связаны с обслуживанием транспортных средств из-за их эксплуатации. Для перечисленных услуг заявленное обозначение способно быть воспринятым как маркирующее услуги иного лица, следовательно, имеются основания для признания его не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; аренда рекламных щитов; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации по управлению бизнесом; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; оформление витрин; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; розничная продажа непродовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; неспециализированная оптовая продажа; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги магазинов по продаже различных товаров различного назначения; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги коммерческого лоббирования; услуги по продаже запчастей и аксессуаров для автомобилей; предоставление места для онлайн-услуг; продвижение веб-сайтов; использование веб-сайтов; услуги онлайн-магазинов», которые касаются организации и продвижения сервисов по обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также товаров, сопутствующих таким услугам, использование заявленного обозначения способно породить не соответствующие действительности ассоциации об их источнике происхождения, в связи с чем для таких услуг обозначение «Шиномафия» не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Для остальных услуг заявленного перечня, а именно для услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; административная помощь в вопросах тендера; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; ведение автоматизированных баз данных; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации по управлению персоналом; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; прокат офисного оборудования и аппаратов; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление гостиничным бизнесом; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; экспертиза деловая; администрирование веб-сайтов» и услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки; аренда водного транспорта; аренда летательных аппаратов; аренда погребов винных электрических; аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бутилирование; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка цветов; загрузка торговых аппаратов; запуск спутников для третьих лиц; организация круизов; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; оформление туристических виз и проездных документов для лиц, выезжающих за границу; перевозка в бронированном транспорте; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; пилотирование гражданских дронов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; распределение электроэнергии; распределение энергии; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; транспортировка трубопроводная; управление шлюзами; услуга розлива в бутылки; услуги водного прогулочного транспорта; услуги по спасанию судов; услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов на электронных носителях; хранение лодок» связь с услугами по обслуживанию ремонту автотранспортных средств коллегией не установлена.

Следовательно, обозначение «» в качестве товарного знака для части заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ вызывает представление о том, что услуги, маркированные этим обозначением, имеют отношение к иному лицу, использующему товарный знак по свидетельству № 712301. В материалах возражения отсутствует информация о том, что такие представления потребителей, в случае регистрации обозначения на имя заявителя, правдивы.

Таким образом, для части заявленных услуг заявителем не преодолены доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, следовательно, несмотря на отказ заявителя от притязаний в отношении услуг 37 класса МКТУ, у коллегии нет оснований для снятия мотива, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, который справедлив для части услуг испрашиваемого перечня.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.03.2024, отменить решение Роспатента от 15.12.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022781719.