Словесное обозначение по заявке №2020739624, поданной 27.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 27.12.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020739624.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

-

по свидетельству № 790147 с приоритетом от 04.08.2020 – (1),

- по свидетельству № 477120 с приоритетом от 27.03.2012 – (2),

- по свидетельству № 358770 с приоритетом от 02.03.2007 (срок действия регистраций продлен до 02.03.2027) – (3)

- по свидетельству № 350752 с приоритетом от 02.03.2007 (срок действия регистраций продлен до 02.03.2027) – (4),

- по свидетельству № 267580 с приоритетом от 28.10.2002 (срок действия регистрации продлен до 28.10.2022) – (5),

- по свидетельству № 279701 с приоритетом от 03.04.2001 (срок действия регистрации продлен до 03.04.2031) – (6), правовая охрана которым предоставлена на имя ООО "Научно-производственная фирма "Материа Медика Холдинг", Москва;

- по свидетельству № 328139 с приоритетом от 31.05.2006 (срок действия регистрации продлен до 31.05.2026) – (7),

- по свидетельству № 120337 с приоритетом от 10.02.1993 (срок действия регистрации продлен до 10.02.2023) – (8), правовая охрана которым предоставлена на имя ООО "Ферон", Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 23.09.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

На имя компаний группы АО «Протек», в которую входит заявитель по рассматриваемой заявке, зарегистрирована серия товарных знаков «АНВИФЕН» (свидетельство № 306575 с приоритетом от 06.12.2005 (срок действия продлен до 06.12.2025), международная регистрация 1367218 с приоритетом от 28.06.2017), «ANVIFEN» (свидетельство № 404021 с приоритетом от 12.12.2008 (срок действия продлен до 12.12.2028), международная регистрация № 1104228 с приоритетом от 20.06.2011 (срок действия продлен до 20.06.2031), зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- в свою очередь заявитель является правообладателем товарных знаков, объединенных элементами «АНВИ», «ANVI»:

- «АНВИФЕН» (свидетельство № 306575 с приоритетом от 06.12.2005 (срок действия продлен до 06.12.2025), международная регистрация № 1367218 с приоритетом от 28.06.2017; «ANVIFEN» (свидетельство № 404021 с приоритетом от 12.12.2008 (срок действия продлен до 12.12.2028), международная регистрация №1104228 с приоритетом от 20.06.2011),

- «ANVI» (свидетельство № 193590 с приоритетом от 10.04.2000), «ANVI» (свидетельство № 382398 с приоритетом от 03.07.2007), «АНВИ» (свидетельство №214944 с приоритетом от 10.04.2000), «АНВИ» (свидетельство №516857 с приоритетом от 05.02.2013, «АНВИ ANVI» (международная регистрация №948499 с приоритетом от 08.08.2007), «ANVI» (международная регистрация №941922 с приоритетом от 19.09.2007);

- «ANVIlab» (свидетельство №503614 с приоритетом от 05.04.2012), «АНВИлаб» (свидетельство № 503613 с приоритетом от 05.04.2012);

- «АНВИ лаборатория» (свидетельство № 407096 с приоритетом от 18.11.2008), «ANVI laboratoire» (свидетельство № 407097 с приоритетом от 18.11.2008), «ANVI лаборатория» (свидетельство № 580308 с приоритетом от 12.07.2016);

- «АНВИлорон» (свидетельство № 410606 с приоритетом от 10.09.2009, «ANVIloron» (свидетельство № 448232 с приоритетом от 30.05.2011), «ANVIloron» (международная регистрация № 1108897 с приоритетом от 29.09.2011), «АНВИфлюрем» (свидетельство № 455335 с приоритетом от 15.09.2011 и международная регистрация № 1124815 с приоритетом от 01.03.2012);

- «АНВИмакс» (свидетельство № 455336 с приоритетом от 29.09.2011), «АНВИмакс» (свидетельство № 498762 с приоритетом от 0L03.2012), «АНВИмакс» (свидетельство № 498853 с приоритетом от 29.09.2011), «АНВИмакс» (свидетельство № 766856 с приоритетом от 21.03.2019), «АНВИмакс» (свидетельство № 766858 с приоритетом от 22.03.2019), «АНВИмакс» (свидетельство № 763501 с приоритетом от 26.03.2019), «ANVImaks» (свидетельство № 523278 с приоритетом от 05.06.2013), «ANVImax» (свидетельство № 523279 с приоритетом от 05.06.2013), «АНВИмакс» (международная регистрация № 1124817, № 1124818 с приоритетом от 11.03.2012), «АНВИмакс ANVImakh» (международная регистрация № 1124819 с приоритетом от 11.03.2012), «АНВИ» (международная регистрация № 1124819 с приоритетом от 11.03.2012);

- «ANVIbebe» (свидетельство № 580316 с приоритетом от 28.08.2014), «АНВИкидс» (свидетельство № 580317 с приоритетом от 28.08.2014);

- «ANVIstat» (свидетельство № 398089 с приоритетом от 12.12.2008), «АНВИстат» (свидетельство № 324312 с приоритетом от 06.06.2006), «ANVIstat» (международная регистрация № 1092205 с приоритетом от 20.06.2011, «АНТИгриппин АНВИ» (свидетельство № 508295 с приоритетом от 28.04.2011);

- таким образом, компании группы АО «Протек» являются правообладателями серии товарных знаков, объединенных общим с заявленным обозначением элементом «АНВИ»;

- «АНВИ» отличительная часть большого количества зарегистрированных лекарственных средств, БАДов, что позволяет сделать вывод о том, что у российских потребителей существует стойкая ассоциативная связь между товарами, маркированными элементом/частью элемента «АНВИ» и их производителем. Начальная часть АНВИ придает различительную способность товарному знаку и исключает вероятность введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя и свойств товара;

- отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено следующим:

- словесная часть «-ФЕРОН», «-FERON», присутствующая в сравниваемых обозначениях, является слабым элементом, поскольку часто используется в товарных знаках, зарегистрированных на имя различных правообладателей в качестве составных частей, характерных для сферы деятельности по производству и реализации лекарственной продукции. В подтверждение чему заявитель приводит примеры зарегистрированных товарных знаков («ЭргоФЕРОН по свидетельствам №№ 472681, 828476, «КальФЕРОН по свидетельству №528613, «РиноФЕРОН» по свидетельству №460004, «БиоФЕРОН» по свидетельству №616215, «ЗооФЕРОН» по свидетельству №581603, «КоронАФЕРОН» по свидетельству №828060, «ГЛЮКАФЕРОН GLUKAFERON» по свидетельству №434040, который зарегистрирован на имя заявителя, и другие товарные знаки;

- о том, что данная часть слов для товаров 05 класса МКТУ носит описательный характер, свидетельствует использование элемента «ФЕРОН» / «FERON» как составной части в наименованиях лекарственных средств и биологически активных добавок, обладающих интерферогенной активностью, применяемых как противовирусные средства, например, противовирусные средства «ЭргоФЕРОН», «ГриппФЕРОН», интерферониндуцирующее средство «ЦиклоФЕРОН», протиинфекционное и противовоспалительное средство «ГлюкаФЕРОН» и другие;

- таким образом, в сравниваемых обозначениях АНВИФЕРОН – АНАФЕРОН

– ВИФЕРОН сильными элементами являются их начальные части [АНВИ-] – [АНА-] – [ВИ-], которые несходны фонетически и визуально в силу разного буквенного состава;

- с точки зрения семантики, сравниваемые словесные элементы носят фантазийный характер, вместе с тем, сильная часть «АНВИ» заявленного обозначения в отличие от AHA/AN A, ВИ/VI, имеет определенное смысловое значение - сокращение от АНтиВИрус (АНВИ лаборатория, фирменное наименование заявителя);

- заявитель также отмечает, что при покупке товаров 05 класса МКТУ потребители обладают повышенной степенью внимательности, так как приобретение и дальнейшие использование таких товаров предназначено для поддержания физического здоровья, что снижает вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020739624 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В обоснование своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Регистрационные документы;

2. Материалы, содержащие информацию о товарных знаках заявителя «АНВИФЕН», «АНВИМАКС», «Антигриппин-АНВИ».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.07.2020) поступления заявки № 2020739624 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке №2020739624, поданной 27.07.2020 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

-

по свидетельству № 790147 с приоритетом от 04.08.2020 – (1),

- по свидетельству № 477120 с приоритетом от 27.03.2012 – (2),

- по свидетельству № 358770 с приоритетом от 02.03.2007 (срок действия регистраций продлен до 02.03.2027) – (3)

- по свидетельству № 350752 с приоритетом от 02.03.2007 (срок действия регистраций продлен до 02.03.2027) – (4), - по свидетельству № 267580 с приоритетом от 28.10.2002 (срок действия регистрации продлен до 28.10.2022) – (5),

- по свидетельству № 279701 с приоритетом от 03.04.2001 (срок действия регистрации продлен до 03.04.2031) – (6), правовая охрана которым предоставлена на имя Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Материа Медика Холдинг", Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- по свидетельству № 328139 с приоритетом от 31.05.2006 (срок действия регистрации продлен до 31.05.2026) – (7),

- по свидетельству № 120337 с приоритетом от 10.02.1993 (срок действия регистрации продлен до 10.02.2023) – (8), Рассматриваемое обозначение по заявке №2020739624 представляет собой словесное обозначение «АНВИФЕРОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки (1-6) представляет собой серию товарных знаков, объединенных основным словесным элементом «АНАФЕРОН / ANAFERON».

Противопоставленные товарные знаки (7,8) представляют собой словесные обозначения «ВИФЕРОН», «VIFERON», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В ходе сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-8) коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-6), показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «АНВИФЕРОН» «АНАФЕРОН / ANAFERON» показал их сходство, обусловленное тождеством звучания конечных частей [ФЕРОН-] - [-ФЕРОН / -FERON] и сходством звучания начальных частей [АНВИ-] – [АНА- / ANA-], у которых первые два звука тождественны, а также близким составом гласных и согласных и их взаимным расположение.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами русского языка и, следовательно, являются вымышленными.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются отличия, вместе с тем, исполнение словесных элементов «АНВИФЕРОН» - «АНАФЕРОН» буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-6) по фонетическому фактору сходства словесных элементов, который в исследуемом случае является основным.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (7, 8) показал их сходство, которое характеризуется фонетическим вхождением в состав заявленного обозначения индивидуализирующего словесного элемента «ВИФЕРОН / VIFERON» противопоставленных товарных знаков (7, 8).

Исполнение словесных элементов «АНВИФЕРОН» и «ВИФЕРОН» (противопоставленного товарного знака (7)) буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Провести анализ по семантическому фактору сходства не представляется возможным, так как названные слова являются фантазийными.

При определении сходства коллегия также учитывала, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-8) предназначены для маркировки товаров, предназначенных для поддержания здоровья, в связи с чем высока опасность смешения и, следовательно, применяется более строгий подход к оценке сходства.

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «анальгетики; анестетики; антибиотики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; конфеты лекарственные; лейкопластыри; медикаменты для человека; мыла лекарственные; пастилки для фармацевтических целей; помады медицинские; препараты витаминные; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей; суппозитории; таблетки-антиоксиданты».

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ МКТУ – изделия гигиенические для медицинских целей; изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; иммуномодуляторы; препараты для лечения гриппа; препараты для профилактики и лечения воспалений и воспалительных заболеваний, респираторных и инфекционных заболеваний, иммунологических, бактериальных, вирусных и грибковых инфекций, герпесных инфекций; препараты на основе антител; препараты на основе антител для лечения гриппа; препараты на основе антител, включая препараты для профилактики и лечения воспалений и воспалительных заболеваний, респираторных и инфекционных заболеваний, иммунологических, бактериальных, вирусных и грибковых инфекций, герпесных инфекций; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей, в том числе для борьбы с микроорганизмами, вызывающими инфекционные заболевания человека.

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты, в том числе препараты для профилактики и лечения паразитических инфекций, воспалений и воспалительных заболеваний, респираторных и инфекционных заболеваний, иммунологических, бактериальных, вирусных и грибковых инфекций; препараты для лечения гриппа; вакцины; лейкопластыри; медикаменты; медикаменты для человека; микстуры; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пилюли для фармацевтических целей; пластыри медицинские; препараты витаминные; препараты фармацевтические; продукты обработки хлебных злаков, побочные, используемые для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; чаи травяные для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей, в том числе для борьбы с микроорганизмами, вызывающими инфекционные заболевания человека.

Правовая охрана товарному знаку (3) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты, предназначенные для детей; диетические вещества для медицинских целей, предназначенные для детей; детское питание.

Правовая охрана товарным знакам (4, 6) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические и ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание.

Правовая охрана товарному знаку (5) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты гомеопатические для детей.

Правовая охрана товарным знакам (7, 8) предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой категории товаров (фармацевтические препараты), имеют одно назначение (профилактика заболеваний, оздоровление), один рынок сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (потребители, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

В возражении однородность товаров заявителем не оспаривается.

Довод заявителя о наличии у него исключительных прав на ряд товарных знаков: принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-8).

Каждый из приведенных товарных знаков заявителя зарегистрирован для разного перечня товаров и услуг, в том числе в отношении товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 35, 42 классов МКТУ, и вызывает разные смысловые ассоциации за счет наличия в его составе разных формантов и дополнительных словесных элементов.

Довод заявителя о том, что словесная часть «АНВИ» заявленного обозначения является сильным элементом, не может быть признан убедительным, поскольку, как отмечает в возражении заявитель, имеет определенное смысловое значение (АНтиВИрус), тем самым может свидетельствовать о том, что данная часть является слабой.

Что касается приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков включающих словесную часть -ФЕРОН / -FERON, то следует отметить что, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не имеет оснований для опровержения доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.12.2021.