Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023811539, поданной 15.11.2023, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 25, услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение: «» в цветовом сочетании: «зеленый, желтый, черный».

Роспатентом 07.08.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023811539 в отношении товаров 09, 16, 18, 25, услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, с исключением из правовой охраны словесного элемента «Delivery» для всех товаров и услуг, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- в результате проведения экспертизы комбинированного обозначения, заявленного в отношении товаров 09, 16, 18, 25 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, установлено, что входящий в его состав словесный элемент «Delivery» («Delivery» в переводе с английского языка на русский язык – «доставка; поставка; снабжение», см. электронные словари: https://scientific_en_ru.academic.ru /31452/ delivery, https://dic.academic.ru/, https://transport_en_ru.academic.ru/19475/delivery), является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 09, 16, 18, 25 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой общепринятый термин, указывает на вид, свойства, назначение товаров и услуг, а также область деятельности заявителя;

- проанализировав ответ заявителя на уведомление, экспертиза пришла к выводу о том, что аргументы и документы, представленные заявителем, не приводят к иным выводам и не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности. Так, из представленных Интернет-ресурсов невозможно сделать вывод о том, что потребителям хорошо известно именно заявленное комбинированное обозначение, со словесным элементом «Delivery» и насколько оно ассоциируется с заявителем. Социологический опрос ФНИСЦ РАН № 121-2024 от 31.05.2024 г. осуществлен в отношении заявленного обозначения по данной заявке в период с 05.04.2024 г. по 31.05.2024 г. на дату подачи заявки 15.11.2023 г., проводились для ограниченного перечня товаров 09 и услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в то время как регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) испрашивается заявителем для всех товаров 09, 16, 18, 25 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в заявке № 2023811539;

- экспертиза обращает внимание на тот факт, что исключение словесных элементов «Delivery / Деливери» из правовой охраны подтверждается практикой ведомства, где данные словесные элементы включены в состав товарных знаков (знаков обслуживания) в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (свидетельства № 731990, № 894350, № 697156, № 735768, № 799374, № 780112, № 1000911, № 1002131, № 834383, № 943048 и др.), в том числе в зарегистрированных товарных знаках (знаках обслуживания) по свидетельствам №№ 1036538, 1036590 на имя заявителя;

- словесные элементы «Delivery / Деливери» являются общеупотребимыми, семантическое значение данных элементов известно среднему потребителю и не требует углублённого изучения или исследования этих элементов. К сведению заявителя, экспертизой было учтено наличие регистраций товарных знаков (знаков обслуживания) по свидетельствам №№ 965425, 936689, 923383, 953952, 690694, 434135, международной регистрации № 1257459 на имя заявителя, однако, заявленное обозначение имеет существенные отличия от ранее зарегистрированных товарных знаков (знаков обслуживания).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.11.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.08.2024. Доводы возражения, поступившего 28.11.2024, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявитель считает, что заявленное обозначение обладает изначальной различительной способностью;

- в возражении приведена судебная практика и выдержки из действующего законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков;

- заявленное обозначение воспринимается в качестве единой конструкции в силу единства его графического исполнения. Словесный элемент выполнен одним шрифтом, одним размером и является продолжением расположенного слева изобразительного элемента, с которого начинается восприятие композиции в целом.

Словесный элемент заявленного обозначения выполнен на английском языке, при этом необходимо учитывать, что большинство российских граждан не владеет глубоким знанием английского языка;

- обозначение «Delivery» может быть воспринято потребителем как фантазийный элемент, поскольку не очевидно для каких именно товаров и услуг обозначение является описательным;

- согласно заключению № 121-2024 от 31 мая 2024 г. Института социологии ФНИСЦ РАН подавляющее большинство респондентов (92 %) воспринимает заявленное обозначение «Delivery» как товарный знак, отличающий продукцию и/или услуги только какой-то одной конкретной компании на рынке;

- большинство респондентов (63 %) полагают, что словесный элемент «Delivery» не указывает на какой-либо термин и/или область деятельности заявителя;

- подавляющее большинство респондентов (71 %), ответивших, что словесный элемент «Delivery» указывает на вид товаров и/или услуг (32 %) и на свойства или назначение товаров и/или услуг (28 %), указали так, потому что они знают обозначение как обозначение, используемое заявителем;

- в отношении заявленных товаров 09, 16, 18, 25 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, описательный характер заявленного обозначения не прослеживается ввиду его фантазийного характера;

- заявленное обозначение обладает широкой известностью среди потребителей в силу его интенсивного использования;

- словесное обозначение «Delivery» в современном словоупотреблении приобрело дополнительную различительную способность во взаимосвязи с одноименным сервисом «Delivery Club» (товарный знак заявителя без дискламации исследуемого элемента) и обозначает онлайн-платформу, предоставляющую пользователям услуги по доставке готовой еды, объединяя в себе различные рестораны с собственными курьерами, а также собственную службу курьерской доставки. С сентября 2022 года сервис является частью фудтех-бизнеса Яндекса. При этом 05.06.2023 г. сервис провел ребрендинг, в ходе которого сменил название на «Маркет Деливери», а уже 16.11.2023 г. название было сокращённо до «Деливери». Сервис «Delivery Club» был запущен в 2009 г.;

- по состоянию на сентябрь 2022 г. сервис осуществляет доставку в 300 городах России, к сервису подключено свыше 52 000 ресторанов и более 19 000 магазинов.

По итогам 2021 г. выручка «Delivery Club» составила 16,2 млрд. рублей, что на 60 % больше, чем в 2020 г. В 2020 г. «Delivery Club» вошел в топ-20 самых популярных у российских пользователей бесплатных приложений Арр Store;

- обозначение заявителя «Delivery» стало известно потребителям как обозначение, принадлежащее и используемое компанией «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ», что указывает на приобретение им дополнительной различительной способности в результате использования;

- заявитель является владельцем ранее зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам: № 434135 («»), № 936689 («»), № 953952 («»), которые охраняются в целом, без признания слов «Delivery Club», «Деливери Клаб» и «Деливери доставляет» неохраняемым элементами товарных знаков. Стилизованное изображение страуса и словесный элемент «Delivery / Деливери», в том или ином виде с незначительными изменениями составляют узнаваемую композицию во всех товарных знаках заявителя и успешно индивидуализируют ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ»;

- заявитель указывает на соблюдение принципа законных ожиданий;

- потребители воспринимают спорное обозначение не как новое обозначение, а как обновленную версию уже известных им товарных знаков;

- заявитель представляет маркетинговое исследование, проведенное ООО «Ипсос Комкон», а также заключение от 31 мая 2024 г. Института социологии ФНИСЦ РАН, согласно которому большинство потребителей утверждают, что заявленное обозначение принадлежит (90 %) и используется (88 %) одной компанией, а также что по заявленному обозначению возможно определить компанию, использующую его для своих товаров и/или услуг (86 %). Также в опросе высказано мнение потребителей относительно отсутствия описательного характера обозначения в целом и словесного элемента;

- результаты опроса на дату подачи заявки 15.11.2023 г. демонстрируют, что заявленное обозначение обладало социологическими признаками различительной способности;

- заявитель вложил значительные ресурсы в продвижение заявленного обозначения и рост его узнаваемости, что подтверждается договорами рекламы. Такая интенсивность безусловно способствует росту узнаваемости обозначения и возникновением ассоциаций с заявителем.

На основании изложенного в возражении, поступившем 28.11.2024, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в целом без дискламации словесного элемента «Delivery» в отношении всех заявленных товаров 09, 16, 18, 25 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- информация с Интернет-ресурса «Википедия» – (1);

- информация с Интернет-ресурса «Retail.m» – (2);

- информация с Интернет-ресурса «РБК+» – (3);

- информация с Интернет-ресурса «New-retail.ru» – (4);

- информация о выдаче в поисковой системе Google – (5);

- заключение Института социологии ФНИСЦ РАН № 121-2024 от 31 мая 2024 г. – (6);

- результаты маркетингового исследования ООО «Ипсос Комкон» – (7);

- комментарии Института социологии ФНИСЦ РАН – (8);

- договоры рекламы, акты и иная сопроводительная документация к ним, а также информационные письма компаний-исполнителей по договорам – (9).

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 28.11.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.11.2023) заявки № 2023811539 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, содержащее элемент «Delivery», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 16, 18, 25, услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «зеленый, желтый, черный».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В составе заявленного обозначения элемент «Delivery» расположен отдельно от изобразительного элемента и имеет следующее толкование согласно общедоступным словарям: «доставка; поставка; снабжение; разноска». См. электронные словари: https://dic.academic.ru/, https://translate.yandex.ru/dictionary, https://wooordhunt.ru/word/delivery. Также согласно общедоступным словарям слово «доставка» предполагает следующее: доставкой называют перевоз товаров, грузов куда-либо; действие по гл. «доставить» в первом значении - доставлять. Доставка на дом (товара, газеты и т.п.). Подписаться на журнал с доставкой. Цена без доставки. Уплатить за доставку; результат такого действия; подвоз приобретенного товара к месту, указанному покупателем.

См. электронные словари: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/1109/, https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/794694, https://онлайн-словарь.рф/dostavka.html.

Следовательно, словесный элемент «Delivery» связан с перевозкой, транспортировкой, доставкой чего-либо и будет однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего лексического значения с указанными понятиями.

Таким образом, словесный элемент «Delivery» заявленного обозначения является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров и услуг, так как прямо, без домысливания характеризует их, указывая ввиду своего смыслового значения, на их свойства и назначение:

- товаров 09 класса МКТУ «аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; передатчики [дистанционная связь]; устройства для автоматического управления транспортными средствами», поскольку они сопутствуют услугам доставки в гражданском обороте;

- услуг 35 класса МКТУ «услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку», поскольку они сопутствуют услугам доставки в гражданском обороте;

- услуг 38 класса МКТУ «услуги геолокации [телекоммуникационные услуги]», поскольку они сопутствуют услугам доставки в гражданском обороте;

- услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки; аренда автобусов; бронирование транспортных средств; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка цветов; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; логистика транспортная; определение местоположения и отслеживание грузов для транспортных целей; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка мебели; перевозка при переезде; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; переноска грузов; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат автомобилей; прокат навигационных систем; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; сервисы карпулинга; сервисы по совместному использованию автомобилей; упаковка товаров; услуги аренды автомобиля по подписке; услуги водителей; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по транспортировке юридических документов; услуги по упаковке подарков; услуги такси; услуги транспортные; франкирование корреспонденции; экспедирование грузов; заказ вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение; организация или предоставление вышеперечисленных услуг, в том числе, через мобильное или онлайн приложение», поскольку они представляют собой услуги доставки, прямым образом связаны с ней, либо являются сопутствующими по отношению к услугам доставки в гражданском обороте;

- услуг 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов с едой на вынос», поскольку они связаны с доставкой, либо сопутствуют ей в гражданском обороте.

В связи с указанным, словесный элемент «Delivery» заявленного обозначения является неохраняемым элементом для указанных товаров и услуг в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует их, указывает на их назначение и свойства.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1.3. Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - Справка) оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров. Согласно пункту 1.6. Справки оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

В подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения заявителем представлены документы (1-9), анализ которых показал следующее.

Данные «Википедии» (1) и Интернет-ресурсов «Retail.m», «РБК+», «New-retail.ru», Google (2-5) представляют собой общие сведения о деятельности заявителя.

Согласно заключению Института социологии ФНИСЦ РАН № 121-2024 от 31 мая 2024 г. (6,8) выводы (включая выводы, связанные с датой подачи заявки 15.11.2023 г.) сделаны с точки зрения потребителей товаров 09 (относятся к программам), услуг 35 (услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку, предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг), 39 (относятся к доставке и услугам курьеров), 42 (относятся к услугам разработки программного обеспечения), 43 (относятся к услугам предприятий общественного питания) классов МКТУ.

В настоящее время подавляющее большинство (88 %) потребителей полагают, что обозначение по заявке на регистрацию товарного знака № 2023811539 используются одной компанией. Также большинство потребителей в настоящее время полагают, что словесный элемент «Delivery» обозначения по заявке на регистрацию товарного знака № 2023811539 не указывает на какой-либо термин и/или область деятельности заявителя (63 %), вид товаров и/или услуг (63 %), свойства или назначение товаров и/или услуг (64 %). Отвечая на ретроспективный вопрос, относящийся к дате 15.11.2023, подавляющее большинство потребителей предположили, что если бы их тогда спросили, то они бы ответили, что обозначение по заявке на регистрации товарного знака № 2023811539 (89 %) использовались одной компанией. Также большинство потребителей на дату 15.11.2023 полагали, что словесный элемент «Delivery» обозначения по заявке на регистрацию товарного знака № 2023811539 не указывал на какой-либо термин и/или область деятельности заявителя (62 %), вид товаров и/или услуг (62 %), свойства или назначение товаров и/или услуг (64 %).

Вместе с тем, остальные заявленные товары и услуги по рассматриваемой заявке данным исследованием охвачены не были, следовательно, его выводы на более широкий объем притязаний заявленных товаров и услуг не распространяются.

По итогам маркетингового исследования ООО «Ипсос Комкон» (7) опроса пользователей сервисов доставки готовой еды (26 577 респондентов) и продуктов (19 821 респондентов) за период апрель 2023 г. - январь 2024 г. доля спонтанного упоминания сервиса «Деливери» (26 % и 13 % соответственно) выше по сравнению с упоминанием «Delivery Club» (17 % и 8 %) и «Маркет Деливери» (1 %).

В материалах дела были представлены договоры, сопроводительная документация к ним и информационные письма (9) в отношении рекламы заявителя, в том числе посредством сети Интернет.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о некотором уровне известности заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации вышеуказанных товаров и услуг заявителя. Вместе с тем, в отсутствие иных фактических доказательств использования заявленного обозначения в качестве товарного знака у коллегии не имеется оснований считать, что оно приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров и услуг до даты подачи рассматриваемой заявки.

Необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации.

Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Таким образом, в отношении товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой компьютерное оборудование, технические устройства, носители информации, аксессуары, программы для компьютеров, всех товаров 16, 18, 25, другой части услуг 35 класса МКТУ, связанных с офисной службой, с информационными услугами на базе компьютерных технологий, с рекламой, бизнесом, продвижением, бухгалтерским учетом, другой части услуг 38 класса МКТУ, связанных с телекоммуникациями и не имеющих отношения к доставке, другой части услуг 39 класса МКТУ, не имеющих прямого отношения к доставке, всех услуг 42 класса МКТУ, связанных с компьютерными технологиями, исследованиями, консультационной деятельностью, другой части услуг 43 класса МКТУ, связанных с питанием и временным проживанием, всех услуг 45 класса МКТУ, связанных с юридическими услугами, персональными и социальными услугами, словесный элемент «Delivery» заявленного обозначения не носит описательного характера и не способен прямо указывать на какие-либо характеристики (вид, свойство, назначение) данных товаров и услуг, не является общепринятым термином, то есть является фантазийным, что не позволяет применить к нему требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией учтено, что на имя заявителя зарегистрированы следующие товарные знаки в отношении идентичных, либо однородных товаров и услуг: № 434135 («»), № 936689 («»), № 953952 («»).

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2024, изменить решение Роспатента от 07.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023811539.