Обозначение по заявке №2005716905/50 с приоритетом от 12.07.2005 заявлено на регистрацию на имя компании Керри Груп пи-эл-си, Ирландия (далее - заявитель) в отношении товаров 01, 02, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.
В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее фантазийное слово «KERRY», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого и желтого цветов. Словесный элемент расположен на фоне прямоугольника синего и белого цветов. Внизу под словом имеется полоса желтого цвета.
Роспатентом 20.03.2008 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2005716905/50 в отношении части товаров 01, 02, 29, 30 классов МКТУ. Для части товаров 01, 29 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками. В этой связи были противопоставлены следующие товарные знаки:
- «KERRY» по свидетельству №201167 с приоритетом от 05.10.1999, зарегистрированный на имя ЗАО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ» в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ;
- «KERRY» по свидетельству №158161 с приоритетом от 05.10.1999, зарегистрированный на имя Куок Реджистрейшнс Лимитид в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.07.2008 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:
- сравниваемые знаки производят совершенно различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии в силу оригинального исполнения словесного элемента в заявленном обозначении и наличия в нем дополнительных изобразительных элементов;
- в перечне заявки №2005716905/50 указаны товары 01 класса МКТУ, в том числе, казеин, казеинат и протеины, которые являются составляющей частью молока;
- пищевой казеин используется на молочных, мясных и кондитерских предприятиях в качестве белкового наполнителя, улучшающего качество готового продукта;
- цеха по производству казеина располагаются при маслозаводах или на предприятиях с сезонной загрузкой молока;
- копания ЗАО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ», являющаяся владельцем противопоставленной регистрации №201167 и занимающаяся производством автокосметики и автохимии, не производит и никогда не будет производить казеин, казеинат и протеиновые продукты;
- заявитель является одним из крупнейших мировых производителей добавок к пищевым продуктам, в том числе извлеченных из молока, а именно казеинов и протеинов.
На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к перечню товаров, для которых уже принято решение о государственной регистрации товарного знака, вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2005716905/50 отношении остальной части товаров 01 класса МКТУ.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.
С учетом даты приоритета (12.07.2005) заявки №2005716905/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Правила ППС.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Согласно пункту 1.6 Правил ППС в Палату по патентным спорам могут быть поданы возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.
В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.05.2009, было установлено, что обозначение по заявке №2005716905/50 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №201167 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.
Сходство обозначений обусловлено фонетическим тождеством их словесных элементов (KERRY).
Что касается однородности товаров, то все товары 01 класса МКТУ «казеин, предназначенный для использования в промышленности; казеинат; химические продукты, извлеченные из молока и предназначенные для использования в промышленности; эмульгаторы, используемые при производстве продуктов питания; химические продукты, используемые для хранения продуктов питания; пищевые консерванты; эмульгаторы пищевые; протеины, предназначенные для использования при ферментации; протеины, предназначенные для использования в промышленности», указанные в перечне заявки №2005716905/50, однородны товарам 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях», в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству №201167, поскольку перечисленные товары соотносятся друг с другом как вид/род. Необходимо отметить, что товары 01 класса МКТУ в противопоставленной регистрации не имеют конкретизации относительно вида химических продуктов и отрасли промышленности, где они могут быть использованы. В этой связи правообладатель товарного знака по свидетельству №201167 может осуществлять производство любых химических продуктов, в том числе используемых в пищевой промышленности.
Отзыв на данный довод заявителем представлен не был.
Однако заявитель, воспользовавшись предоставленным ему правом, представил в Палату по патентным спорам ходатайство от 03.11.2009, содержащее просьбу об отзыве возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2005716905/50.