Оспариваемый товарный знак по заявке №2011705536 с приоритетом от 28.02.2011 зарегистрирован 24.04.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №486015 на имя Открытого акционерного общества «Оркла Брэндс Россия», 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 24 (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.07.2013 выражено мнение о том, что регистрация №486015 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ЗАО «КОНТИ-РУС» является заинтересованным лицом при подаче возражения, поскольку производит товары, относящиеся к 30 классу МКТУ, и, кроме того, имеет реальное намерение использовать в гражданском обороте сходное с оспариваемом товарным знаком обозначение «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» для индивидуализации товаров, что подтверждается поданной на регистрацию заявкой №2011707186;

- кроме того, при определении заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486015 необходимо учитывать судебные иски ОАО «Оркла Брэндс Россия» против ЗАО «КОНТИ-РУС» о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков «ПТИЧКА» по свидетельствам №193067, №406144;

- суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения иска о прекращении использования ЗАО «КОНТИ-РУС» наименования «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» при производстве и реализации продукции»;

- в то же время ОАО «Оркла Брэндс Россия» всегда выпускалась продукция под наименованием «ПТИЧКА»;

- подачей заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» ОАО «Оркла Брэндс Россия» не преследовало целью индивидуализировать свою продукцию, а стремилось к получению преимуществ в конкурентной борьбе и лишению ЗАО «КОНТИ-РУС» возможности использования этого обозначения для обозначения своей продукции;

- ЗАО «КОНТИ-РУС», начиная с 70-х годов прошлого столетия, выпускало конфеты «ПТИЧЬЕ МОЛОКО» и ассоциировалось с этой продукцией у многих потребителей, однако после получения исключительных прав на данное обозначение ОАО «Рот Фронт» в 1996 году (товарный знак №141209) ЗАО «КОНТИ-РУС» было лишено возможности производить конфеты под этим обозначением;

- с 2005 года конфеты стали производится под наименованием «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА»;

- после запуска первых партий конфет «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» на постоянной основе проводился аудит торговых точек с целью контроля за качеством продукции и выявлением отзывов потребителей о его качестве;

- положительное отношение потребителей к продукции «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» ЗАО «КОНТИ-РУС» подтверждается объемами продукции, которые с 2005 года ежегодно составляли в среднем 400 тонн;

- конфеты под обозначением «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» прочно ассоциируются у потребителя именно с ЗАО «КОНТИ-РУС»;

- факт производства конфет под наименованием «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» подтверждается разработанной в 2005 году рецептурой конфет, которая затем несколько раз менялась с целью повышения качества конфет;

- выпускаемая с 2005 года, то есть задолго до подачи ОАО «Оркла Брэндс Россия» заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, продукция ЗАО «КОНТИ-РУС» под наименованием «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» декларировалась и сертифицировалась на соответствие требованиям ГОСТов;

- факт выпуска ЗАО «КОНТИ-РУС» конфет «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» подтверждается также цифрами об объемах закупок этикеток и упаковок для данной продукции, дизайн которых не менялся с начала запуска первой партии, что свидетельствует об узнаваемости конфет;

- кроме того, ЗАО «КОНТИ-РУС» принадлежат исключительные права на товарные знаки «7 ПТИЧЕК» по свидетельству №278299 и «ЗОЛОТАЯ ПТИЧКА» по свидетельству №436706, в результате чего образуется серия знаков одного правообладателя, что способствует повышению вероятности возникновения у потребителя представления о принадлежности обозначения «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» к этой серии, и, как следствие, ЗАО «КОНТИ-РУС»;

- исходя из вышеизложенного, регистрация на имя ОАО «Оркла Брэндс Россия» товарного знака «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» способна ввести потребителя в заблуждение и привести к неверному представлению об изготовителе.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486015 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Каталог продукции ЗАО «КОНТИ-РУС»;

2. Копия решения Арбитражного суда Курской области от 15.07.2011 по делу №А35-3040/2011;

3. Распечатка каталога продукции ОАО «Оркла Брэндс Россия», размещенного в Интернете;

4. Справка об объемах реализации конфет «Любимая птичка», «Любимая птичка ванильная», «Любимая птичка шоколадная» за 2005-2010гг.;

5. Копии рецептур конфет «Любимая птичка», «Любимая птичка ванильная», «Любимая птичка шоколадная», разработанных в 2005, 2011 годах ЗАО «КОНТИ-РУС» (ЗАО «Кондитер-Курск»);

6. Копии деклараций, сертификатов соответствия продукции ЗАО «КОНТИ-РУС» за 2008-2011 гг.;

7. Справка об объемах закупок этикеток, упаковок конфет «Любимая птичка», «Любимая птичка ванильная», «Любимая птичка шоколадная» за 2005-2010 гг.;

8. Дизайн этикеток, упаковок конфет «Любимая птичка», «Любимая птичка ванильная», «Любимая птичка шоколадная»;

9. Копия свидетельства №278299 на товарный знак «7Птичек» с приложениями;

10. Копия свидетельства №436706 на товарный знак «Золотая птичка»;

11. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;

12. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о переименовании ЗАО «Кондитер-Курск» в ЗАО «КОНТИ-РУС».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №486015, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ОАО «Оркла Брэндс Россия», имеющая богатейшую историю развития, входит пятерку лидеров кондитерской отрасли России и производит все основные виды кондитерских изделий на фабриках в Санкт-Петербурге и ленинградской области, Екатеринбурге и Ульяновске;

- Филиалами ОАО «Оркла Брэндс Россия» являются Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской, Санкт-Петербург, Кондитерский комбинат «Пекарь», Санкт-Петербург, «Кондитерская фабрика «СладКо», Ульяновск, «Кондитерская фабрика «СладКо», Екатеринбург;

- ОАО «Оркла Брэндс Россия» принадлежат широко известные бренды «Фабрика имени Крупской», «Пекарь», «Слад&Ко», «Мишка на севере», «Вернисаж», «Особый», «Малышок», «Птичка» и др.;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что конфеты «Птичье молоко» ассоциируются только с ЗАО «КОНТИ-РУС» не является обоснованным, поскольку не подкреплен доказательствами, а, кроме того, в советское время конфеты под данным наименованием выпускали большинство кондитерских фабрик по единой рецептуре, утвержденной Министерством пищевой промышленности РСФСР в 1966 году, и под унифицированной этикеткой, в том числе Ульяновская кондитерская фабрика «Волжанка» (в настоящее время – Кондитерская фабрика «СладКо», Ульяновск), Свердловская кондитерская фабрика №2 (в настоящее время – Кондитерская фабрика «СладКо», Екатеринбург);

- ОАО «Оркла Брэндс Россия», которому принадлежит серия товарных знаков, включающих словесный элемент «ПТИЧКА» (словесный товарный знак «ПТИЧКА» по свидетельству №193067 с приоритетом от 05.06.1999; комбинированный товарный знак со словесным элементом «ПТИЧКА» по свидетельству №406144 с приоритетом от 18.09.2008; словесный товарный знак «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» по свидетельству №486015 с приоритетом от 28.02.2011) на законных основаниях более 20 лет использует наименование «ПТИЧКА» для индивидуализации конфет, и у потребителей данные конфеты ассоциируются именно с ОАО «Оркла Брэндс Россия»;

- правопредшественник ОАО «Оркла Брэндс Россия» - Ульяновская кондитерская фабрика «Волжанка» производила конфета «ПТИЧКА» с 90-х годов, в настоящее время конфеты «ПТИЧКА» производятся филиалами ОАО «Оркла Брэндс Россия» в Ульяновске и Екатеринбурге и реализуются практически во всех российских регионах;

- помимо классической «ПТИЧКИ» в ассортименте ОАО «Оркла Брэндм Россия» присутствуют конфеты «Птичка шоколадный вкус», «Птичка вкус ванили», «Птичка суфле с мармеладом лимонный вкус», «Птичка суфле с мармеладом клюквенный вкус»;

- наряду с конфетами «ПТИЧКА» ОАО «Оркла Брэндс Россия» использует для индивидуализации конфет обозначение «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА», в частности, данное обозначение используется вместе с товарными знаками «ПТИЧКА» для продвижения конфет, например, в рекламных листовках;

- ЗАО «КОНТИ-РУС» не представило документов, подтверждающих, что потребители до даты приоритета (28.02.2011) оспариваемого товарного знака ассоциировали обозначение «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» именно с ЗАО «КОНТИ-РУС», в частности, не был проведен социологический опрос;

- представленные ЗАО «КОНТИ-РУС» сведения об объемах реализованной продукции «ЛЮБИМАЯ ПТИЧА» не могут служить доказательством того, что потребители ассоциируют данное обозначение именно с ЗАО-КОНТИ», поскольку объемы производства конфет под данным наименованием ОАО «Оркла Брэндс Россия» значительно выше (около 1200 тонн в год);

- сведения об объемах производства конфет «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» ЗАО «КОНТИ-РУС» за 2005 – 2011 гг., изложенные в справке, не подтверждаются никакими иными документами, вследствие чего не могут быть проверены на предмет достоверности;

- декларации, сертификаты соответствия, а также справки об объемах закупок этикеток и упаковок конфет «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» не содержат данных о реальных объемах производства, и не свидетельствуют об ассоциировании обозначения «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» с ЗАО «КОНТИ-РУС»;

- в период с 1996 по 2005 годы, по собственному утверждению ЗАО «КОНТИ-РУС» вообще не выпускало конфеты, в наименовании которых присутствовало словесное обозначение «ПТИЧКА», что исключает возможность возникновения каких-либо устойчивых связей между ЗАО «КОНТИ-РУС» и продукцией, маркированной подобным обозначением;

- в свою очередь правопредшественники ОАО «Оркла Брэндс Россия», начиная с 90-х годов, последовательно и системно использовали бренд «ПТИЧКА» и производные от него в наименовании конфет;

- таким образом, представленные ЗАО «КОНТИ-РУС» доказательства и факты не подтверждают, что регистрация товарного знака «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» на имя ОАО «Оркла Брэндс Россия» и его использование правообладателем способны ввести потребителя в заблуждение и привести к неверному представлению о его изготовителе.

К отзыву приложены следующие материалы:

13. Распечатка из открытого реестра информации о товарном знаке по свидетельству №486015;

14. Свидетельство серии 78 №0040094475 о внесении изменений записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.06.2002;

15. Свидетельство сени 78 № 008486417 о внесении записи в ЕГРЮЛ;

16. Устав ОАО «Оркла Брэндс Россия»;

17. Извлечение из книги «Петербург – история торговли», 2002 г.;

18. Извлечение из книги «Золотая книга Санкт-Петербурга», том 2, 2002 г.;

19. Статья из журнала «Аргументы и факты – Петербург», №23, 2009 г.;

20. Статья в журнале «Петербургское качество» №4, 16 апреля – 15 мая 2013 г.;

21. Статья в журнале «Петербургское качество» №4, 16 апреля – 15 мая 2010 г.;

22. Статья в журнале «The CHIEF» (июнь-июль 2008);

23. Распечатка с Интернет-сайта www.orclabrands.ru о филиале «ПЕКАРЬ»;

24. Информационная справка «Оркла Брэндс Россия» о филиале Кондитерская фабрика «СладКо», Ульяновск;

25. Извлечение из книги «Самая сладкая фабрика» Очерки истории ОАО «Ульяновской кондитерской фабрики «Волжанка», 1998 г.;

26. Распечатка с Интернет-сайта www.orclabrands.ru о филиале Кондитерская фабрика «СладКо», Екатеринбург;

27. Приказ Министерства пищевой промышленности РСФСР №306 от 24.11.196 г. об организации производства конфет на предприятиях Росглавкондитера;

28. приказ Министерства пищевой промышленности РСФСР №158 от 21.03.1978 об унификации этикеток для кондитерской промышленности;

29. Протокол заседания комиссии по отбору лучших образцов изделий подведомственных предприятий от 18.05.1967, утвержденный начальником Росглавкондитера Л. Хлоповым (Рот-Фронт, Куйбышевская фабрика, Нальчикская фабрика, Новосибирская шоколадная фабрика, Челябинское объединение, Владивостокская кондитерская фабрика);

30. Задание по выпуску продукции со знаком качества и высшей категории на 1974 г., утвержденное начальником Росглавкондитера С. Макаровым (Горьковское кондобъединение, Свердловское кондобъединение, Хабаровское кондобъединение «СПУТНИК», Челябинское кондобъединение; Ростовская кондитерская фабрика, Волгоградская кондитерская фабрика им. В.И. Ленина, Пермская кондитерская фабрика, Куйбышевская кондитерская фабрика, Воронежская кондитерская фабрика, Курская кондитерская фабрика, Нальчикская кондитерская фабрика, Владивостокская кондитерская фабрика;

31. Книга учета валовой и товарной продукции за 1967, 1968, 1970, 1972, 1976- 1978, 1980, 1987, 1992 гг. Владивостокской кондитерской фабрики;

32. Объяснительная записка к балансу хозяйственно-финансовой деятельности Волгоградской кондитерской фабрики им. В.И. Ленина за 1967 г.;

33. Объяснительная записка к годовому отчету Казанской кондитерской фабрики «Заря»;

34. Объяснительная записка к годовому отчету Хабаровского кондитерского объединения «СПУТНИК» за 1967 г.;

35. Объяснительная записка к годовому отчету Челябинского производственного объединения кондитерской промышленности на 1967 г.;

36. Мероприятия по совершенствованию технологии, улучшению качества выпускаемой продукции и ассортимента за 2 квартал 1967 г. (Кондитерская фабрика «Красный Октябрь»);

37. Архивная справка Архива Новосибирской области 13.04.2012 г. №91-Т с приложенной справкой №13 о выпуске кондитерских изделий за 2-е полугодие 1970 г. по Новосибирской шоколадной фабрике;

38. Приказы и распоряжения №№ 70 от 19.02.186, №328 от 30.08.1985, №423 от 28.10.1986, №37 от 28.10.1986, №354 от 22.09.1987, №12 от 22.06.1989, №17 от 28.10.1991 по Пермской кондитерской фабрике;

39. Приказы №332 от 31.07.1980, №358 от 28.08.1980 кондитерской фабрики «Рот Фронт»;

40. протокол №12 заседания художественного совета Министерства пищевой промышленности РСФСР от 28.07.1967 г.;

41. Протокол 36 центрального художественного совета Министерства пищевой промышленности РСФСР от 24.11.1969;

42. Годовой план производства кондитерских изделий Ульяновской кондитерской фабрики «Волжанка» на 1982 г.;

43. Годовой план, контрольные задания Ульяновской кондитерской фабрики «Волжанка» по производству и себестоимости продукции и расчеты по ним на 1986 г.;

44. Годовой план Ульяновской кондитерской фабрики «Волжанки» по производству продукции на 1989 г.;

45. Годовой план Ульяновской кондитерской фабрики «Волжанка» по производству продукции на 1990 г.;

46. Бизнес-план АООТ «Кондитерская фабрика «Волжанка» на 1994 г.;

47. Бизнес-план АООТ «Кондитерская фабрика «Волжанка» на 1995 г.;

48. Анализ выполнения бизнес-плана АООТ «Кондитерская фабрика «Волжанка» на 1995 г.;

49. Бизнес-план АООТ «Кондитерская фабрика «Волжанка» на 1996 г.;

50. Годовой производственный план Свердловской кондитерской фабрики №2 на 1990;

51. Справка о выполнении задания по выпуску кондитерских изделий за 3 квт. И 9 мес.1995 г. по филиалу АОЗТ «Фирмы КОНФИ»;

52. Справка ОАО «Оркла Брэндс Россия» от 05.11.2013 об объемах производства конфет «ПТИЧКА» в период с 2005 по 2013 гг.;

53. Этикетка конфет «Птичка шоколадный вкус»;

54. Этикетка конфет «Птичка ванильный вкус»;

55. Этикетка конфет «Птичка суфле с мармеладом лимонный вкус»;

56. Этикетка конфет «Птичка суфле с мармеладом клюквенный вкус»;

57. Этикетка для набора конфет «Птичка ванильный вкус шоколадный вкус лимонный вкус»;

58. Рекламная листовка «Любимая птичка»;

59. Рецептура конфет «Птичка» ОАО «Кондитерская фабрика «ВОЛЖАНКА» от 30.03.2005;

60. Рецептура конфет «Птичка шоколадный вкус» ОАО Кондитерская фабрика «ВОЛЖАНКА» от 27.05.2004;

61. Рецептура конфет «Птичка шоколадный вкус» Ульяновского филиала ОАО КО «Сладко» от 20.05.2009;

62. Рецептура конфет «Птичка суфле с мармеладом клюквенный вкус» Ульяновского филиала ОАО КО «СладКо» от 19.01.2008;

63. Рецептура конфеты «Птичка суфле с мармеладом клюквенный вкус» Ульяновского филиала ОАО КО «СладКо» от 20.05.2009;

64. Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ52.Н08827 с 06.12.2012 по 05.02.2015;

65. Сертификат соответствия №РОСС RU.АЕ45.Н11543 с 17.01.2013 по 15.02.2015;

66. Санитарно-эпидемиологическое заключение №73.ОЦ.10.912.П.000463.08.08 от 26.08.2008;

67. Санитарно-эпидемиологическое заключение №73.ОЦ.10.912.П.000426.08.09 от 27.08.2009;

68. Статья в газете «СладКо. Конфетный двор» Апрель 2009 г.;

69. Статья в газете «СладКо. Конфетный двор» Июль 2008 г.;

70. Статья в газете «СладКо. Конфетный двор» Март 2008 г.;

71. Статья в газете «СладКо. Конфетный двор» Декабрь 2007 г.;

72. Статья в газете «СладКо. Конфетный двор» Июнь 2007 г.;

73. Диплом «100 лучших товаров России ОАО «Кондитерская фабрика «Волжанка» 2004;

74. Диплом «100 лучших товаров России ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» 2009.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №486015.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.02.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый словесный товарный знак «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» по свидетельству №486015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Доводы возражения от 15.07.2013 основаны на несоответствии товарного знака по свидетельству №486015 требованиям, установленным положением пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров или иным лицом, оказывающим услуги на основании имеющегося опыта.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов показал следующее.

Каталог продукции ЗАО «КОНТИ-РУС» [1], в котором присутствуют конфеты, маркированные обозначением «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА», не содержит исходных данных, позволяющих соотнести данный каталог с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

В свою очередь рецептура конфет «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА [5], декларация и сертификаты соответствия продукции ЗАО «КОНТИ-РУС» Госстандарту РФ [6], дизайн-макет этикеток [8], справка об объемах закупок этикеток конфет [7] не свидетельствуют о реальном производстве и вводе в гражданский оборот конфет под наименованием «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Справка об объемах реализации конфет «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» за 2005-2010 гг. [4] носит декларативный характер и не подтверждена соответствующими документами финансового характера.

Что касается судебного решения от 15.07.2011 по делу №А35-3040/2011 [2], на которое ссылается лицо, подавшее возражение, то изложенные в нем выводы не касаются способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а относятся к вопросу определения сходства между товарными знаками «ПТИЧКА» и «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА».

Все вышеизложенное не позволяет коллегии палаты по патентным спорам придти к выводу о способности оспариваемого товарного знака «ЛЮБИМАЯ ПТИЧКА» по свидетельству №486015 на дату его приоритета порождать в сознании потребителя не соответствующие действительности представления о принадлежности оспариваемого товарного знака ЗАО «КОТИ-РУС», и тем самым вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №486015 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу: отказать в удовлетворении возражения от 15.07.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №486015.