Комбинированный знак со словесным элементом «Turbo tect» с конвенционным приоритетом от 23.03.2010 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 28.05.2010 за № 1042996 в отношении товаров и услуг 01-04, 06, 07, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя компании «Turbotect Ltd.», Швейцария (далее – правообладатель).

В палату по патентным спорам 05.03.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения в отношении товаров 06 и 07 классов МКТУ, однородных товарам 07 класса МКТУ, с ранее зарегистрированными товарными знаками лица, подавшего возражение (ООО «Неватект»), по свидетельствам № 293795 (приоритет 18.06.2004) [1] и № 293796 (приоритет 18.06.2004) [2] (в возражении приводится подробный анализ однородности товаров 06 и 07 классов МКТУ);

- услуги 37 класса МКТУ (очистка турбомашин, в частности, газовых турбин, техническое обслуживание и ремонт промывочных установок, в частности, для газовых турбин, установка машин и устройств промывки, машин и оборудования для очистки), также являются однородными товарам 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1];

- кроме того, перечень товаров 06 класса МКТУ оспариваемого знака содержит товары, неправомерно включенные в данный класс, в связи с чем данные товары подлежат исключению из перечня;

- оспариваемый знак сходен с элементом фирменного наименования лица, подавшего возражение (ЗАО «Турботект Санкт-Петербург»), право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (в возражении приводится подробный анализ однородности товаров 06 и 07 классов МКТУ оспариваемого знака и товаров, производимых указанным лицом);

- регистрация и использование оспариваемого знака в отношении товаров и услуг 06, 07 и 37 классов МКТУ способны ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку знак сходен до степени смешения с элементом фирменного наименования ЗАО «Турботект Санкт-Петербург», производящего с 1999 года однородные товары, маркируемые тождественным и сходным до степени смешения товарными знаками (факт производства установлен в решении Роспатента от 13.05.2011 по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 293795).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1042996 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ: «трубы и трубопроводы, включая части сопл; устройства впрыска в металлические сопла, в частности для очистки и промывки турбомашин и для очистки и промывки компрессоров газовых турбин», товаров 07 класса МКТУ: «машины для мойки; устройства для мойки; установки моющие для очистки компрессоров; системы впрыска (детали машин), образованные объединением взаимосвязанных сопл, в частности для очистки компрессоров газовых турбин и турбомашин; установки и оборудование для чистки (электрические)» и услуг 37 класса МКТУ: «чистка турбомашин, в частности, газовых турбин; ... обслуживание и ремонт промывочных установок, в частности, для газовых турбин; аренда машин и устройств промывки, машин и оборудования для чистки».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки знаков №№ 293795, 293796, 1042996 (1);

- распечатка из Большого энциклопедического политехнического словаря (2);

- копии страниц Предметного указателя «Лексико-семантического идентификатора…» (3);

- распечатка сведений из Интернет (4).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 28.05.2013, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- законодательство не предусматривает такого основания оспаривания правовой охраны как ошибочное отнесение товаров к тому или иному классу МКТУ;

- при анализе однородности лицом, подавшим возражение, неверно воспроизводится формулировка некоторых позиций товаров 06 класса МКТУ (приведен перевод позиций перечня, выполненный правообладателем);

- правообладатель не может согласиться с однородностью сравниваемых товаров. Вместе с тем, правообладатель не возражает против сокращения перечня товаров путем замены слов «наборы металлические» указанием на конкретные товары 06 класса МКТУ, например: «платформы сборные металлические, клапаны, трубопроводы металлические и резервуары металлические для впрыска в сопло (prefabricated platforms of metal; tanks of metal and pipework of metal for injection to nozzles)»;

- товары 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не однородны товарам 07 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2], следовательно ООО «Неватект» не может быть признано лицом, заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку;

- товары 07 класса МКТУ оспариваемой регистрации также не однородны товарам 07 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2], поскольку товар «системы впрыска (детали машин), собранные из нескольких взаимосвязанных сопел» (injection systems (parts of machines), made of a number of interconnected nozzles» не содержит указание на его назначение для моющих машин;

- такие услуги 37 класса МКТУ, как «очистка турбомашин, в частности газовых турбин» (cleaning of turbo machines, particularly of gas turbines)» не содержат указание на применение моющих машин, в связи с чем не могут рассматриваться как однородные товарам «машины для мойки, устройства для мойки»;

- как указано в возражении, ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» осуществляет производство и поставку моющих машин, однако доказательств данного вида деятельности, как и деятельности в области производства и поставки товаров, однородных товарам правообладателя, не представлено. В возражении также отсутствуют доказательства регистрации указанного лица с данным фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого знака;

- согласно сведениям из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» является производство прочих машин и оборудования общего назначения, дополнительными видами деятельности являются: прочая оптовая торговля, научные исследования, консультирование. Сведений, что указанные виды деятельности каким-либо образом связаны с производством товаров 06 класса МКТУ, возражение не содержит;

- довод о том, что в решении Роспатента от 13.05.2011 по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 293795 установлен факт производства товаров ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» безоснователен. В данном решении устанавливался факт использования товарного знака в отношении ООО «Неватект», при этом лицензионный договор между этими компаниями был заключен 28.11.2011, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица 05.10.1988 для осуществления деятельности по производству и сбыту добавок к топливу и связанной с ними продукции (далее в отзыве приведены подробные сведения о деятельности правообладателя, в том числе по защите технологии промывки компрессоров газовых турбин в качестве ноу-хау и изобретений);

- также правообладатель обладает исключительными правами на знаки по международным регистрациям № 524156, № 819349, охраняемым во многих странах мира в отношении товаров 01, 02 и 04, а также 02, 03 и 04 классов МКТУ;

- начиная с 1995 года технология правообладателя регулярно рекламируется в российских специализированных средствах массовой информации, в частности в журналах «Газовая промышленность» и «Электрические станции»;

- изложенное свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого знака на территории Российской Федерации не может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1042996.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатка и копия основных сведений о юридических лицах (5);

- распечатки патентов № RU 2027074 C1, № RU 2323785 C2 (6);

- копия статьи на английском языке с переводом (7);

- копия гигиенического сертификата (8);

- распечатки международных регистраций № 524156, № 819349 (9);

- копии листов журнала «Газовая промышленность» (10).

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 28.05.2013, были дополнительно представлены выписки из ЕГРЮЛ (11) и распечатки судебных актов (12).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты конвенционного приоритета (23.03.2010) знака по международной регистрации № 1042996 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 14.4.3 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что на заседании коллегии, состоявшемся 28.05.2013, правообладателем было представлено ходатайство о прекращении делопроизводства по возражению в связи с тем, что возражение подано двумя разными лицами, которые по-разному доказывают свою заинтересованность в оспаривании знака по разным основаниям. Так, указано, что ООО «Неватект» связывает свою заинтересованность с тем, что является правообладателем сходных знаков, а ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» - с тем, что является правообладателем сходного фирменного наименования. Из изложенного сделан вывод о наличии двух возражений, поданных двумя лицами по разным основаниям, и должно было быть уплачено две пошлины за принятие решения по результатам рассмотрения каждого возражения, а не одного.

В удовлетворении данного ходатайства было отказано, поскольку законодательство не содержит запрета на подачу возражения от имени нескольких лиц по нескольким основаниям оспаривания правовой охраны знака по международной регистрации.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что ООО «Неватект» является правообладателем противопоставленных товарных знаков [1, 2] и ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» является обладателем прав на фирменное наименование, включающее словесный элемент «Турботект». Кроме того, указанные компании связывают хозяйственные взаимоотношения, о чем свидетельствуют лицензионные договоры между ними по знакам [1, 2].

Изложенное свидетельствует о том, что у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания данных юридических лиц незаинтересованными в подаче возражения от 15.02.2013.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак «» является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде композиции из геометрических фигур, слева и справа от которого расположены элементы «Turbo tect», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «Т» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 06 класса МКТУ: «buses en métal; tuyaux et tuyauteries en métal, y compris des parties de buses; set d'injection consistant en des buses en métal, en particulier pour le nettoyage de turbomachines et pour le lavage et le nettoyage de compresseurs de turbines à gaz», товаров 07 класса МКТУ «machines à laver; appareils de lavage; unités de lavage pour le nettoyage de compresseurs; systèmes d'injection (parties de machines), constitués d'un nombre de buses interconnectées, en particulier pour le nettoyage de compresseurs de turbines à gaz et de turbomachines: éjecteurs (pompes d'aspiration par jet) ; cuves d'expansion; machines et appareillage de nettoyage (électriques)», и услуг 37 класса МКТУ: «nettoyage de turbomachines, en particulier de turbines à gaz; travaux d'installation; entretien et réparation d'installations de lavage, en particulier pour turbines à gaz; services de traitement contre la corrosion; traitement contre la rouille; traitement anti-bactérien, contre la moisissure et la vermine, autres que ceux utilisés dans l'agriculture; travaux de décontamination, en particulier de cuves et d'appareillage pour combustibles; nettoyage de cuves de combustible; entretien et réparation de machines, en particulier pour le traitement et le revêtement de surfaces métalliques; location de machines et d'appareils de lavage, de machines et d'équipement de nettoyage».

Противопоставленный знак «TURBOTECT» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины для мойки; устройства для мойки».

Противопоставленный знак «ТУРБОТЕКТ» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины для мойки; устройства для мойки».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал их фонетическое тождество – «Turbo tect/TURBOTECT/ ТУРБОТЕКТ».

Анализ словарей русского и основных европейских языков (http://slovari.yandex.ru) позволил установить, что оба слова «ТУРБОТЕКТ/TURBOTECT» не имеют лексических значений, в связи с чем не представляется возможным провести их сопоставление по семантическому критерию сходства.

Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в оспариваемом знаке изобразительного элемента, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что сравниваемые знаки в целом ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается товаров и услуг, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Возражение содержит довод о том, что товары: «трубы и материалы трубопроводные металлические, в том числе части, детали для сопл» неправомерно включены в перечень товаров 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку в данном классе присутствуют простые изделия, а товар «сопло» - это спрофилированный закрытый канал, который не может иметь части и детали. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данный довод не может быть рассмотрен, поскольку в рамках основания оспаривания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса анализируется однородность товаров, а не правомерность их включения в тот или иной класс МКТУ. Целесообразно также обратить внимание, что вопрос правомерности отнесения того или иного товара к определенному классу МКТУ не может быть разрешен палатой по патентным спорам, поскольку не является основанием оспаривания, исчерпывающий перечень которых приведен в статье 1512 Кодекса.

В возражении указано, что однородными товарам 07 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2] являются товары 06 класса МКТУ: «устройства впрыска в сопло, в частности для очистки и промывки турбомашин и для очистки и промывки компрессоров газотурбинных двигателей» оспариваемого знака.

Правовая охрана противопоставленным знакам [1, 2] предоставлена в отношении в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины для мойки; устройства для мойки».

Анализ перечисленных товаров показал, что они соотносятся как «род-вид», имеют одно и то же назначение (мойка - машина, приспособление для мытья, промывки чего-нибудь (тех.)), близкие условия реализации и круг потребителей, что позволяет признать данные товары однородными.

Правообладателем указано, что перевод данной позиции перечня товаров 06 класса МКТУ не верен. Следует читать не «устройства впрыска в сопло...», а «наборы металлические для впрыска в сопло...». Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что слово «sets» с английского языка может быть переведено и как «набор, комплект, гарнитур, система», так и «прибор, аппарат, установка, агрегат, устройство». Изложенное свидетельствует о том, что оба варианта перевода спорной позиции перечня не влияют на вывод об однородности товаров, поскольку назначение приведенных товаров не изменяется (для очистки и промывки турбомашин и для очистки и промывки компрессоров газотурбинных двигателей), что также не опровергает вывод об однородности товаров. По этой же причине не может быть признан обоснованным довод правообладателя о том, что рассматриваемая позиция оспариваемого перечня товаров 06 класса МКТУ может быть сокращена путем замены слова «наборы...» указанием: «платформы сборные металлические, клапаны, трубопроводы металлические, резервуары металлические для впрыска в сопло».

Необходимо отметить однородность оспариваемых товаров 07 класса МКТУ: «машины для мойки; устройства для мойки; установки моющие для очистки компрессоров; системы впрыска (детали машин), образованные объединением взаимосвязанных сопл, в частности для очистки компрессоров газовых турбин и турбомашин; установки и оборудование для чистки (электрические)» товарам 07 класса МКТУ: «машины для мойки; устройства для мойки» противопоставленных знаков [1, 2], поскольку они либо идентичны, либо соотносятся как «род-вид», имеют одно и то же назначение (мойка - машина, приспособление для мытья, промывки чего-нибудь (тех.)), близкие условия реализации и круг потребителей, что позволяет признать данные товары однородными.

Анализ приведенных в возражении услуг 37 класса МКТУ: «чистка турбомашин, в частности, газовых турбин; техническое обслуживание и ремонт промывочных установок, в частности, для газовых турбин; аренда машин и устройств промывки, машин и оборудования для очистки», показал, что данные услуги связаны с товарами 07 класса МКТУ (машины для мойки; устройства для мойки), что предопределяет совместную встречаемость исследуемых обозначений в гражданском обороте.

Маркировка однородных товаров и услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу. Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, перечень товаров, которые признаются однородными, расширяется.

Установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1, 2] и однородность товаров и услуг 06, 07 и 37 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, т.е. довод возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак и отличительная часть фирменного наименования ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «ТУРБОТЕКТ», что обуславливает сходство сравниваемых средств индивидуализации.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

С материалами возражения не представлено сведений, которые могли бы свидетельствовать о дате регистрации данного юридического лица. Необходимо обратить внимание, что материалы (11), в которых подтверждается информация о том, что ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» было создано и зарегистрировано (30.03.1998) задолго до даты приоритета (30.03.2010) оспариваемого товарного знака, не могут быть приняты во внимание, поскольку данные документы не являются общедоступными словарно-справочными изданиями и были представлены дополнительно (пункт 2.5 Правил ППС).

Необходимо также отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено материалов, показывающих, что ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» на дату приоритета оспариваемого товарного знака фактически осуществляло какую-либо деятельность, в том числе по производству машин или устройств для мойки. Представленные лицом, подавшим возражение, материалы свидетельствуют только о том, что в данной области существует право на фирменное наименование (11) и осуществлены действия по приобретению права использования сходных товарных знаков (лицензионные договоры по товарным знака [1, 2]).

Таким образом, в распоряжение коллегии палаты по патентным спорам не были представлены документы, подтверждающие, в отношении каких товаров использовалось фирменное наименование лица, подавшего возражение, и которые могли бы свидетельствовать о введении потребителя в заблуждение.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что факт производства товаров ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» и использования на них обозначений «ТУРБОТЕКТ/TURBOTECT» установлен в материалах заявления о досрочном прекращении товарного знака по свидетельству № 293795, не может быть принят во внимание, поскольку не относится к существу рассматриваемого спора в рамках вопроса столкновения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования данного юридического лица. Кроме того, делопроизводство по каждому возражению или заявлению ведется самостоятельно, с учетом представленных в материалах конкретного дела документов.

В силу изложенного мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, не может быть признано обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу: удовлетворить возражение от 04.03.2013, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1042996 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ: «set d'injection consistant en des buses en métal, en particulier pour le nettoyage de turbomachines et pour le lavage et le nettoyage de compresseurs de turbines à gaz», товаров 07 класса МКТУ: «machines à laver; appareils de lavage; unités de lavage pour le nettoyage de compresseurs; systèmes d'injection (parties de machines), constitués d'un nombre de buses interconnectées, en particulier pour le nettoyage de compresseurs de turbines à gaz et de turbomachines: éjecteurs (pompes d'aspiration par jet); machines et appareillage de nettoyage (électriques)» и услуг 37 класса МКТУ: «nettoyage de turbomachines, en particulier de turbines à gaz; travaux d'installation; entretien et réparation d'installations de lavage, en particulier pour turbines à gaz; location de machines et d'appareils de lavage, de machines et d'équipement de nettoyage».