Оспариваемый товарный знак по заявке №2005734217/50 с приоритетом от 29.12.2005 зарегистрирован 23.11.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №337863 на имя компании БРИТАНИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ПРОПЕРТИ ЭГЕНСИ ЛИМИТЕД, Великобритания (далее – правообладатель), в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 16, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 38, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.
Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой слово «SEGAFREDO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
В возражении от 26.06.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 337863 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).
Доводы возражения сводятся к следующему:
- товарный знак «SEGAFREDO» по свидетельству № 337863 тождественен части фирменного наименования лица, подавшего возражение (Segafredo Zanetti S.p.A), которое получило право на свое фирменное наименование 06.02.1960, т.е. задолго до подачи заявки №2005734217/50;
- лицо, подавшее возражение, является лидером по производству кофе, чая и оборудования для эспрессо, а также сети кофеен по всей планете, активно присутствуя на российском рынке более 10 лет;
- на территории Российской Федерации лицо, подавшее возражение, вводило в хозяйственный оборот свои товары через фирму Итал Маркет С.А., при этом, помимо кофе и чая, фирменное наименование «SEGAFREDO» использовалось на таких товарах, как шоколад, порошок для приготовления горячего шоколада, стеклянные стаканы, бумажные салфетки;
- лицо, подавшее возражение, имеет родственную компанию СЕГАФРЕДО ДЗАНЕТТИ ЭСПРЕССО УОРЛДУАЙД С.А., Швейцария, основной деятельностью которой является организация сети кофеен с наименованием «SEGAFREDO ZANETTI»;
- вероятность введения потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя обусловлена тем, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака итальянский кофе SEGAFREDO многократно упоминался в средствах массовой информации;
- до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации (в Москве) были открыты кофейни «SEGAFREDO», не имеющие отношения к правообладателю товарного знака, что также свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя, не имеющего никакого отношения к этим кофейням, способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;
- правообладатель оспариваемого товарного знака, не производя товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, пытается зарегистрировать на свое имя другие товарные знаки, воспроизводящие фирменные наименования известных производителей кофе, что может расцениваться как злоупотребление правом и противоречие общественным интересам.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать предоставление правовой охраны товарному знаку «SEGAFREDO» по свидетельству №337863 недействительным полностью.
К возражению приложены копии следующих документов:
- выписка из Торгового реестра Италии о регистрации юридического лица Segafredo Zanetti S.p.A. с переводом на русский язык [1];
- гигиеническое заключение №50.99.08.919.П.02290.02.0 от 09.02.2000 на кофе натуральный, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В04642 и добавочные листы (ТД 2) к грузовым таможенным декларациям от 24.01.2001 и 21.06.2000 [2];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.02327.02.1 от 14.02.2001 на кофе натуральный, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В05231 [3];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.05034.04.1 от 10.04.2001 на кофе натуральный, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПР71.В16399 [4];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.02433.02.2 от 22.02.2002 на кофе натуральный, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В05769, добавочные листы (ТД 2) к грузовым таможенным декларациям от 13.02.2003, 11.12.2002 и 05.03.2002 [5];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.02481.02.3 от 04.02.2003 на кофе натуральный, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В06286 [6];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.04753.02.4 от 25.02.2004 на кофе натуральный, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификаты соответствия № РОСС IT. ПП05.В06542 и РОСС IT. ПП05.В06733 [7];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.05032.04.1 от 10.04.01 на чай, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПР71.В16398 [8];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.05033.04.1 от 10.04.01 на чай, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПР71.В16397 [9];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.05402.04.2 от 11.04.02 на чай, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификаты соответствия № РОСС IT. ПП05.В05883 и РОСС IT.ПП05.В5882 [10];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.06529.04.2 от 24.04.02 на чай, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В05904 [11];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.08204.04.3 от 07.04.03 на чай, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификаты соответствия № РОСС IT. ПП05.В06367, РОСС IT.ПП05.В6368 и РОСС IT. ПП05.В06369 [12];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.919.П.09760.04.4 от 14.04.04 на чай, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификаты соответствия № РОСС IT. ПП05.В06616, РОСС IT.ПП05.В6614 и РОСС IT. ПП05.В06615 [13];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.912.П.05035.04.1 от 10.04.01 на шоколад, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПР71.В16395 [14];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.912.П.05400.04.2 от 11.04.02 на шоколад, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В05881 [15];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.912.П.08195.04.3 от 07.04.03 на шоколад, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В00381 [16];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.912.П.05031.04.1 от 10.04.01 на порошок для приготовления горячего шоколада, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПР71.В16394 [17];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.912.П.05401.04.2 от 11.04.02 на смесь порошкообразную для приготовления горячего шоколада, поставленную по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В05880 [18];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.912.П.08197.04.3 от 07.04.03 на пищевой концентрат: порошок для приготовления горячего шоколада, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В06372 [19];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.912.П.09761.04.4 от 14.04.04 на порошок для приготовления горячего шоколада, поставленный по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. ПП05.В06617 [20];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.08.03.597.П.18598.08.03 от 04.08.2003 на продукцию: посуда из бесцветного стекла - стаканы, поставленную по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. АЮ73.В02441 [21];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.590.П.13191.07.2 от 23.07.02 на продукцию: стаканы, поставленную по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, сертификат соответствия № РОСС IT. АЮ73.В00095, протокол сертификационных испытаний №725-6-02 от 29.07.2002, сертификат соответствия № РОСС IT. АЯ46.В38977; сертификат соответствия № РОСС IT. АЮ73.В04926 [22];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.ФУ.02.546.П.005919.04.01 от 02.04.2001 на салфетки бумажные, поставленные по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, протокол сертификационных испытаний №277- 7-01 от 30.03.2001 [23];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.08.546.П.13190.07.2 от 23.07.02 на салфетки бумажные, поставленные по контракту 011/52385624/840-1 от 20.01.2000, протокол №1253 исследования изделий из полимерных и других материалов от 17.07.2002 [24];
- счета – фактуры на поставку кофе, порошка для горячего шоколада, чая, шоколада, грузоотправителя ООО «ОДЖИ ТК»: №7 от 12.02.2003, №10 от 08.04.2002, №25 от 17.04.2003, №54 от 06.10.2003, №5 от 11.02.2004, №34 от 28.06.2004, №44 от 07.09.2005, №22 от 29.04.2005[25];
- инвойсы на бланке компании Segafredo Zanetti S.p.A. с переводом, выписанные на имя компании ИТАЛ-МАРКЕТ на товар: шоколад, кофе, чай, порошок для приготовления горячего шоколада, посуду (чашки, молочники, чайники), пепельницы, салфетки [26];
- выписка из Торгового реестра Женевы о компании Сегафредо Занетти Эспрессо Уорлдуайд Лтд. (Segafredo Zanetti Espresso Worldwide Ltd), с переводом на русский языке [27];
- проект договора коммерческой концессии от 23.05.2001 между компанией «СЕГАФРЕДО ДЗАНЕТТИ ЭСПРЕССО УОРЛДУАЙД СА», Женева и ООО «АЛПА», Москва на эксплуатацию кофе-бара Segafredo Zanetti Espresso [28];
- информация из сети Интернет о компании Segafredo и кофейнях Segafredo Zanetti Espresso (Сегафредо Занетти Эспрессо), открытых в Москве; выдержки из публикаций в СМИ (Коммерсантъ №112 от 21.06.1994; №62 от 07.04.1994; №160 от 24.08.1993; ), (Торговое оборудование. Январь, 2002, ноябрь 2000) [29];
- данные с официального сайта Патентного ведомства Великобритании о зарегистрированных товарных знаках [30].
Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указал следующее:
- из представленных документов следует, что использование фирменного наименования лицом, подавшим возражение, осуществлялось только на территории Италии и Швейцарии, все продвижение товара в Российской Федерации осуществлялось без участия лица, подавшего возражение, и не может рассматриваться как использование своего фирменного наименования на территории Российской Федерации;
- по мнению правообладателя, из представленных материалов не следует, что лицо, подавшее возражение, является производителем таких товаров как стеклянные стаканы, бумажные салфетки и шоколад, а выступает в качестве продавца чужих товаров;
- сведения, приведенные в возражении относительно родственной лицу, подавшему возражение, компании, не имеют отношения к данному делу и не должны рассматриваться по существу;
- попытки расширительного толкования однородности товаров и услуг является неправомерным, так как законодательство рассматривает только тождество товарного знака и фирменного наименования, при этом существование сходных товарных знаков и фирменных наименований допускается законом;
- приведенные сведения из печати не связаны с деятельностью лица, подавшего возражение, на российском рынке, а носят информационный характер;
- вопросы установления права на коммерческое обозначение относятся к компетенции суда, поэтому право на коммерческое обозначение и его использование не подтверждено материалами возражения;
- вопрос о злоупотреблении правом и о недобросовестной конкуренции также относится к компетенции судебных органов Российской Федерации и не может быть предметом рассмотрения данного возражения;
Резюмируя изложенное, правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения.
К отзыву приложена страница из журнала Business Week Россия от 04.11.2007 с информацией о самых узнаваемых марках кофе в России [31].
На заседании коллегии палаты по патентным спорам от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены копии страниц Телефонного справочника МГТС от 2005 год и Большой телефонной книги Москвы и Московской области 2005 года с указанием адресов и телефонов кофейни SEGAFREDO ZANETTI на Б. Сухаревской площади, 16/18 [32].
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.
С учетом даты 29.12.2005 поступления заявки №2005734217/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащие общественными интересам, принципам гуманности и морали.
Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
Согласно пункту (2.5.2) Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SEGAFREDO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Как отмечено в возражении, указанное словесное обозначение является тождественным части фирменного наименования компании SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A., Италия.
В соответствии со статьей 8а Парижской конвенции по охране интеллектуальной собственности фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.
Согласно выписке из Реестра предприятий Болоньи [1] предприятие с названием SEGAFREDO-ZANETTI S.P.A., с юридическим адресом: VIA PUCCINI, 1, 40067, SESTO DI RASTIGNANO, ПИАНОРО (Болонья), в форме акционерного общества зарегистрировано в общем разделе 19.02.1996, внесено в Административно-экономический перечень 06.02.1960 и, таким образом, получило исключительное право на фирменное наименование ранее даты приоритета 29.12.2005 оспариваемой регистрации товарного знака «SEGAFREDO» по свидетельству №337863.
Основным предметом деятельности общества, согласно представленной выписке из реестра [1], является обжаривание кофе, промышленная фасовка и упаковка, оптовая и розничная торговля колониальными товарами и иными продуктами питания, а также ведение деятельности в смежных областях; сбыт в любой форме кофеварок и кофе-машин, кофемолок, дозаторов, а также оборудования для баров и предприятий сферы обслуживания в целом.
Совокупность представленных документов [2] - [26] подтверждает, что лицо, подавшее возражение, с 2000 года осуществляло поставку на территорию Российской Федерации кофе, чая, шоколада, порошка для приготовления горячего шоколада, в том числе маркированных обозначением SEGAFREDO [25], стеклянной посуды (стаканов), бумажных салфеток до даты приоритета оспариваемого знака, выступая в качестве производителя этих товаров, что отражено в представленных сертификатах соответствия Госстандарта России, являющихся необходимым условием для продажи этих товаров на территории Российской Федерации.
Вышеуказанные товары, введенные в гражданский оборот на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, являются однородными части товаров 16 (белье столовое бумажное, фильтры бумажные для кофе), 21 (блюдца, бокалы, емкости стеклянные; кофеварки неэлектрические; кофейники неэлектрические; кофемолки ручные; посуда из окрашенного стекла; посуда фарфоровая; сервизы кофейные; сервизы чайные; сосуды для питья; стаканы; стаканы для напитков; фильтры для кофе; чайники заварочные; чашки) и 30 (вещества ароматические кофейные; заменители кофе; какао; какао-продукты; кофе; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; цикорий; чай; чай со льдом) классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «SEGAFREDO» по свидетельству № 337863.
В отношении других товаров, включая оборудование для баров и предприятий сферы обслуживания, и услуг, включая предприятия общественного питания, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, материалы возражения не содержат каких-либо документов, подтверждающих, что лицо, подавшее возражение, производит эти товары и оказывает услуги под своим фирменным наименованием.
Довод возражения о том, что лицо, подавшее возражение, имеет родственную компанию СЕГАФРЕДО ДЗАНЕТТИ ЭСПРЕССО УОРЛДУАЙД С.А., Женева, Швейцария, которая осуществляет деятельность по организации сети кофеен, не имеет документального подтверждения. Выписка из Торгового реестра Женевы о компании Сегафредо Занетти Эспрессо Уорлдуайд Лтд. [27] не подтверждает связь этой компании с лицом, подавшим возражение.
Представленный проект договора коммерческой концессии [28] свидетельствует о намерении компании Сегафредо Занетти Эспрессо Уорлдуайд Лтд., Швейцария, открыть на территории Российской Федерации (на участке «Коммунарка» в деревне Мамыри Ленинского района Московской области) кофе-бара с названием «Segafredo Zanetti Espresso (Сегафредо Занетти Эспрессо)». Однако достоверной информации об открытии этого кофе-бара и о его связи с лицом, подавшим возражение, не предоставлено.
Таким образом, отсутствуют документы, подтверждающие, что лицо, подавшее возражение, использовало свое фирменное наименование в отношении услуг, однородных услугам 43 класса МКТУ (закусочные; кафе, кофейни, услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.
Представленная информация из сети Интернет и публикации в средствах массовой информации [29], относящиеся к периоду времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, касаются «итальянского кофе Segafredo», без указания его конкретного производителя. Однако, принимая во внимание вышепредставленные материалы, свидетельствующие о том, что кофе, маркированный обозначением Segafredo, на территорию Российской Федерации поставлялся лицом, подавшим возражение, можно сделать вывод, что в сознании потребителя обозначение «Segafredo» в отношении товара кофе и товаров, тесно связанных с ним, будет ассоциироваться именно с лицом, подавшим возражение.
В силу указанного утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «SEGAFREDO» по свидетельству №337863 вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара 30 класса МКТУ «кофе», следует признать обоснованным. Вместе с тем, нет оснований для признания оспариваемого товарного знака вводящим потребителя в заблуждение для других товаров и услуг, не связанных с «кофе».
В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя противоречит общественным интересам, поскольку является злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, следует указать, что Палата по патентным спорам не имеет полномочий для рассмотрения по существу данного основания.
По завершении рассмотрения возражения в Палату по патентным спорам от лица, подавшего возражение, поступило Особое мнение от 16.10.2009, доводы которого сводятся к утверждению о вероятности смешения фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе» и однородных ему услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» (в указанном списке услуг были также упомянуты «кофейни», однако эта услуга отсутствует в перечне оспариваемой регистрации), а также о возможности введения в заблуждение потребителей в случае сохранения правовой охраны оспариваемого товарного знака «SEGAFREDO» для вышеуказанных услуг 43 класса МКТУ. В качестве доказательства однородности указанных товаров и услуг приведен довод, что «…традиционность потребления кофе в предприятиях общественного питания, а также общий круг потребителей, покупающих кофе в розничной сети, свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров (кофе) и вышеперечисленных услуг 43 класса МКТУ.
Коллегия палаты по патентным спорам не может согласиться с утверждением об однородности указанных товаров и услуг, так как производство кофе и услуги по организации питания в кафе, ресторанах и т.д. относятся к разным видам деятельности, потребители кофе и посетители кафе и ресторанов относятся к разному кругу потребителей, условия реализации товара «кофе» в магазинах и услуг по обеспечению продуктами питания и напитками посетителей кафе и ресторанов также различны.
Относительно возможности введения потребителя в заблуждение относительно вышеперечисленных услуг 43 класса МКТУ, следует указать, что материалы возражения не содержат документов, подтверждающих, что предприятия общественного питания, имеющие в своем названии слово «SEGAFREDO», могут в сознании потребителя ассоциироваться именно с лицом, подавшим возражение, так как из материалов возражения следует, что оно не занимается данной деятельностью, а организация сети кофеен относится к деятельности других лиц,
Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака «SEGAFREDO» по свидетельству №337863 произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона, следует признать обоснованным в отношении части товаров 16, 21, 30 классов МКТУ.