Международная регистрация нака «» с конвенционным приоритетом от 20.05.2016 прои ведена Международным бюро Всемирной органи ации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 17.10.2016 а № 1378066 на имя аявителя в отношении товаров 01, 06, 07, 08, 12, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ, приведенны в перечне регистрации.

В соответствии с публикацией WIPO Gazette 2018/49 Gaz, 20.12.2018 первоначальный перечень товаров и услуг был и менен.

Решением Роспатента от 28.03.2019 наку по международной регистрации № 1378066 была предоставлена правовая о рана на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 06, 07, 17 классов МКТУ с учетом ответа аявителя на уведомление о предварительном отка е. Отка в предоставлении правовой о раны на территории Российской Федерации касался части первоначально аявленны товаров 01, 06, 07 классов МКТУ, все первоначально аявленны товаров 08, 12 и услуг 37, 42 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса

Предоставлению правовой о раны наку по международной регистрации № 1378066 на территории Российской Федерации в полном объеме препятствовали товарные наки ины лиц, арегистрированные и аявленные ранее на регистрацию в качестве товарны наков.

В во ражении, поступившем 29.07.2019 , аявитель выра ил несогласие с решением Роспатента от 28.03.2019, отметив следующее:

- аявитель оспаривает решение Роспатента в части следующи товаров 12 класса МКТУ: «engine mounts for land vehicles; active and passive parts and components for damping and absorbing vibrations of all types in land vehicles, in particular in automotive vehicles, other than parts of machines, motors or engines; plastic-metal-compounds and rubber-metal-compounds being parts of couplings and transmission components (for land, water and air vehicles); parts of couplings and transmission components of plastic and rubber, included in class 12» (опоры двигателей для на емны транспортны средств; активные и пассивные части, детали и компоненты для демпфирования и абсорбирования вибраций все типов в на емны транспортны средства , в частности в автомобильны транспортны средства , а исключением частей, деталей машин, моторов или двигателей; соединения пластико-металлические и ре инометаллические являющиеся частями/элементами сцеплений/соединений и элементами трансмиссий (для транспортны средств, перемещающи ся по емле, воде и во ду у); части, детали сцеплений/соединений и элементы трансмиссий и пластмасс и ре ины, включенные в 12 класс);

- предоставлению правовой о раны наку аявителя в отношении на ванны товаров 12 класса МКТУ препятствуют только товарный нак по свидетельству № 216258 и нак по международной регистрации № 461108, правообладатели которы не во ражают против предоставления правовой о раны на территории Российской Федерации наку аявителя;

- аявителем получены письма-согласия владельцев упомянуты противопоставленны регистраций, а также аключено соглашение о сосуществовании с правообладателем товарного нака по свидетельству № 261258;

- аявитель просит учесть имеющиеся фонетические, ви уальные и семантические отличия товарны наков.

На основании вышеи ложенного аявитель просит отменить решение Роспатента от 28.03.2019 и предоставить правовую о рану наку по международной регистрации № 1378066 на территории Российской Федерации в отношении ука анны в оспариваемом решении Роспатента товаров 01, 06, 07 классов МКТУ, а также в отношении перечисленны в во ражении товаров 12 класса МКТУ.

К во ражению приложены следующие материалы:

(1) оригинал письма-согласия от 10.04.2019 владельца нака по международной регистрации № 461108 на предоставление правовой о раны на территории Российской Федерации наку по международной регистрации № 1378066 в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ, с переводом на русский я ык;

(2) копия письма-согласия от 11.05.2019 правообладателя товарного нака по свидетельству № 216258 на предоставление правовой о раны на территории Российской Федерации наку по международной регистрации № 1378066 в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ.

На аседании коллегии по рассмотрению во ражения, состоявшемся 23.09.2019, аявителем представлены следующие материалы:

(3) оригинал письма-согласия от 11.05.2019 правообладателя товарного нака по свидетельству № 216258 на предоставление правовой о раны на территории Российской Федерации наку по международной регистрации № 1378066 в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ;

(4) оригинал письма-согласия от 06.02.2019 правообладателя товарного нака по свидетельству № 511860 на предоставление правовой о раны на территории Российской Федерации наку по международной регистрации № 1378066 в отношении товаров 06, 07 и 12 классов МКТУ, с переводом на русский я ык.

И учив материалы дела и аслушав участников рассмотрения во ражения, коллегия считает доводы во ражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (20.05.2016) рассматриваемого нака правовая ба а для оценки его о раноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющи ся основанием для совершения юридически начимы действий по государственной регистрации товарны наков, наков обслуживания, коллективны наков, утвержденные прика ом Министерства экономического ра вития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 ( арегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть арегистрированы в качестве товарны наков обо начения, тождественные или с одные до степени смешения с товарными наками други лиц, о раняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородны товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с аб ацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного нака в отношении однородны товаров обо начения, с одного до степени смешения с каким-либо и товарны наков, ука анны в подпункта 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в аблуждение потребителя. Согласие не может быть ото вано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обо начение считается с одным до степени смешения с другим обо начением (товарным наком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на и отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил с одство словесны обо начений оценивается по вуковым (фонетическим), графическим (ви уальным) и смысловым (семантическим) при накам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная во можность во никновения у потребителя представления о принадлежности эти товаров одному и готовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, и потребительские свойства, функциональное на начение, вид материала, и которого они и готовлены, в аимодополняемость либо в аимо аменяемость товаров, условия и каналы и реали ации (общее место продажи, продажа чере ро ничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие при наки.

Вывод об однородности товаров делается по ре ультатам анали а перечисленны при наков в и совокупности в том случае, если товары или услуги по причине и природы или на начения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику проис ождения (и готовителю).

Знак по международной регистрации № 1378066 представляет собой словесное обо начение «», выполненное стандартным шрифтом аглавными буквами латинского алфавита. Правовая о рана данного нака испрашивается, согласно во ражению, в отношении ука анны в оспариваемом решении Роспатента товаров 01, 06, 07 классов МКТУ, а также в отношении следующи товаров 12 класса МКТУ: «engine mounts for land vehicles; active and passive parts and components for damping and absorbing vibrations of all types in land vehicles, in particular in automotive vehicles, other than parts of machines, motors or engines; plastic-metal-compounds and rubber-metal-compounds being parts of couplings and transmission components (for land, water and air vehicles); parts of couplings and transmission components of plastic and rubber, included in class 12» (опоры двигателей для на емны транспортны средств; активные и пассивные части, детали и компоненты для демпфирования и абсорбирования вибраций все типов в на емны транспортны средства , в частности в автомобильны транспортны средства , а исключением частей, деталей машин, моторов или двигателей; соединения пластико-металлические и ре инометаллические являющиеся частями/элементами сцеплений/соединений и элементами трансмиссий (для транспортны средств, перемещающи ся по емле, воде и во ду у); части, детали сцеплений/соединений и элементы трансмиссий и пластмасс и ре ины, включенные в 12 класс).

Уведомление о предварительном отка е в предоставлении правовой о раны наку по международной регистрации № 1378066 на территории Российской Федерации содержало ука ание на обо начения по аявкам №№ 2017709655, 2017703690, товарные наки по свидетельствам №№ 353694, 361357, 307722, 307880, 216258, 183998, 353692, 307879, 606045, 537623, 640950, 585673, 342291, 342290, 511860, 445476, наки по международным регистрациям №№ 893133, 461108, 1143724, 930709.

С учетом представленны аявителем доводов, в том числе, касающи ся ограничения требований, как было пояснено представителем экспертного отдела при принятии оспариваемого решения следующие препятствия были сняты: обо начения по аявкам №№ 2017709655, 2017703690, товарные наки по свидетельствам №№ 353694, 361357, 307722, 307880, 183998, 353692, 307879, 606045, 537623, 585673, 342291, 342290, 511860, 445476, наки по международным регистрациям №№ 893133, 1143724, 930709.

Таким обра ом, предоставлению правовой о раны наку по международной регистрации № 1378066 в отношении ука анного в во ражении перечня товаров 12 класса МКТУ препятствуют товарный нак по свидетельству № 216258 и нак по международной регистрации № 461108.

Вместе с тем аявителем ука ано на вновь появившиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится предоставление писем-согласий (1) и (3) от владельцев противопоставленны регистраций.

Регистрация обо начения, с одного до степени смешения с каким-либо и товарны наков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в аблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в аблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Заявитель, согласно сведениям сети Интернет, в одит в группу компаний VULKAN, осуществляющую прои водство таки товаров как гибкие муфты, аморти аторы, крепления, валы для морски применений и стационарной генерации энергии, муфты, аморти аторы, крепления, тормо а для промышленности.

Владелец противопоставленной международной регистрации № 461108 (AUTOMOBILES CITROËN, Франция), в свою очередь, является автопрои водителем. Знак аявителя ( ) и противопоставленный нак ( ) не являются тождественными. При этом, предоставляя письмо-согласие (1), правообладатель международной регистрации № 461108 ука ал, что предоставление правовой о раны наку аявителя не будет являться причиной аблуждения потребителя.

Аналогично, правообладатель противопоставленного товарного нака «» по свидетельству № 216258 при предоставлении письма-согласия (3) ука ал, что предоставление правовой о раны наку аявителя не будет являться причиной аблуждения потребителя.

Таким обра ом, оснований для отка а в предоставлении правовой о раны на территории Российской Федерации наку по международной регистрации № 1378066 в отношении ука анны в во ражении товаров 12 класса МКТУ, а также в отношении ранее ука анны в оспариваемом решении товаров 01, 06, 07, 17 классов МКТУ не имеется.

Учитывая вышеи ложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2019 , отменить решение Роспатента от 28.03.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1378066 в отношении товаров 01 класса МКТУ «chemical substances, chemical materials and chemical preparations; chemical substances, namely sealants, filling material, UV leak detection additives and UV leak detection additive removers; chemical substances for locating leaks, in particular sprays for leak detection; refrigerants», 06 класса МКТУ – «Pipe couplings and hose couplings (of metal); sealing caps of metal», 07 класса МКТУ – «Shaft couplings (machines); transmission shafts, other than for land vehicles; lifting and hoisting equipment, elevators and escalators; couplings other than for land vehicles; brake segments other than for vehicles; oil refining machines; brake pads other than for vehicles; engine mounts other than for land vehicles; plastic-metal-compounds and rubber-metal-compounds being parts of couplings and transmission components (except for vehicles); couplings, transmission components and damping devices (except for land vehicles); vibration dampers (parts of machines, motors and engines), except for land vehicles; parts of machine coupling and transmission components of plastic, rubber, metal or a combination of those materials, included in this class; brakes for machines; flexible couplings (parts of machines); couplings for machines; electric pressing tools for creating pipe connections; machine-powered pipe cutters, hydraulic clamping tools, pipe connecting apparatus and pipe expanding tools (parts of metal working machines); hand-held tools, other than hand-operated; hydraulic clamping tools; pneumatic pinching and assembly tools for conduits, pipes and pipe connections; all above mentioned goods are not for use with aircraft», 12 класса МКТУ – «engine mounts for land vehicles; active and passive parts and components for damping and absorbing vibrations of all types in land vehicles, in particular in automotive vehicles, other than parts of machines, motors or engines; plastic-metal-compounds and rubber-metal-compounds being parts of couplings and transmission components (for land, water and air vehicles); parts of couplings and transmission components of plastic and rubber, included in class 12», 17 класса МКТУ – « Rings of rubber; soundproofing materials; water-tight rings; rubber stoppers; seals, sealants and fillers; shock-absorbing buffers of rubber; insulators; bark coverings for sound insulation; elastic threads, not for use in textiles; clutch linings; stops of rubber; vulcanized fiber; insulating gloves; latex (rubber); flexible tubes, not of metal; washers of rubber or vulcanized fiber; carbon fibers, other than for textile use; rubber solutions; gum, raw or semi-worked; unprocessed and semiprocessed materials, not specified for use, included in this class, namely mineral fibers, synthetic and compound materials, namely carbon fibers, chemical fibers not for textile use, synthetic fibers, other than for textile use, fibers impregnated with synthetic resins; mouldings of rubber, plastic, metal or a combination of those materials for vibration dampening, included in this class; rubber compensators, namely mouldings, fully or mainly comprising of rubber, for movement absorption, sound insulation and tension reduction, included in this class; ebonite [vulcanite]; synthetic rubber; threads of rubber, not for use in textiles; sleeves of rubber for protecting parts of machines; flexible pipes, tubes, hoses, and fittings therefor, including valves, non-metallic; insulation and barrier articles and materials; plastic fibers, not for textile use; threads of plastic materials, not for textile use; shock-absorbing and packing materials; vibration dampers; shock-absorbing vibration dampers; insulators for railway tracks; vibration dampers (parts of machines, motors or engines), except for land vehicles; electrical insulation articles and materials».