Регистрация оспариваемого товарного знака «BOSCO FAMILY» по заявке № 2001738807/50 с приоритетом от 19.12.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.03.2004 за № 265496 на имя Закрытого акционерного общества Внешнеэкономическая ассоциация московский международный дом «Восток и Запад», Москва, в отношении товаров 03, 09, 11, 12, 14-16, 18, 20, 21, 23-32, 34 и услуг 35-37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В настоящее время в результате договора об уступке, зарегистрированного в Госреестре 25.06.2007 за № РД0023575, правообладателем указанного товарного знака является Брандс Инвайронмент Истеблишмент, Лихтенштейн (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «BOSCO FAMILY» / «БОСКО ФЭМИЛИ», что означает в переводе «семейный лес».

В Палату по патентным спорам 16.12.2005 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «BOSCO FAMILY» по свидетельству № 265496, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

3 Доводы возражения сводятся к тому, что товарный знак «BOSCO FAMILY» по свидетельству № 265496 является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «BOSKO» по свидетельству № 152945, (приоритет от 19.02.1998), зарегистрированным ранее на имя ООО «Пуговицы», Москва, в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 и 42 классов МКТУ. Сходство до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено тем, что противопоставленный товарный знак «BOSKO» фонетически тождественен первому элементу товарного знака «BOSCO FAMILY»; кроме того, противопоставляемые знаки зарегистрированы в отношении идентичных или однородных товаров 25 класса и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству № 265496 недействительной частично в отношении всех товаров 25 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.09.2006, лицо, подавшее возражение, представило копию Постановления № КА-А40/7224-06 от 25.08.2006 Федерального Арбитражного суда Московского округа по Делу № А40-65519/05-26-394 [1] и копию Письма № 42/10 спр.10085 от 18.09.2006 и Справки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации [2].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.09.2006, представитель правообладателя представил ходатайство о прекращении делопроизводства по возражению против регистрации № 265496, поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака «BOSKO» по свидетельству № 152945 досрочно прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 07.07.2006, утвержденного И.О. Руководителя Роспатента 22.08.2006.

Представителем правообладателя были представлены также копии следующих материалов:

- Письмо № 42/10 спр.10085 от 07.09.2006 и Справка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на 3л. [3];

- Решение Палаты по патентным спорам от 07.07.2006 на 5л. [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.03.2008, правообладатель представил Отзыв на возражение, в котором отмечает следующее:

- оспариваемый товарный знак «BOSCO FAMILY» является составной частью серии товарных знаков, объединённых словесным элементом «BOSCO» и принадлежащих одному лицу, при этом в состав данной серии знаков входят товарные знаки по свидетельствам №№ 133163, 133164, которые имеют гораздо более раннюю дату приоритета, чем противопоставленный товарный знак по свидетельству № 152945;

- правовая охрана противопоставленному товарному знаку «BOSKO» была предоставлена в нарушение норм действующего законодательства; данные обстоятельства были установлены решением Арбитражного суда г.Москвы от 18.04.2007, вступившим в законную силу.

На основании изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе оспариваемую регистрацию № 265496 товарного знака «BOSCO FAMILY».

К Отзыву приложены копии следующих материалов:

- Решение Арбитражного суда г.Москвы по Делу № А40-65519/05-26-394 от 18.04.2007 на 5л. [5];

- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-8244/2007 от 23.07.2007 на 3л. [6];

- Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа № А40-65519/05-26-394 от 01.11.2007 на 3л. [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.12.2001) поступления заявки № 2001738807/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 регистрационный № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2.Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2(1) Правил звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (3) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значения обозначения на разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый словесный товарный знак представляет собой словосочетание «BOSCO FAMILY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «BOSCO» является лексической единицей итальянского языка и означает: 1) лес; 2) роща, искусственное насаждение; 3) ветки, на которых шелковичные черви вьют коконы (Итальянско-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1972, с.123). Слово «FAMILY» - лексема английского языка и означает «семья, семейство» (Англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1977, с.202). Указанное словосочетание может быть переведено как «лесная семья» или как «семья БОСКО» с учетом того, что английское слово FAMILY (семья) – хорошо знакомо российскому 7 потребителю в отличие от итальянского слова BOSCO, которое может быть воспринято как фамилия.

Противопоставленный товарный знак «BOSKO» по свидетельству № 152945 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «BOSKO» можно признать фантазийным, т.к. оно не является лексической единицей иностранных языков, наиболее знакомых российскому потребителю. Указанный товарный знак был зарегистрирован в Госреестре 28.05.1997 на ЗАО «Боско Инк», затем уступлен ООО «Пуговицы» (договор уступки зарегистрирован 12.03.2001 за № 21153) и переуступлен ЗАО «Компания Конёк-97» (договор уступки зарегистрирован 09.09.2004 за № 6787).

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 18.04.2007 по делу № А40-65519/05-26-394, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 23.07.2006 по делу № 09АП-8244/2007-АК, решение Апелляционной палаты от 27.03.2003 по товарному знаку «BOSKO» по свидетельству № 152945 признано недействительным в отношении товаров 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ, в связи с чем предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 152945 было осуществлено неправомерно.

Федеральный арбитражный суд Московского округа вынес Постановление от 01.11.2007 по делу № А40-65519/05-26-394, в соответствии с которым решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.04.2007 по делу № А40-65519/05-26-394 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 23.07.2006 по делу № 09АП-8244/2007-АК оставлено без изменения.

Во исполнение решения Арбитражного суда г.Москвы от 18.04.2007 принятому по делу № А40-65519/05-26-394, возражение от 16.10.2002 было рассмотрено Палатой по патентным спорам повторно и было вынесено следующее решение: признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «BOSKO» по свидетельству № 152945 полностью. Указанное решение было утверждено Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.12.2007.

Таким образом, с учётом того, что предоставление правовой охраны товарному знаку «BOSKO» по свидетельству № 152945 признано недействительным, основания для противопоставления указанного товарного знака по указанным классам отсутствуют. Следовательно, отсутствуют основания для признания регистрации № 265496 оспариваемого товарного знака «BOSCO FAMILY», несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 16.12.2005 и оставить в силе оспариваемую регистрацию № 265496.