Оспариваемый товарный знак по заявке №2009720704/50 с приоритетом от 25.08.2009 зарегистрирован 21.06.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №439647 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 14, 16, 20, 29, 30, 31, 32 , 33, 34 и услуг 40, 41 и 44 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой фигурную рамку, внутри которой расположен словесный элемент «ДаниЭль», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 22.05.2012, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 439647 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №595786, принадлежащим лицу, подавшему возражение, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- словесный элемент PROSCUITO DI SAN DANIELE противопоставленного товарного знака означает «ветчина из Сан Даниэле». Противопоставленный знак по международной регистрации зарегистрирован в отношении всемирноизвестной ветчины.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копия международной регистрации.

2. Информации о продукте лица, подавшего возражение.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №439647 в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо; консервированное мясо; колбасные изделия; сосиски».

С учетом даты (25.08.2009) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде фигурной рамки и словесного элемента «ДаниЭль», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные знак по международной регистрации является комбинированным, представляющим собой стилизованноеизображение свиной ноги, вокруг которой расположены словесные элементы «PROSCIUTTO DI SAN DANIELE».

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 30.10.2012, содержащее просьбу об отзыве возражения от 15.05.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №439647.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности прекратить делопроизводство по возражению от 15.05.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №439647.