Заявка №2022714211 на регистрацию словесного обозначения «» была подана на имя заявителя 07.03.2022 в отношении товаров 09 класса МКТУ, услуг 36 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решением Роспатента от 13.04.2023 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия требованию пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков «», «» «» по свидетельствам: № 740586 [1] конвенционный приоритет от 15.06.2017, № 590754 [2] приоритет от 11.06.2015, № 434156 [3] приоритет от 23.10.2009, знаками «», «» по международным регистрациям № 1222761 [4] приоритет от 09.12.2013, №1199687 [5] конвенционный приоритет от 18.06.2013, зарегистрированными на имя Тесла, Инк., (Tesla, Inc.) Соединённые Штаты Америки, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков «», «», «» по свидетельствам: № 873575 [6] приоритет от 03.02.2022, №634244 [7] приоритет от 17.11.2016, № 634243 [8] приоритет от 17.11.2016, зарегистрированной на имя Интернет групп д.о.о. Сербия, в отношении однородных товаров 09 классов МКТУ;

- серией знаков «TESLA», «», по международным регистрациям № 505963 [9] приоритет от 29.05.1986, № 505961 [10] приоритет от 29.05.1986, № 504571 [11] конвенционный приоритет от 17.12.1985, № 504569 [12] конвенционный приоритет от 17.12.1985, на имя TESLA Holding a.s., Чехия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.09.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие от компании Тесла, Инк., (Tesla, Inc.) правообладателя противопоставленных знаков [1-5] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного в отношении услуг 36 класса МКТУ с уточнениями по перечню;

- заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [6-12], а также что испрашиваемые товары 09 класса МКТУ однородны противопоставленным товарам 09 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022714211 в отношении товаров 09 класса МКТУ и скорректированного перечня услуг 36 класса МКТУ.

Заявителем 27.09.2023 было направлено заявление с указанием скорректированных перечней товаров и услуг 09, 36 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

На заседании коллегии, состоявшемся 31.10.2023, заявителем представлены: копия мирового соглашения (1), оригинал письма-согласия (2) и ходатайство об исключении товаров 09 класса МКТУ (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.03.2022) заявки №2022714211 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение «» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, с учетом ходатайства, поступившего 31.10.2023, испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки и знаки по международным регистрациям [1-12] со словесными элементами «TESLA»: товарные знаки «», «», «» по свидетельствам: № 740586 [1], № 590754 [2], № 434156 [3], знаки «», «» по международным регистрациям № 1222761 [4], №1199687 [5], товарные знаки «», «», «» по свидетельствам: № 873575 [6], №634244 [7], № 634243 [8], знаки «TESLA», «» по международным регистрациям № 505963 [9], № 505961 [10], № 504571 [11], № 504569 [12].

Правовая охрана знаков [6-12] действует в отношении товаров 09 класса МКТУ, которые не являются однородными испрашиваемым услугам 36 класса МКТУ, в связи с чем, данные знаки могут быть сняты в качестве противопоставлений.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 13.04.2023.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (2) правообладателя противопоставленных знаков [1-5] на регистрацию товарного знака «» по заявке №2022714211 на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно «агентства кредитные; анализ финансовый; аренда финансовая; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен денег; обмен криптоактивами финансовый; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных сборов; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов с использованием технологии блокчейн; перевод криптоактивов электронный; поручительство; посредничество биржевое; предоставление финансовой информации через веб-сайты; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги мобильного банкинга; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги резервных фондов; услуги сберегательных банков; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранениев сейфах; хранение ценностей; ничего из вышеперечисленного не предназначено для использования в связи с системами накопления энергии или транспортными средствами, использующими только электродвигатель в качестве силовой (двигательной) установки».

Обозначение по заявке №2022714211 и противопоставленные товарные знаки [1-5] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Также коллегий было принято во внимание мировое соглашение от 10.10.2023 между Обществом с ограниченной ответственностью «Земельный капитал» и компанией Тесла, Инк., (Tesla, Inc.).

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [1-5] возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в письме-согласии (2).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2023, отменить решение Роспатента от 13.04.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022714211.