Оспариваемый товарный знак по заявке №2007722609/50 с приоритетом от 24.07.2007 зарегистрирован 17.02.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №372588 на имя ООО «Торговый Дом РОМАНОВ», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 16, 33, 35, 41-45 классов МКТУ, указанных в перечне.
В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает словесный элемент «ROMANOV», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также расположенное выше него стилизованное изображение букв «AR», выполненных в вензельном стиле.
В Палату по патентным спорам 02.07.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 372588 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).
Доводы возражения сводятся к следующему:
- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «РОМАНОВ» по свидетельству №379264 {1} с приоритетом от 29.12.2005, зарегистрированным на ООО «Постнофф и Ко»;
- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки содержат фонетически тождественный словесный элемент «РОМАНОВ/ROMANOV»;
- семантическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тождеством заложенных в них понятий;
- графическое сходство обусловлено общим зрительным впечатлением, сходством шрифта и графического написания (печатные буквы, написание большинства букв совпадает), исполнением в одинаковой цветовой гамме;
- товары 33 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков однородны.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 372588 недействительным в отношении товаров 33 класса МКТУ.
Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке уведомленный о поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.07.2010, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:
- правообладатель является владельцем права на фирменное наименование «Торговый Дом «РОМАНОВ»», которое возникло в 1998 году;
- первоначально правообладатель зарегистрировал товарные знаки по свидетельствам №124301 и №124303 со словесным элементом «РОМАНОВ» в отношении услуг по продвижению товаров. Позднее были зарегистрированы знаки, содержащие словесный элемент «РОМАНОВ» в отношении товаров 33 класса МКТУ;
- ООО «Торговый Дом «РОМАНОВ»» занимался разработкой, созданием и продвижением шампанского «РОМАНОВ», рецептура которого зарегистрирована в установленном порядке;
- впервые указанная продукция появилась на рынке Российской Федерации в 2004 году, и к 2009 году она стала известна широкому кругу лиц;
- таким образом, правообладатель начал использовать знаки, содержащие словесный элемент «РОМАНОВ», значительно раньше, чем был зарегистрирован противопоставленный товарный знак;
- удовлетворение возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку приведет к запрету ООО «Торговый Дом «РОМАНОВ»» использования своих товарных знаков и фирменного наименования;
- решение о регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №379564 вынесено на основании доказательств, содержащих недостоверную информацию;
- кроме того, регистрация противопоставленного товарного знака является актом недобросовестной конкуренции, вводит потребителей в заблуждение, что противоречит требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:
- копии распечаток товарных знаков на 5 л. [1];
- копия свидетельства о регистрации юридического лица №50:22:00554 на 1 л. [2];
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на 2 л. [3];
- копия решения №6 гд единственного участника ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» на 1 л. [4];
- решение № 1 участника ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» на 1 л. [5];
- копия выписки из ЕГРЮЛ на 6 л. [6];
- копии уставов ООО «Торговый Дом РОМАНОВ» на 23 л. [7];
- копия уведомления о регистрации договора на 1 л. [8];
- копия лицензионного договора от 02.09.2003 на 3 л. [9];
- копия материалов договора поставки №77 от 15.08.2005 на 8 л. [10];
- копия технологической инструкции на производство шампанского на 9 л. [11];
- копия протокола соглашения о договорной цене на проведение работы по государственной регистрации на 1 л. [12];
- копия удостоверения о государственной регистрации этилового спирта от 06.07.2001 на 1 л. [13];
- копия заявления на 2 л. [14];
- копия договора №759 на проведение работы по государственной регистрации этилового спирта от 06.07.2001 на 2 л. [15];
- копия договора поставки №08/07 от 07.08.2001 на 5 л. [16];
- копии дипломов на 5 л. [17];
- копия протокола на 5 л. [18];
- распечатки с сайта www.itkor.ru на 38 л. [19].
С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №372588.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.
С учетом даты приоритета (24.07.2007) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.
Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.
Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает словесный элемент «ROMANOV», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и расположенный выше него изобразительный элемент, напоминающий собой стилизованное изображение букв «AR», выполненных оригинальным вензельным стилем. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 33, 35, 41-45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
Противопоставленный товарный знак «РОМАНОВ» {1} является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка».
Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного {1} товарных знаков показал следующее.
Оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак {1} содержат в своем составе фонетически тождественные элементы, что обуславливает их звуковое сходство.
Словесный элемент «РОМАНОВ» представляет собой русскую фамилию (см. И.М. Ганжина «Словарь современных русских фамилий», М.: «АСТ АСТРЕЛЬ», 2001, стр. 409), а словесный элемент «ROMANOV» оспариваемого товарного знака является транслитерацией буквами латинского алфавита данной фамилии.
Вместе с тем, необходимо отметить, что средним российским потребителем слово «ROMANOV» будет однозначно прочитываться как «РОМАНОВ», в силу чего знаки, содержащие данные слова, будут ассоциироваться с одной и той же русской фамилией. Изложенное свидетельствует о подобии заложенных в сравниваемых знаках понятий.
Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что совпадение начертания букв «О», «М», «А», составляющих эти слова, сближает их визуально. При этом включенные в оспариваемый знак иные графические элементы оказывают несущественное влияние на запоминание обозначения в целом, что свидетельствует об их второстепенном значении с точки зрения индивидуализирующих способностей.
Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено ассоциирование знаков в целом, что достигается за счет вхождения в их состав в качестве «сильных» элементов, на которую в первую очередь акцентируется внимание потребителей, слов «РОМАНОВ/ROMANOV».
Анализ товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, показывает, что они однородны товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, поскольку сравниваемые товары имеют одно назначение (алкогольная продукция), условия реализации и круг потребителей.
Сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, а также однородность товаров 33 класса МКТУ правообладателем не оспариваются.
С учетом вышеизложенных фактов коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что предоставление правовой охраны товарному по свидетельству №372588 в отношении товаров 33 класса МКТУ произведено в нарушение положений пункта 1 статьи 7 Закона.
Относительно позиции правообладателя, изложенной в отзыве, необходимо отметить следующее.
Рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона касается проверки оспариваемого товарного знака с точки зрения его тождества или сходства до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров (услуг), имеющими более ранний приоритет. Доводы правообладателя о том, что им было начато использование фирменного наименования и слова «РОМАНОВ» в качестве средств индивидуализации ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также о неправомерности регистрации противопоставленного товарного знака {1}, не были приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку не устраняют наличия «старших» исключительных прав на сходный знак, принадлежащий иному лицу, и не влияют на вывод о неправомерности предоставления правовой охраны в рамках пункта 1 статьи 7 Закона.
Помимо прочего, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку не влечет запрета на использование фирменного наименования, принадлежащего правообладателю.