Заявителем обозначения по заявке № 2006706332/50 с приоритетом от 10.03.2006 является Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость», 196191, Санкт-Петербург, Варшавская ул., 25, лит. А, корп. 2 (далее – заявитель).
Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой композицию, включающую: стилизованное изображение звезды с «чертами лица», от двух противоположных загнутых концов звезды отходят две ветки с листьями, один нижний конец звезды опирается на овальное пятно, звезду огибают по кругу надпись «Звезда низких цен» и примыкающие к ней две дуги переменной ширины с заостренными концами, обращенными к пятну.
Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 24.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании положений пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). Отказ в государственной регистрации товарного знака для всех товаров 29 и 30 класса МКТУ обосновывается в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительными товарными знаками, зарегистрированными на имя Kraft Foods Schweiz Holding AG Bellerivestr. 203 Zurich (CH) CH-8008 domiciled in CH, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ (международные регистрации №№ 717515, 717516, конвенционный приоритет от 04.06.1999).
В отношении других товаров в решении отмечается, что заявленное обозначение графически воспроизводит обозначение, используемое компанией Kraft Foods Schweiz Holding AG Bellerivestr. 203 Zurich (CH) CH-8008 domiciled in CH для индивидуализации товаров, однородных заявленным, сведения о которых присутствуют в сети Интернет на сайте производителя. Учитывая сходство сравниваемых обозначений, экспертизой сделан вывод, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, даже в отношении товаров 03, 05, 32, 33 классов МКТУ противоречит общественным интересам, поскольку его использование в гражданском обороте обусловливает возможность использования чужой коммерческой репутации.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.04.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.01.2008. Возражение содержит следующие доводы:
- проведенный анализ сравниваемых обозначений по признакам изобразительного сходства показал, что, несмотря на отдельные элементы сходства (наличие изображения звезды), сравниваемые обозначения различаются по большинству признаков: внешняя форма (заявленное обозначение имеет форму круга, образованного надписью и примыкающими к ней дугами, противопоставленные товарные знаки имеет форму звезды), наличие или отсутствие симметрии (в заявленное обозначении звезда выполнена наклонной относительно вертикальной оси и имеет одну точку опоры – на одном конце, а в противопоставленных товарных знаках звезда стоит вертикально и имеет две точки опоры – на обоих нижних концах), смысловое значение (в заявленном обозначении – «черты лица» на звезде придает звезде особое смысловое значение «оживленного фантазийного существа», - пятно, на которое опирается «оживленное фантазийное существо» и отходящие от него две дуги переменной ширины ассоциируются со светом софитов, а само обозначение с изображением знаменитости (звезды) – «Оживленного фантазийного существа» - на сцене, в противопоставленных товарных знаках такое значение отсутствует), сочетание цветов и тонов (в заявленном обозначении белый, желтый, красный, зеленый, а в противопоставленных товарных знаках – черно-белое);
- в заявленное обозначение входит сильный элемент «звезда низких цен», несущий на себе основную смысловую нагрузку в силу своего словесного характера, который органически вписывается в композицию изобразительной части заявленного обозначения и, благодаря оригинальным изобразительным приемам (черты лица», овал, дуги, ветки с листьями), иллюстрирует смысловое значение словесной части – звезда (знаменитость) низких цен, противопоставленные изобразительные товарные знаки, наоборот, не несут смысловой нагрузки, так как являются геометрическими телами;
- заявленное обозначение не содержит элементов, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или изготовителя товара и не подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса;
- публикации сведений в сети Интернет показывают, что исключительное право на товарный знак по международной регистрации осуществлено правообладателем для индивидуализации узкого перечня товаров 29 класса МКТУ – чипсы. Данная публикация является аналогией рекламы и предложения к продаже чипсов, и ее действие не может быть шире исключительного права на товарный знак, а, следовательно, отсутствуют основания распространять исключительное право на знак на неоднородные товары.
К возражению приложены:
- распечатка сведений из сети Интернет упаковки чипсов на 1 л. [1];
- свидетельство № 108247 о государственной регистрации ЗАО «Цейзер» № 187722 от 15.03.2000 на 1 л. [2];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 17.10.2002 за ОГРН 1027807980991 на 1 л. [3];
- копии из устава ЗАО «Цейзер» на 3 л. [4];
- изменения № 1 к уставу на 1 л. [5].
На основании изложенных доводов заявитель просит Палату по патентным спорам отменить решение Роспатента от 24.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.
С учетом даты приоритета (10.03.2006) заявки № 2006706332/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166- ФЗ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с таким товарным знаком допускается лишь с согласия правообладателя.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
При сопоставлении комбинированных обозначений сравнению подвергаются соответственно их словесные и изобразительные элементы на основе критериев, содержащихся в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 и 14.4.2.4 Правил.
Комбинированные обозначения согласно пункту 14.4.2.4 Правил должны сравниваться с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элемента.
Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, указанных в пункте 14.4.2.3 Правил, внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.
Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение представляет собой композицию, включающую: стилизованное изображение звезды с «чертами лица», от двух противоположных загнутых концов звезды отходят две ветки с листьями, один нижний конец звезды опирается на овальное пятно, звезду огибают по кругу надпись «Звезда низких цен» и примыкающие к ней две дуги переменной ширины с заостренными концами, обращенными к пятну.
Заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки.
Изобразительный товарный знак по международной регистрации № 717515 [1] представляет собой стилизованное изображение звезды с загнутыми внутрь верхними противоположными концами в черно-белом цветовом исполнении.
Изобразительный товарный знак по международной регистрации № 717516 [2] представляет собой стилизованное изображение звезды, тождественное изобразительному товарному знаку [1], выполненное на фоне фрагмента ленты черного цвета.
При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в заявленном комбинированном обозначении учтен фактор визуального доминирования одного из элементов. Словесный элемент выполнен по окружности и его шрифтовые элементы не велики по сравнению с изобразительным элементом, который занимает почти половину заявленного обозначения. Изобразительный элемент доминирует в обозначении и существенным образом влияет на ассоциативное восприятие потребителей при выборе продукции.
Сравнительный анализ на сходство изобразительного элемента заявленного обозначения и противопоставленных изобразительных товарных знаков [1, 2] по признакам, изложенным в пункте 14.4.2.3 Правил выявил сходство сравниваемых элементов.
По большинству факторов изобразительного сходства: внешняя форма (пятиконечная звезда); наличие или отсутствие симметрии (звезды слегка наклонены относительно вертикальной оси и в обоих случаях верхние концы загнуты внутрь); смысловое значение (звезда); вид и характер изображений (стилизованный рисунок).
Использование в заявленном обозначении некоторых дополнений, имеющих второстепенный характер, не привело к созданию нового образа звезды. Все основные композиционные приемы в рисунке звезды заимствованы у изобразительного знака [1], используемого на упаковке продукции (чипсы), производимой компанией Крафт Фудс Швайц Холдинг АГ. Различия являются лишь технической переработкой известного товарного знака, используемого согласно представленным материалам [1] на упаковке чипсов.
Сравнение на предмет установления степени сходства имеет смысл в контексте пункта 1 статьи 7 Закона, если заявленное обозначение предназначено в отношении таких же товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован сходный товарный знак, или однородных им. Анализ однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленных знаков, показал следующее.
В рассматриваемой заявке приведен детальный перечень товаров 29 и 30 классов МКТУ в порядке следования товаров, изложенных в классификаторе.
Перечень товаров 29 и 30 классов МКТУ, противопоставленных знаков представляет собой обобщенные родовые понятия.
Таким образом, следует признать, что товары в сравниваемых перечнях соотносятся между собой как вид-род, а потому являются однородными.
На основании изложенного заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ, несмотря на их отдельные отличия.
В отношении товаров 03, 05, 32 и 33 классов МКТУ противопоставленные знаки [1, 2] не охраняются. Доводы экспертизы о том, что даже в отношении неоднородных товаров использование сходного обозначения противоречит общественным интересам, поскольку его использование в гражданском обороте обусловливает возможность использования чужой коммерческой репутации, приведены без учета того, что общественные интересы затрагивают интересы неограниченного круга лиц. Защита деловой (коммерческой) репутации осуществляется конкретными хозяйствующими субъектами самостоятельно способами, предусмотренными Кодексом.
Палата по патентным спорам также отмечает, что отсутствуют убедительные доказательства считать, что регистрация в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения со словесным элементом «Звезда низких цен» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку не располагает сведениями о реальном введении в гражданский оборот товаров 03, 05, 32, 33 классов МКТУ, маркированных товарными знаками [1, 2] компанией Крафт Фудс. Следовательно, оспариваемое решение от 24.01.2008 в части отказа в государственной регистрации товарного знака для товаров 03, 05, 32, 33 классов МКТУ является неправомерным.