Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2018707579 с приоритетом от 27.02.2018 зарегистрирован 21.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №693052 в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Лапина Михаила Геннадьевича, Республика Мордовия, Кочкуровский район, село Новая Пырма (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «» с ранним приоритетом по свидетельству №677258 сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ХЛЕББЕРИ».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693052 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее.

Оспариваемый товарный знак не является тождественным товарному знаку по свидетельству №677258. Так, словесный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой словесный элемент «ЛЕББЕРИ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, с левой стороны от которого расположен графический элемент в виде перекрещенных овальных элементов, образующих стилизованный крестик или букву «X». Противопоставленный товарный знак выполнен в цвете, имеет иную стилистику шрифтового исполнения.

Кроме того, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 (готовые блюда) и услуг 35 класса МКТУ (реклама), в то время как противопоставленному товарному знаку охрана предоставлена только в отношении кондитерских и хлебобулочных изделий 30 класса МКТУ. Сопоставляемые товары не могут быть признаны однородными.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693052.

Изучив материалы дела и выслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.02.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №693052 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №693052 представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «ХЛЕББЕРИ», где буква «Х» выполнена в виде изображения стилизованных батонов, а остальные буквы выполнены объемным шрифтом русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на товарный знак «» по свидетельству №677258, являющийся, по мнению лица, подавшего возражение, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Индивидуального предпринимателя Ходякова О.О. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693052.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №693052 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №677258 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесных элементов «ХЛЕББЕРИ», «ПЕКАРНЯ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также изображения фрагмента калача. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в коричневом и оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «» и противопоставленного товарного знака «» показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются комбинированными и логическое ударение в них падает на словесный элемент «ХЛЕББЕРИ». Несмотря на то, что в оспариваемом товарном знаке буква «Х» слова «ХЛЕББЕРИ» выполнена в виде стилизованного изображения двух пересекающихся батонов, она не перестает восприниматься в качестве буквенного элемента, выполненного в оригинальной манере. Следовательно, оспариваемый товарный знак «» воспроизводится непосредственно как «ХЛЕББЕРИ». В тоже время в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «ХЛЕББЕРИ» присутствует в качестве основного индивидуализирующего элемента, так как второй словесный элемент «ПЕКАРНЯ» указан в качестве неохраняемого, так как указывает на вид предприятия.

Словесный элемент «ХЛЕББЕРИ» является тождественным в сравниваемых товарных знаках. При этом имеющиеся графические отличия в шрифтовом исполнении, а также наличие дополнительных отличающихся изобразительных элементов в знаках, не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом товарных знаков «» и «» по свидетельствам №693052, 677258.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о наличии высокой степени сходства сравниваемых обозначений, обусловленной тождеством основных индивидуализирующих словесных элементов «ХЛЕББЕРИ».

Сопоставительный анализ однородности товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №677258, показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; резинки жевательные», перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, представляют собой кондитерские изделия, а товары «галеты солодовые; печенье сухое» представляют собой хлебобулочные изделия. Перечисленные товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородны товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия», в отношении которых правовая охрана предоставлена противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 677258.

При этом товары 30 класса МКТУ «мороженое; йогурт замороженный» относятся к родовой группе товаров сладости (кондитерские изделия), характеризуется свойствами замороженного десерта, поэтому соотносится с товарами «кондитерские изделия» по родовому признаку, а также по признакам сходства свойств товаров.

Согласно положениям пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года №10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации». Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, в том числе, при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Учитывая изложенные положения, коллегия приходит к выводу о вероятности смешения спорного товарного знака по свидетельству № 693052 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 677258 в отношении товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; резинки жевательные; галеты солодовые; печенье сухое».

Остальные товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представляют собой готовые блюда (например, киш, равиоли), изделия бакалейные (мука, порошки пекарские, крупы, мюсли), вспомогательные продукты (дрожжи, закваски, ванилин, сахар, сода и т.д.). Некоторые из указанных товаров могут входить в состав кондитерских или хлебобулочных изделий в качестве ингредиентов, однако сырье и готовый продукт сами по себе не являются однородными друг другу товарами, так как отличаются по роду, свойствам и назначению.

Услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» оспариваемого товарного знака нельзя признать сопутствующими товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, в отличии, например, от услуг реализации товаров, в отношении которых не была предоставлена охрана спорному товарному знаку. Услуги рекламы, как правило, оказываются самостоятельными, специализирующимися на данном виде услуг субъектами предпринимательской деятельности, являются факультативными и используются не всеми участниками рынка. Следовательно, перечисленные услуги 35 класса МКТУ не удовлетворяют признакам однородности в сопоставлении с товарами 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Оспариваемые товары 29 класса МКТУ «анчоусы неживые; арахис обработанный; бобы консервированные; бульоны; варенье имбирное; ветчина; горох консервированный; грибы консервированные; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги/сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; крем сливочный; кукуруза сахарная, обработанная; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; миндаль толченый; молоко; молоко сгущенное; молоко сухое; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; орехи обработанные; паштеты из печени; печень; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пюре яблочное; рыба консервированная; рыба неживая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; свинина; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сосиски; сосиски для хот-догов; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей; филе рыб; цедра фруктовая; чипсы картофельные; ягоды консервированные; яйца» представляют собой продовольственную продукцию (мясные, рыбные изделия, сухофрукты, яйца, молочные продукты). Указанные товары и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия» противопоставленного товарного знака относятся к разным родовым группам, имеют разные свойства, поэтому не могут быть признаны однородными.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 693052 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; резинки жевательные; галеты солодовые; печенье сухое»».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству№ 693052 недействительным в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «галеты солодовые; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; печенье сухое; резинки жевательные».