Оспариваемый товарный знак по заявке №2017738331 с приоритетом от 17.09.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.02.2019 за №697961 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Тисленко Людмилы Васильевны, г. Владимир (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №697961 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ БУКЕТ» по свидетельству №129916 [1], который имеет более ранний приоритет и зарегистрирован в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед.

В возражении изложено обоснование вывода о сходстве оспариваемого товарного знака и указанного товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение, по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства обозначений.

При анализе сходства лицом, подавшим возражение, отмечено, что доминирующее положение в оспариваемом комбинированном товарном знаке занимает словесное обозначение «ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ БУКЕТ», являющееся тождественным со словесным товарным знаком «ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ БУКЕТ» фонетически и семантически, что обусловлено наличием совпадающих звуков, их расположением по отношению друг к другу, совпадением слогов и др., а также одинаковым смысловым значением, заложенным в обозначение. Принимая во внимание, что в сравниваемых товарных знаках использованы заглавные буквы кириллического алфавита черного цвета, выполненные стандартным шрифтом, можно констатировать графическое сходство товарного знака «ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ БУКЕТ» и оспариваемого товарного знака.

Кроме того, возражение содержит вывод об однородности части товаров, перечисленных в возражении, товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки. В возражении указано, что кондитерские изделия, в отношении которых зарегистрированы рассматриваемые товарные знаки, являются продуктами повседневного питания, товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено (в сравнении с покупкой журналов, автомобилей, лекарств и т.п.), в связи с чем вероятность смешения при покупке кондитерских изделий и какао-продуктов усиливается.

Также в возражении приведена судебная практика, касающаяся рассмотрения дел о товарных знаках, в том числе по вопросу сходства до степени смешения. В частности, указано, что в соответствии с разъяснениями Президиума ВАС РФ, изложенным в Постановлении от 18.07.2006 №3691/06 по делу А40-10573/04-5-92, для установления смешения товарных знаков достаточно установить угрозу их смешения, а не реальное смешение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 697961 недействительным в отношении части указанных в свидетельстве товаров 30 класса МКТУ, а именно: ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бриоши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вещества связующие для мороженого; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; карри [приправа]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; лед пищевой; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; пралине; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; сироп золотой; сладости; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из БД Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству №697961[2];

- сведения из БД Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству №129916 [3].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

На заседании коллегии, проводившемся в режиме видеоконференцсвязи, представителем лица, подавшего возражение, было сделано заявление о том, что ни ОАО «Рот Фронт», ни ООО «Объединенные кондитеры» никаких писем-согласий на регистрацию оспариваемого знака его правообладателю не предоставляли, что было отражено в протоколе заседания коллегии.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.09.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №697961 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения руки с подставкой, над которой расположено словесное обозначение «ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ БУКЕТ», а в левой части знака расположено сочетание трех согласных букв ТЛВ, выполненных в оригинальной графике.

Признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку испрашивается для части товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно: ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бриоши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вещества связующие для мороженого; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; карри [приправа]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; лед пищевой; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; пралине; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; сироп золотой; сладости; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак в отношении указанных товаров не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение

Правовая охрана знака [1] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарного знака [1] показал, что они являются сходными между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ БУКЕТ», представляющего собой словосочетание и выполняющего основную индивидуализирующую функцию в оспариваемом товарном знаке, являясь единственным элементом товарного знака [1]. Кроме того, следует отметить, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который, к тому же, легче запоминается, чем изобразительный.

С точки зрения визуального признака сходства имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых товарных знаков, обусловленные наличием в оспариваемом знаке дополнительных изобразительных элементов. Вместе с тем, следует отметить, что роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалируют, в данном случае, факторы фонетического и смыслового сходства, которые и обеспечивают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом. Кроме того, сравниваемые словесные элементы знаков выполнены буквами одного алфавита (русского) с использованием стандартного шрифта, что усиливает сходство обозначений в целом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и товарный знак [1] ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание недействительной регистрации № 697961, перечисленных в возражении, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1], показал их однородность, поскольку они совпадают по виду (мороженое) либо относятся к одной родовой группе товаров (кондитерские, хлебобулочные изделия, зерновые продукты, сладости, приправы) и сопутствующих им товаров, либо относятся к связанным между собой товарам ввиду их прямого назначения (например, ароматизаторы для кондитерских изделий, мята для кондитерских изделий, пудра для кондитерских изделий, тесто, в том числе для кондитерских изделий и кондитерские изделия), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, а также признаны взаимозаменяемыми товарами, являясь продуктами питания. Также следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что сопоставляемые товары являются продуктами широкого потребления и повседневного спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено, в связи с чем вероятность смешения этих товаров в гражданском обороте усиливается.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

При этом коллегия считает необходимым отметить, что вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров также был сделан на стадии государственной экспертизы товарного знака по заявке №2017738331.

Однако, как следует из материалов заявки, заявителем по данной заявке (Тисленко Л.В.), впоследствии ставшим правообладателем оспариваемого товарного знака, было представлено в адрес экспертизы письмо-согласие правообладателя товарного знака [1], подписанное генеральным директором Андрюшкиным Д.А. ООО «Объединенные кондитеры» (Управляющей компании ОАО «Рот Фронт») и скрепленное печатью данной организации, что и послужило основанием для регистрации обозначения по заявке №2017738331 в качестве товарного знака в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание заявление лица, подавшего возражения, являющегося правообладателем товарного знака [1], о том, что ни ОАО «Рот Фронт», ни ООО «Объединенные кондитеры» не предоставляли Тисленко Л.В. согласия на регистрацию комбинированного обозначения по заявке №2017738331, что позволяет усомниться в достоверности представленного на стадии экспертизы письма-согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака.

С учетом указанных обстоятельств и установленного коллегией сходства до степени смешения оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком имеются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697961 недействительным в отношении вышеуказанной части товаров 30 класса МКТУ как не соответствующему требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697961 недействительным в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бриоши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вещества связующие для мороженого; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; карри [приправа]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; лед пищевой; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; пралине; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; сироп золотой; сладости; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад.