Обозначение «» по заявке №2021778243 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.11.2021 на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 22.06.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021778243 в отношении всех товаров 05, 32 классов МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пунктов 1 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что обозначение ® (англ. Registered (Trademark) Sign) — знак зарегистрированного товарного знака, см. https://dic.academic.ru) и словесный элемент «Kinder (в переводе с нем. яз. - "дети, ребята", см. https://translate.academic.ru) являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на свойства и назначение заявленных товаров. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «KINDER», «КИНДЕР» (свидетельства №391369, 412042 с приоритетом от 08.04.2008, продлен срок действия исключительного права до 08.04.2028, международная регистрация №1034912 с приоритетом от 04.09.2009), зарегистрированных на имя «ФЕРРЕРО С.п.А.», Пьяццале Пьетро Ферреро 1, 12051 Альба, Кунео, Италия (FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1 ALBA, CUNEO) в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05, 32 классов МКТУ.

В поступившем возражении 07.09.2023 заявитель приводит следующие доводы:

- заявитель соглашается с указанными в решении выводами относительно отсутствия различительной способности отдельных элементов;

- данные элементы не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении;

- Компания «Ферреро С.п.Α.», правообладатель товарных знаков по свидетельствам РФ №№ 391369, 412042, а также товарного знака по международной регистрации № 1034912, предоставило заявителю свое полное и безотзывное согласие (далее – письмо-согласие) на регистрацию обозначения по заявке №2021778251 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ (Приложение 1).

Оригинал письма-согласия от компании «Ферреро С.п.Α.» был представлен с возражением от 07.09.2023.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021778243 в отношении заявленного перечня товаров 05, 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (26.11.2021) поступления заявки №2021778243 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Согласно абзацу второму пункта 10 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Комбинированное обозначение «» по заявке №2021778243 с приоритетом от 26.11.2021 включает в свой состав элемент в виде буквы «R» в кружочке, словесные элементы «Doppel herz», «Доппельгерц», «Kinder», выполненные буквами латинского алфавита, и графических элементов в виде стилизованного изображения двух сердец черного и красного цвета и изображения девочки и мальчика, подпрыгивающих на зеленом лугу.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2021778243 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знаков [1]«» по свидетельству №391369, [2]«» по свидетельству №412042, [3]«» по международной регистрации №1034912 в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ на имя компании «Ферреро С.п.Α.», Италия.

Заявителем не оспаривается факт вхождения в качестве элемента в заявленное обозначение слова «» сходного с противопоставленными товарными знаками [1- 3], а также однородность товаров 05, 32 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: «Ферреро С.п.Α.» - правообладатель товарных знаков [1-3] предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021778243 на имя «Квайссер Фарма ГмбХ унд Ко. КГ» для всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 2 пункта 10 статьи 1483, а также абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, элементом которого является средство индивидуализации третьего лица или сходное с ним обозначение, допускается при наличии согласия их правообладателя. В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса такое согласие подлежит учету в том случае, если производимая регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «» и [1-3] не тождественны. Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №391369, №412042 и международной регистрации №1034912 не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №391369, №412042 и международной регистрации №1034912 для всех товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2021778243, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 2 пункта 10, абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «» для товаров 05, 32 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021778243 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель также выразил согласие с указанием элемента «KINDER», знака ® в качестве неохраняемых элементов, следовательно, применения пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2023, отменить решение Роспатента от 22.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021778243.