Оспариваемый товарный знак “” по заявке № 2020757964 с приоритетом от 16.10.2020 зарегистрирован 07.09.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №827532 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Корзинка-6", 398501, Липецкая область, Липецкий р-н, село Кузьминские Отвержки (далее – правообладатель) в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Затем 18.03.2022 исключительное право на товарный знак по свидетельству №827532 отчуждено в пользу Общества с ограниченной ответственностью "РЫБОЕДОВ", Липецкая область, Добровский районн, сельское поседение Добровский сельсовет, село Доброе. Соответствующие сведения были опубликованы в официальном бюллетене № 6 за 2022 год.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №827532, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему.

Заявитель, Аджимуратов Эмир Арсланович, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН 052501798717, ОГРН 316057100106380, является заинтересованным лицом, так как использует сходное до степени смешения обозначение “” для индивидуализации товаров и услуг однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку №827532 с 2014 года, то есть до даты (16.10.2020) приоритета оспариваемого товарного знака, а именно продаёт рыбную продукцию, морепродукты и другие продукты питания через сайт в сети Интернет https://ryboedov.ru/ .

Заявитель узнал о регистрации товарного знака №827532 в ходе проведения экспертизы по поданным им заявкам №№ 2021728465, 2021729081, в результате которой получил уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Потребитель, вводя слово "рыбоедов" в поисковой строке и переходя на сайт с доменным именем ryboedov.ru, который занимает в течение многих лет первую позицию органической выдачи в поисковой системе по выдаче запроса "рыбоедов", будет введён в заблуждение, если правообладателем товарного знака будет другое лицо, отличное от ИП Аджимуратова Э.А.

Для подтверждения возникновения у потребителей ассоциативной связи с предшествующим производителем, заявителем представлены в материалы дела соответствующие доказательства (детальная аналитика сайта и статистика переходов на сайт, принадлежащий заявителю по словесному запросу "рыбоедов" в поисковой системе Яндекс).

В соответствии с данными Регистратора АО "РСИЦ" администратором сайта ryboedov.ru является Аджимуратов Эмир Арсланович с 10.09.2014 года. По ссылке сервиса архивирования результат сохранения версии сайта на дату 08 января 2019 года https://vveb.archive.org/web/20190108124040/https://rvboedov.ru/ в "подвале" сайта можно обнаружить имя заявителя "ИП Аджимуратов Эмир Арсланович". В последующих годах и до настоящего времени информация о правообладателе сайта не менялась.

По данным сервиса оценки интернет ресурсов https:/Vpr-cv.m/site-cost/?domain-rvboedov.m примерная стоимость сайта "ryboedov.ru,, составляет 7 512 400 руб. Сайт состоит из программного кода, изображений, наполнения текстом, карточек товара и показателей качества ранжирования в поисковых системах. Стоимость сайта также определяется временем его использования, степени доверия посетителей и результатами поисковой выдачи по запросам посетителей. Таким образом, данный ресурс можно считать имущественным комплексом или предприятием по смыслу статьи 1539 Кодекса.

Индекс качества сайта (ИКС) - показатель востребованности сайта пользователями по данным сервисов Яндекса. По данным Яндекс, ИКС сайта https://ryboedov.ru/ равняется 510. Для сравнения заявителем предлагаются к рассмотрению показатели ИКС сайтов известных юридических компаний: Союзпатент (150), Городисский (270) и Patentus (360). Данные показатели, по мнению заявителя, представляют объективную картину для специалистов интеллектуальной собственности о месте сайта https://rvbocdov.ru/ на рынке услуг онлайн торговли рыбной продукцией и сделать выводы и приобретённой потребителем стойкой ассоциативной связи между производителем и его обозначением.

Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №827532 нарушает положения пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №827532 недействительным полностью.

К материалам возражения и дополнений приложены следующие документы:

1. Уведомление Роспатента о проверке обозначения на соответствие требованиям законодательства;

2. Распечатки сайта whois-service.ru относительно сайта https://ryboedov.ru/;

3. Скриншоты сайта https://ryboedov.ru/ и архивная версия на 09.08.2010;

4. Распечатка RU-Center от 15.03.2022;

5. Договор купли-продажи сайта от 04.09.2017;

6. Анализ веб-сайта https://ryboedov.ru/;

7. Распечатка отзывов;

8. Копии электронных кассовых чеков;

9. Оценка стоимости сайта.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему.

В возражении указан сайт https://rvboedov.ru, на котором, в том числе, осуществляется деятельность под знаком «». На презентационной странице данного сайта говорится о деятельности компании РыбоедовЪ и приводятся следующие данные: Название компании ИП Аджимуратов Эмир Арсланович ИНН 052501798717 ОГРНИП 316057100106380 Фактический адрес г. Москва, ул. Ижорская д. 7, Хладокомбинат «Меридиан». Мы проверили на сайте egrul.nalog.ru информацию о компаниях с названием РЫБОЕДОВ и обнаружили ООО «РЫБОЕДОВЪ» (ОГРН 5147746023442), юридический адрес 25599, г. Москва, ул. Ижорская д. 7. Деятельность компании прекращена 17.01.2019, то есть до приоритета оспариваемого товарного знака. Также по информации из выписки из ЕГРЮЛ генеральным директором и 100 % владельцем уставного капитала был Усачев Алексей Юрьевич. Никакой связи с ИП Аджимуратовым Э.А. в выписке не прослеживается, что говорит о том, что при подаче своей заявки правообладатель не нарушал прав ни ООО «РЫБОЕДОВЪ», ни ИП Аджимуратова Э.А. на момент подачи своей заявки правообладатель не мог ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя, поскольку юридическое лицо с наименованием РЫБОЕДОВЪ, осуществляющее аналогичную деятельность, с которым связан сайт https://ryboedov.ru прекратило свое существование в 2019 году. О существовании сайта https://ryboedov.ru нашему доверителю могло было бы стать известно только из Интернета, однако такой информации обнаружено не было. Возможно, данного сайта не было на первых страницах основных поисковых систем интернета - Яндекса Рамблера и Гугла. И, поскольку лицо, подавшее возражение, и правообладатель ведут свою деятельность в разных регионах России- ИП Аджимуратов Э.А. в Москве, а ООО "Корзинка-6" и ООО «РЫБОЕДОВ» (прежний и действующий правообладатель оспариваемого товарного знака) в городе Липецке и Липецкой области, на момент подачи заявки на товарный знак № 827532, заявителю не было известно о конкуренте со сходным наименованием и его продукции в другим регионе России.

При регистрации оспариваемого товарного знака экспертизой не были выявлены используемые третьими лицами в сети Интернет сходные обозначения, в частности не выявлен ресурс https://ryboedov.ru.

На этих основаниях правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №827532, а в удовлетворении возражения отказать.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

10. Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подтверждающих проведение поиска на новизну обозначения РЫБОЕДОВ перед подачей заявки BASF SE;

11. Информация с сайта https://egrul.nalog.ru о компании ООО «РЫБОЕДОВЪ»;

12. Распечатка с сайта https://ryboedov.ru/about/ из раздела «О компании»;

13. Фото магазинов правообладателя;

14. Распечатка с сайта компании Меридиан.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.10.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия.

При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый словесный товарный знак «» по свидетельству №827532 состоит из словесных элементов «РЫБОЕДОВ», «рыбная лавка», выполненных буквами русского алфавита, а также изображения волны и красной галочки рядом со словом “РЫБОЕДОВ”. Товарный знак охраняется в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, с указанием словесных элементов “рыбная лавка” в качестве неохраняемых.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Возражение подано Индивидуальным предпринимателем Аджимуратовым Э.А., деятельность которого связана, главным образом, с продажей рыбы и морепродуктов посредством интернет-сайта и обработки интернет-заказов под обозначением “”.

Поскольку заинтересованными могут быть признаны не только производители товаров/услуг, но и иные лица, участвующие в гражданском обороте товаров/услуг, стремящиеся к использованию в гражданском обороте обозначений, тождественных или сходных с оспариваемым товарным знаком, то вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о заинтересованности ИП Аджимуратова Э.А. в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №827532 по основаниям, приведенным в возражении.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Отдельного внимания в настоящем деле заслуживает вопрос о том, какой именно объект понимается под предприятием с учетом положений статьи 132 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, ссылающегося на норму пункта 2 статьи 132 Кодекса в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно доводам возражения, лицо, подавшее возражение, считает, что ему принадлежит право на коммерческое обозначение «», сходное по его мнению с оспариваемым товарным знаком. Учитывая изложенное следует признать ИП Аджимуратова Э.А. заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 827532.

Коллегия проанализировала представленные с возражением документы и установила следующее.

Согласно представленным сведениям сайт https://ryboedov.ru. представляет собой электронную площадку для размещения заказов на покупку рыбы и мясной продукции, был создан в 2015 году, однако его администратором было другое лицо.

В 2017 году право администрирования доменного имени "https://ryboedov.ru" было передано лицу, подавшему возражение. Согласно представленной выписке национального регистратора «RUCenter» ИП Аджимуратов Э.А. приобрел права администрирования сайтом https://ryboedov.ru с 16.06.2018 г. Распечатка архивной версии сайта за 2019 год отображает присутствие в разделе «о Компании» контактов ИП Аджимартова Э.А., как владельца сайта, а также обозначения «» в верхнем левом углу каждой страница сайта.

Таким образом, использование обозначения «» на принадлежащем лицу, подавшему возражение, интернет-сайте https://ryboedov.ru в целях индивидуализации ИП Аджимуратова Э.А. началось в 2019 году. До этого момента в разделе «О Компании» присутствовало указание на ООО «Рыбоедовъ».

Таким образом, обозначение «» в разные периоды времени использовалось разными лицами для индивидуализации одних и тех же услуг по реализации морепродуктов и рыбы, что исключает возможность ассоциаций данного обозначения с деятельностью только одного субъекта хозяйственной деятельности.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства о принадлежности ему на праве собственности или аренды какого-либо объекта недвижимости, являющегося торговым или производственным предприятием в области деятельности оспариваемых товаров 31 класса МКТУ или услуг 35 класса МКТУ, а также размещения вывески с обозначением «» на соответствующем предприятии. При этом использование «» на интернет-сайте само по себе не означает возникновение права на коммерческое обозначение. Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо доказать наличие функционирующего предприятия как имущественного комплекса, который, в случае с предприятием торговли через интернет-заказы должен иметь помимо сайта, склад товаров (арендуемый или принадлежащий на праве собственности), электронную платежную систему или кассовый аппарат, надлежащим образом зарегистрированный, иметь в штате или на условиях гражданских договоров сотрудников склада и доставки, и так далее. В данном случае подобных документов с возражением не представлено.

Представленные сведения о необходимости рассматривать интернет-сайт в качестве имущественного комплекса лицом, подавшим возражение, представлены оценки стоимости сайта и его индекса качества, которые отображают рыночную стоимость в 7 миллионов рублей и индекс качества 510, сами по себе не могут служить основанием для вывода о признании сайта https://ryboedov.ru имущественным комплексом. Кроме того, коллегия не может соотнести цифру индекса качества – 510 с иными компаниями в области продажи товаров, так как приведенные для сравнения сайты юридических компаний «Городисский и партнёры», «Союзпатент» и «Патентус» никак не связаны с реализацией рыбной продукции и каких-либо иных продуктов питания, поэтому коллегия полагает приведенное сравнение нерелевантным.

Что касается представленных отчетов об индексе качества сайта, которые отображают показатели в 2000 посетителей сайта в день и 4000 просмотров в день, то опять же у коллегии отсутствуют данные для сопоставления интенсивности просмотров сайта с другими сайтами для продажи товаров, чтобы оценить степень известности потребителям обозначения «». Более того финальные цифры о количестве посетителей получены на дату составления отчета от 04.04.2022, что позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В подтверждение фактической реализации товаров представлены бланки заказов, датированы 2020-2021 годами, то есть позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака или немногим ранее даты 16.10.2020.

Таким образом, ввиду установленных обстоятельств отсутствия признаков наличия предприятия как имущественного комплекса, использования обозначения «» сначала одним лицом (ООО «Рыбоедов до конца 2018 года включительно), а затем другим лицом (ИП Аджимуратовым Э.А. с 2019 года по настоящее время), непродолжительности периода фактического оказания услуг реализации под обозначением «» (с 2020 года согласно представленным бланкам заказов), отсутствия доказательств приобретения обозначением известности на определенной территории на дату, предшествующую 16.10.2020, отсутствует совокупность условий, подтверждающих возникновение и наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение «» на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Соответственно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №827532 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения), не подтверждены материалами возражения.

Доменное имя и интернет-сайт не являются средствами индивидуализации, исключительное право на само по себе доменное имя или сайт как на коммерческое обозначение возникнуть не может. Для того, чтобы обозначение, входящее в состав доменного имени, приобрело статус коммерческого обозначения, оно должно отвечать требованиям, предъявляемым действующим законодательством к коммерческим обозначениям.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Способность товарного знака ввести в заблуждение потребителей не является очевидной и может определяться через ассоциативный ряд при восприятии потребителем оспариваемого товарного знака, вызывая у него не соответствующие действительности представления о лице, оказывающем услуги под этим товарным знаком.

Сам по себе факт использования обозначения «» и доменного имени https://ryboedov.ru, сходного c оспариваемым товарным знаком "", до даты его приоритета лицом, подавшим возражение, не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, а также производителя товаров 31 класса МКТУ в отношении которых оспаривается регистрация товарного знака по свидетельству №827532.

Самостоятельное использование обозначение «» в целях индивидуализации деятельности только ИП Аджимуратова Э.А. началось за год до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что является недостаточным для возникновения широкой известности и узнаваемости этого обозначения. Само по себе создание и наполнение сайта является подготовительной деятельностью к осуществлению непосредственно услуг по продаже товаров.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего эти услуги, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителя стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком "", использовавшимся для маркировки этих услуг, и лицом, подавшим возражение – ИП Аджимуратов Э.А..

Однако материалы возражения не содержат документов, которые могут служить таким доказательством. Что касается указанных в возражении статистических данных о посещаемости сайта https://ryboedov.ru, то они не отображают восприятия потребителями оспариваемого товарного знака в качестве способного или неспособного ввести в заблуждение потребителей.

Отдельно следует заметить, что представленные с возражением документы никак не иллюстрируют деятельность лица, подавшего возражение, относительно производства товаров 31 класса МКТУ. При выступлении на заседании коллегии также было пояснено, что ИП Аджимуратов Э.А. специализируется исключительно на реализации рыбной продукции, но не на ее производстве.

Учитывая изложенные выше сведения у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака обозначением, порождающим в сознании потребителя представление о лице, производящем товары 31 класса МКТУ и оказывающим услуги, включенные в 35 класс МКТУ оспариваемой регистрации, которое не соответствует действительности, что свидетельствует о том, что товарный знак по свидетельству №827532 не нарушает требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №827532.