Международная регистрация знака «EVO GOLD» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 13.11.2020 с конвенционным приоритетом от 25.09.2020 за №1571261 в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя «JT International SA», Швейцария (далее – заявитель).

Роспатентом 10.12.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571261 в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Указанное решение было принято по результатам экспертизы, согласно которому знак по указанной международной регистрации в отношении товаров 34 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения:

- с обозначением «» по заявке №2020713746, с датой приоритета от 18.03.2020, поданной на имя Меркенбюро Книйфф эн Партнерс Б.В., в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- с товарными знаками «» по свидетельству №524727, «» по свидетельству №524726, «» по свидетельству №448919, «» по свидетельству №448918 приоритет от 22.06.2010, «» по свидетельству №539402 приоритет от 28.06.2013, «» по свидетельству № 57244 приоритет от 12.03.1976, «» по свидетельству № 605422 приоритет от 19.10.2015, «» по свидетельству №448920, «» по свидетельству №449436, «» по свидетельству №431657 приоритет от 11.03.2010, «» по свидетельству №423480 приоритет от 11.01.2010, «» по свидетельству № 431659, «» по свидетельству № 431658, «» по свидетельству №670627 приоритет от 06.04.2017, «» по свидетельству №521780, «» по свидетельству №94239 приоритет от 28.06.1990, «» по свидетельству №661430, «» по свидетельству №651604 приоритет от 29.11.2016, зарегистрированными на имя Филип Моррис Продактс С.А., Швейцария, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству №561148 приоритет от 07.10.2014, зарегистрированным на имя Филип Моррис Брэндс Сарл, Швейцария, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- со знаком «» по международной регистрации №1206608, правовая охрана которому предоставлена на имя Хомяка Сергея Петровича, Украина, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ;

- со знаком «GOLD» по международной регистрации №795538, правовая охрана которому предоставлена на имя Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Словесный элемент «GOLD» является неохраняемым элементом обозначения, поскольку не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении от 05.10.2022, а также дополнениях к нему, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- права на регистрацию заявки № 2020713746, указанной в качестве противопоставления, в настоящее время уступлены заявителю. В связи с этим данная заявка уже не может являться препятствием для регистрации международного товарного знака № 1571261;

- компания Филип Моррис Продактс С.А., являющаяся правообладателем серии противопоставленных товарных знаков, предоставила письмо-согласие на регистрацию и использование знака по международной регистрации №1571261 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

- в заявленном обозначении главным элементом, идентифицирующим линейку продукции, является словесный элемент «EVO», а слово «GOLD» является дополнительным и означает «золотой», «золотистый», «жёлтый», соответственно, в целом потребитель воспримет заявленное обозначение «EVO GOLD» на упаковке табачной продукции как обозначение продукта общей линейки «EVO», разновидность «золотой», «золотистый», «жёлтый»;

- противопоставленный международный товарный знак №795538 со словесным элементом «GOLD» вызывает другие смысловые ассоциации, связанные с драгоценным металлом, сокровищем, поскольку представляет собой единственное слово, воспринимаемое как существительное, имеющее значение «золото», «сокровище», «богатство»;

- в противопоставленном комбинированном товарном знаке по свидетельству №561148 главную роль при восприятии товарного знака имеет главный и очень известный словесный элемент «MARLBORO», а словесный элемент «GOLD» играет вспомогательную роль, указывая на конкретный продукт под общим брендом «MARLBORO»;

- известность бренда «MARLBORO» настолько велика (в международном масштабе и в России), что совершенно невозможно представить себе, что потребитель сможет перепутать продукт «MARLBORO GOLD» и «EVO GOLD»;

- указанные отличия сопоставляемых обозначений, приводят к отсутствию сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками по свидетельству №561148, по международной регистрации №795538, кроме того, визуальное и фонетическое несходство сравниваемых обозначений обуславливается наличием в составе заявленного обозначения слова «EVO», отсутствующего в составе обоих противопоставленных товарных знаков, а также наличием дополнительных словесного и графических элементов в составе товарного знака № 561148;

- заявитель согласен с мнением экспертизы об исключении из правовой охраны словесного элемента «GOLD» заявленного товарного знака;

- действие правовой охраны международного товарного знака № 1206608 прекращено в связи с истечением срока её действия. В связи с этим данный товарный знак уже не может быть препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- компания Филип Моррис Продактс С.А., являющаяся правообладателем остальных противопоставленных товарных знаков, предоставила письмо-согласие на регистрацию и использование знака по международной регистрации №1571261 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1571261 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

В материалы дела заявителем представлен оригинал упомянутого выше письма-согласия [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (25.09.2020) знака по международной регистрации №1571261 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким - либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак «EVO GOLD» по международной регистрации №1571261 является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «Raw or manufactured tobacco; smoking tobacco, pipe tobacco, hand-rolling tobacco, chewing tobacco, snus; cigarettes, tobacco sticks for smoking; tobacco products to be heated; all the aforementioned products not including cigars, cigarillos» (перевод на русский язык: «табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, папиросы, сигареты-стики для курения, изделия табачные, предназначенные для использования в нагретом виде; вся вышеуказанная продукция, не включая сигары, сигариллы»).

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «GOLD», являющийся лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает «золото» (https://translate.google.com/).

Согласно Энциклопедическому словарю. 2000. (https://dic.academic.ru/), словесный элемент «золото» означает (лат. Aurum ) Au, химический элемент I группы периодической системы. Благородный металл желтого цвета.

На основании указанного смыслового значения словесного элемента «GOLD», оно в отношении товаров 34 класса МКТУ, относящихся к табачной продукции, будет являться семантически нейтральным, восприниматься потребителями как фантазийное обозначение, поскольку не указывает ни на свойства, ни на качество, ни на назначение, ни на какие-либо иные характеристики данных товаров. В этой связи у коллегии нет оснований для признания словесного элемента «GOLD» описательным, необходимым для использования его различными субъектами хозяйственной деятельности при маркировке однородных товаров 34 класса МКТУ в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GOLD», соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия знака по международной регистрации №1571261 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что права на противопоставленное обозначение «» по заявке №2020713746 были переданы заявителю. В связи с чем, данное противопоставление может быть снято.

Согласно сведениям сайта ВОИС https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/срок действия правовой охраны знака «» по международной регистрации №1206608 на территории Российской Федерации истёк 30.12.2023, следовательно, данное противопоставление может быть снято.

Кроме того, компанией Филип Моррис Продактс СА – правообладателем противопоставленных товарных знаков «» по свидетельству №524727, «» по свидетельству №524726, «» по свидетельству №448919, «» по свидетельству №448918, «» по свидетельству №539402, «» по свидетельству № 57244, «» по свидетельству № 605422, «» по свидетельству №448920, «» по свидетельству №449436, «» по свидетельству №431657, «» по свидетельству №423480, «» по свидетельству № 431659, «» по свидетельству № 431658, «» по свидетельству №670627, «» по свидетельству №521780, «» по свидетельству №94239, «» по свидетельству №661430, «» по свидетельству №651604, предоставлено письмо-согласие [1], в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1571261 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;

3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Что касается анализа заявленного обозначения «EVO GOLD» и остальных противопоставленных товарных знаков «» по свидетельству №561148, «GOLD» по международной регистрации №795538, в которых индивидуализирующими элементами или акцентирующими в первую очередь на себя внимание потребителя являются словесные элементы «gold» и «GOLD», коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые обозначения имеют высокую степень фонетического сходства за счет полного фонетического вхождения словесных элементов «gold» и «GOLD» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение.

Согласно вышеуказанному общедоступному словарно-справочному изданию, словесный элемент «GOLD» является лексической единицей английского языка и в переводе означает «золото», в силу чего сравниваемые обозначения являются семантически сходными, поскольку имеет место подобие заложенных в обозначениях понятий и идей. Мнение заявителя о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки будут восприниматься потребителями в разных значениях, является неубедительным, поскольку словесные элементы в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке по международной регистрации №795538 не связаны между собой по смыслу и грамматически, ввиду чего экспертиза может проводиться по каждому словесному элементу в отдельности.

Исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита ведет к выводу о графическом сходстве обозначений, более того, данный критерий является второстепенным в силу словесного характера заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №795538 и отсутствия в них каких-либо графических элементов.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что анализируемые товары следует признать однородными, поскольку они объединены родовым понятием «табачные изделия и их части, принадлежности курительные», соответственно, они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения, ассоциируются друг с другом в целом и могут быть смешаны в глазах потребителей на рынке товаров. Следовательно, знаку по международной регистрации №1571261 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 10.12.2021.