Обозначение по заявке №2012718824 с приоритетом от 07.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 17, 19 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.
Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено комбинированное обозначение, представляющее прямоугольник оранжевого цвета, на котором расположены словесные элементы «Top Shingle», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Знак заявлен в белом, оранжевым цветовом сочетании.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя иного лица знаками:
- «Шингл» по свидетельству №264680 с приоритетом от 08.01.2003 в отношении товаров 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 17, 19 и услугам 37 классов МКТУ [1];
- «SHINGLAS» по свидетельству №308323 с приоритетом от 03.06.2005 в отношении товаров 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 17, 19 и услугам 37 классов МКТУ [2];
- «ШИНГЛАС» по свидетельству №237205 с приоритетом от 21.11.2001 в отношении товаров 17, 19 и услуг 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 17, 19 и услугам 37, 42 классов МКТУ [3];
- «SHINGLAS» по свидетельству №287866 с приоритетом от 20.05.2004 в отношении товаров 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 17, 19 и услугам 37 классов МКТУ [4];
- «SHINGLES» по свидетельству №289343 с приоритетом от 17.06.2004 в отношении товаров 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 17, 19 и услугам 37 классов МКТУ [5].
По мнению экспертизы, в заявленном обозначении «Top Shingle» элемент «Shingle» является «сильным» элементом, поскольку несет основную семантическую нагрузку, а словесный элемент «Top» относится к описательным элементам в силу указания на свойства и качество товара, в силу чего не придает слову «Shingle» дополнительной различительной способности.
В палату по патентным спорам поступило возражение от 13.08.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
- товарные знаки по свидетельствам №264680, №237205, №287866, №289343, №308323 не являются сходными до степени смешения с заявленным комбинированным обозначением со словесным элементом «Тор Shingle» по графическому, звуковому и семантическому признакам;
- сравниваемые обозначения не имеют смыслового сходства, так как вызывают различные ассоциации и восприятие в сознании потребителя, не имеют визуального сходства, так как производят различное зрительное впечатление, исполнены различными шрифтами, алфавитами и имеют различные внешние границы и цветовое исполнение, не имеют звукового сходства, так как имеют разный состав слов, букв, звуков, слогов в словах, различное их произношение, ударение и звуковое восприятие;
- словесный элемент «Тор», указанный экспертизой как «слабый», имеет разные семантические значения, не указывает ни на свойство, ни на качество заявленных товаров и услуг и не является описательным, в связи с чем является не «слабым» элементом товарного знака, указывающим на вид и свойства товаров и услуг, а, наоборот, усиливающим различительную способность заявленного обозначения «Тор Shingle» по отношению к противопоставленным товарным знакам;
- в настоящее время существует большое количество товарных знаков, принадлежащих различным производителям, которые состоят только из слова «ТОР», т.е. оно является охраняемым товарным знаком;
- что касается словесного элемента «Shingle» заявитель внес изменения в заявку на товарный знак путем уменьшения указанного словесного элемента таким образом, чтобы данный словесный элемент не занимал доминирующего положения в товарном знаке;
- заявленное обозначение активно и широко использовалось заявителем до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака;
- Общество с ограниченной ответственностью "ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗ" активно рекламировало товары с использованием обозначения «Тор Shingle» в сети Интернет при помощи созданного в 1999 году сайта http://www.tegola.ru/.
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 17, 19 и услуг 37, 42 классов МКТУ.
К возражению были приложены копии следующих документов:
1. Инвойс №310168 от 08/03/01 на одном листе;
2. Инвойс №310840 от 11/07/01 на одном листе;
3. Инвойс №31 1558 от 14/11/01 на одном листе;
4. Инвойс №331358 от 04/08/03 на одном листе;
5. Инвойс №331768 от 10/10/03 на одном листе;
6. Инвойс №320349 от 15/04/02 на одном листе;
7. Инвойс №321592 от 03/10/02 на одном листе;
8. Инвойс №321592 от 03/10/02 на одном листе;
9. Инвойс №340156 от 23/02/04 на одном листе;
10. Инвойс №340242 от 09/03/04 на одном листе;
11. Рекламный буклет на 6 листах;
12. Рекламный буклет 2001 на 7 листах;
13. Рекламный буклет на 8 листах;
14. Техническое задание №5 от 14.07.2009 г. на разработку каталога + каталог
- на 8 листах;
15. Дополнительное соглашение №15 от 18.08.2011г. на правки буклета TopShingle;
16. Договор поставки №47 от 12.10.2011г. на 6 листах;
17. Товарно-транспортная накладная №2469 от 13.12.2011 на 4 листах;
18. Товарно-транспортная накладная №13727 от 24.10.2011 на 1 листе;
19. Товарно-транспортная накладная №2410 от 29.11.2011 на 3 листах;
20. Товарно-транспортная накладная №15734 от 08.12.2011 на 3 листах.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (07.06.2012) поступления заявки №2012718824 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.
Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.
Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.
Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:
- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются, в частности, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение является комбинированным, представляющим прямоугольник оранжевого цвета, в котором расположены словесные элементы «Top Shingle», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 17, 19 и услуг 37, 42 классов МКТУ.
На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил ходатайство, в котором ограничил заявленный перечень товаров и услуг следующим образом:
- товары 17 класса МКТУ: кровельные материалы для герметизации; кровельные материалы изоляционные; кровельные материалы теплоизоляционные.
- товары 19 класса МКТУ: картон [битумированный]; кровли неметаллические; материалы строительные неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; черепица неметаллическая.
- услуги 37 класса МКТУ: герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; работы кровельные; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство.
Кроме того, на заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель выразил просьбу о внесении изменений в заявленное обозначение, путем уменьшения размера словесного элемента «Shingle» таким образом, чтобы данный словесный элемент не занимал доминирующего положения в товарном знаке.
Данная просьба была удовлетворена.
Таким образом, заявленное обозначение представляет собой прямоугольник оранжевого цвета, в котором расположены словесные элементы «Top Shingle», где словесный элемент «Top» выполнен крупным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, а словесный элемент «Shingle» выполнен мелким шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.
Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.
Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Шингл», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 17, 19, 35, 37 классов МКТУ.
Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «SHINGLAS», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного домика, расположенного перед словесным элементом. Знак выполнен в черном, белом, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 17, 19, 35, 37 классов МКТУ.
Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «ШИНГЛАС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 17, 19, 37, 42 классов МКТУ.
Противопоставленный знак [4] представляет собой словесное обозначение «SHINGLAS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 17, 19, 37 классов МКТУ.
Противопоставленный знак [5] представляет собой словесное обозначение «SHINGLES», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 17, 19, 37 классов МКТУ.
Противопоставленные знаки [1-5] принадлежат одному правообладателю (ЗАО «ТехноНиколь», Москва).
Коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.
Предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку [1] признано недействительным в отношении товаров и услуг 17, 19 и 37 классов МКТУ (см. решение Роспатента от 23.06.2015).
Предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку [5] признано недействительным полностью (см. решение Роспатента от 23.06.2015).
В связи с чем, противопоставленные товарные знаки [1, 5] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения для товаров и услуг 17, 19 и 37 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-4] показал следующее.
При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «Top Shingle», а противопоставленные знаки - элементы «SHINGLAS»/ «ШИНГЛАС».
Очевидно, что элемент «Shingle» заявленного обозначения и словесные элементы «SHINGLAS»/«ШИНГЛАС» противопоставленных товарных знаков [2-4] близки по произношению (совпадает большинство звуков), однако также наблюдаются отличия по фонетике за счет длины звукоряда (дополнительный слог) и использования различных окончаний. Так, в частности, слова «SHINGLAS»/«ШИНГЛАС» оканчиваются на шипящую согласную, в отличие от слова «Shingle», оканчивающегося на звонкий звук «Л», что придает дополнительные отличия словесным составляющим.
Относительно семантического критерия сходства установлено, что словесные элементы «Top» и «Shingle» заявленного обозначения являются лексическими единицами и переводятся с английского языка следующим образом.
Слово «SHINGLE» имеет значения: 1) стр. кровельная дранка, гонт, гибкая черепица, тонкая доска; 2) амер. разг. вывеска, дощечка с надписью; 3) галька, голыши, галечник; 4) гравий (см. Англо-Русский словарь общей лексики, Новый большой Англо-Русский словарь Апресян, Медникова 1994г; Большой Англо-Русский политехнический словарь 1997г.; Англо-Русский словарь по строительству и новым строительным технологиям 2003г.; Англо-Русский строительный словарь 2012г.).
Кроме того, коллегией принято во внимание, что, несмотря на полисемичность рассматриваемого слова, словари содержат конкретное значение слова в области строительства – кровельная дранка (гибкая черепица – кровельный материал, представляет собой многослойную структуру из битума, стеклоткани и минералов; гонт - тонкие и недлинные деревянные пластинки или дощечки, употребляемые на покрытие крыш), при этом данное значение является первым и наиболее часто употребляемым.
Товарный знак тесно связан с товарами и услугами, в отношении которых он зарегистрирован, в рассматриваемом случае регистрация испрашивается на товары и услуги в области строительства.
Следует обратить внимание, что множество словарных источников при переводе русского слова «гонт» (гибкая черепица) на английский язык дают значение «shingle» (например, «Новый большой русско-английский словарь ABBYY Lingvo», «Русско-английский словарь под общим руководством проф. А.И. Смирницкого», «Русско-английский технический словарь», онлайн-версии).
Наличие всей вышеприведенной информации обуславливает вывод о том, что слово «Shingle» в области строительных материалов напрямую характеризует вид определенного строительного материала – «гибкая черепица» (гонт), то есть является видом товара.
Слово «Top» переводится с английского языка как: верхушка; вершина; макушка; верхний конец, верхняя поверхность, верхняя часть; верх, высшая точка.
Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.
При обращении к словарно-справочным источникам было выявлено, что словесный элемент «Тор» имеет множество смысловых значений, например, он употребляется в значении «отгонять, отгоняться, прибыльная надставка, надземная масса растения, достигать максимума, поверхность бумаги со стороны сукна, укупорочный, головная часть, верхняя строка, крона», а так же «крышка (кастрюли), пробка (бутылки), пучок, глава (семьи, клана, формирования) и т.д. (см. http://translate.academic.ru/top/ru/xx/).
Вместе с тем, словесный элемент «Top» является часто употребимым словом. Так, данное слово часто используется в современном языке, например, «топ-менеджеры» (leading managers, top managers) – руководители организации, которые осуществляют руководство и стратегическое планирование деятельности организации; «top secret» – совершенно секретно (об информации повышенной секретности, касающейся вопросов национальной безопасности); «top news» - главные новости. Оно используется в качестве словесной составляющей, приводящей к созданию устойчивых словосочетаний, обозначающих конкретное понятие.
Однако коллегией палаты по патентным спорам не было выявлено, что применительно к заявленным товарам и услугам слово «Тор» в сочетании с указанием «Shingle» создает устойчивое понятие, обладающее самостоятельной семантикой.
Помимо вышесказанного, коллегия палаты по патентным спорам учла те обстоятельства, что обозначение «Top Shingle» использовалось заявителем с 2005 года, то есть задолго до даты приоритета заявки №2012718824.
Так, корпорация TEGOLA - ведущий европейский производитель гибкой черепицы на битумной основе. В настоящее время корпорация имеет представительства в 73 странах по всему миру; общее число сотрудников в структурах компании превышает 5 000 человек. Начало деятельности компании TEGOLA в России принято отсчитывать с 1987 года, когда в Москве открылось прямое представительство итальянской корпорации. Сегодня TEGOLA занимает прочные позиции в России: она представлена здесь головным офисом в Москве и региональными представительствами во многих городах. Фабрики TEGOLA ежегодно обеспечивают выпуск 11 000 000 кв. м. гибкой черепицы. Модельный ряд гибкой черепицы на сегодняшний день включает 47 моделей и более 100 цветовых решений. Одним из видов продукции корпорации является линейка «Top Shingle», которая начала активно реализоваться на российском рынке по крайней мере с 2001 года. Указанное подтверждено представленными документами: инвойсами, товарно-транспортными накладными, рекламными материалами, договорами поставки, благодарственными письмами.
Кроме того, существует большое количество регистраций, принадлежащих различным производителям, которые состоят только из словесного элемента «ТОР», например: знак «ТОР» по международной регистрации №506536, правообладатель РАЦИОНАЛ Энергии Зюстеме ГмбХ, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 11, 37 классов МКТУ; товарный знак «ТОР» по свидетельству №488852, правообладатель ООО «Рэнэкспо», зарегистрирован в отношении товаров 24, 25, 26 классов МКТУ; товарный знак «ТОР» по свидетельству №485454, правообладатель ИП Бугров Михаил Владимирович, зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ; товарный знак «ТОР» по свидетельству №480126, правообладатель ООО «ШОКОМАСТЕР ЮГ», зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ; товарный знак «ТОР» по свидетельству №467040, правообладатель ТОП-ВОРК ИНДАСТРИ КО, ЛТД., зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ; товарный знак «Тор Топ» по свидетельству №405775, правообладатель ЛАЙОН КОРПОРЕЙШН, зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ; товарный знак «ТОР» по свидетельству №381150, правообладатель Рипаблик Текнолоджиз (ЭнЭй) ЛЛС, зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ.
В связи с чем, следует согласиться, что элемент «ТОР» является слабым, однако он является охраняемым в отношении заявленных товаров и услуг.
Примером также может служить множество регистраций на разных правообладателей в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении заявленных товаров и услуг 17, 19, 37 классов МКТУ («TIP TOP», свидетельство №46744, правообладатель ШТАЛЬГРУБЕР Отто Груббер АГ, Германия, зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 17 класса МКТУ; «HY - ТОР», свидетельство №107829, правообладатель Зе Федерейтед Групп, Инк., США, зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 17 класса МКТУ; «TopService», свидетельство №136313, правообладатель ООО «Национальная Дистрибьюторская Компания «ТОПСЕРВИС», Москва, зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ; «ТОР», свидетельство №158572, правообладатель Акционерное общество закрытого типа «ТОП», Москва, зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 17 и услуг 37 классов МКТУ; «RUSSIAN TOP», свидетельство №246121, правообладатель Фомин А.В., Москва, зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ; «ТОР HOUSE», свидетельство №275341, правообладатель ООО «ТОП ХАУС», Санкт-Петербург, зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ и т.д.).
Следует отметить, что в данных регистрациях элемент «ТОР» в сочетаниях с разными словесными элементами как охраняемыми, так и неохраняемыми (например: «TopService», свидетельство №136313, где словесный элемент «Service» исключен из самостоятельной правовой охраны), является охраняемым.
Указанное свидетельствует о том, что наличие в товарном знаке охраняемого словесного элемента «ТОР» не приводит к выводу о его принадлежности конкретному правообладателю, а все вышеуказанные товарные знаки, в том числе и заявленное обозначение по заявке №2012718824, сосуществуют, не являясь сходными в целом в силу наличия в них иных элементов, как охраняемых, так и исключенных из самостоятельной правовой охраны.
Относительно словесных элементов «SHINGLAS»/«ШИНГЛАС», коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что они не являются лексическими единицами какого-либо языка.
Таким образом, в сравниваемые обозначения заложены разные смысловые понятия, что свидетельствует об отсутствии возможного их смешения в гражданском обороте.
Сравниваемые обозначения различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них словесных элементов, композиционного (наличие разных графических элементов или их отсутствие) и колористического решений, а также за счет использования разных видов шрифта в товарном знаке [3], которым выполнены словесные составляющие знака.
Принимая во внимание установленные выше фонетические, семантические и графические отличия сопоставляемых обозначений, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства до степени смешения.
Сравнение перечней товаров 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которого испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2-4], свидетельствует об их однородности (товары/услуги совпадают или соотносятся как род-вид), что заявителем не оспаривается.
Однако, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.
Как было отмечено выше, «SHINGLE» - это вид товара (гибкая черепица), в связи с чем слово «SHINGLE» характеризует товары 17, 19 класса МКТУ, относящиеся или представляющие собой гонт, т.е. указывает на их вид и свойства, а также связанных с ними услуг 37 класса МКТУ, указывая на назначение и область оказания услуг (строительство и ремонт кровельных покрытий), что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В связи с чем, данный словесный элемент может быть включен в знак как неохраняемый элемент, поскольку не занимает в нем доминирующего положения.