Международная регистрация №1556271 с конвенционным приоритетом от 07.05.2020 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.
Знак Jenbacher по международной регистрации №1556271 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение.
Решение Роспатента от 30.09.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1556271 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком Jenbacher N Oil 40 по международной регистрации № 1556081 [1], правовая охрана которому была предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ.
В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:
- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;
- в приложении к возражению представлен оригинал договора о согласии (и его перевод), заключённый между фирмами Иннио Енбахер ГМБХ унд Ко ОГ и Енбахер ГмбХ;
- согласно указанному договору о согласии фирма Енбахер ГмбХ (Jenbacher GmbH, Germany) дает свое безотзывное согласие на регистрацию товарного знака JENBACHER на имя фирмы Иннио Енбахер ГМБХ унд Ко ОГ (Innio Jenbacher GMBH & Co OG) в отношении товаров, указанных в международной регистрации № 1556271, и его использование на территории Российской Федерации. При этом в договоре о согласии указывается, что указанные фирмы являются родственными (см. пункт “D” договора).
На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.
Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.
C учетом даты (07.05.2020) конвенционного приоритета международной регистрации №1556271 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.
Знак по международной регистрации №1556271 представляет собой словесное обозначение Jenbacher.
Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается для всех товаров 04 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.
Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака Jenbacher N Oil 40 по международной регистрации №1556081 [1].
Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленного знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556271 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ, указанных в международной регистрации, что подтверждается договором о согласии, приложенным к возражению. Кроме того, согласно указанному договору заявитель и правообладатель знака [1] являются родственными компаниями.
Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.
Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.
Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, связанные с наличием в противопоставленном знаке дополнительного словесного элемента OIL, а также буквы N и числа 40.
Учитывая представленные заявителем сведения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака [1] являются родственными (аффилированными) компаниями, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1556271 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.
Следовательно, правомерно противопоставленный экспертизой знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556271 в отношении всех заявленных товаров.
Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.