Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 30.12.2021 возражение компании WePlay Esports Media, INC., США (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1513947.
Международная регистрация №1513947 знака «
» с конвенционным приоритетом от 13.06.2019 произведена Международным Бюро ВОИС 11.10.2019 в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (WePlay Esports Media, INC., 1013 Centre RD STE 403B, Wilmington DE (US)).
Роспатентом 16.03.2021 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1513947 только для заявленных товаров и услуг 09 (в части), 16, 35 (в части), 42 (в части) классов МКТУ с указанием словесного элемента «esports» в качестве неохраняемого согласно требованиям пункта 1 (1), (3) статьи 1483 Кодекса. Для иных заявленных товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ Роспатент пришел к выводу о несоответствии знака по международной регистрации №1513947 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента от 14.07.2021, знак «» по международной регистрации №1513947 является сходным до степени смешения с товарным знаком «
» (свидетельство №564590 с приоритетом от 24.09.2014), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ на имя компании Бейджинг Гамиз Эдж Диджитал Технолоджи Ко., ЛТД, 2нд Флор, Ист Винг, Цзинянь Хотел, Но. 29 Шицзиншань Роуд, Шицзиншань Дистрикт, Пекин, Китай.
Кроме того, в предварительном отказе по результатам экспертизы от 14.07.2021 отмечалось, что позиции «computer peripheral devices» (09 класс МКТУ), «production of video recordings for marketing purposes», «updating and maintenance of information in registries» (35 класс МКТУ), «photographic reporting» (41 класс МКТУ), «rental of computer software» (42 класс МКТУ) дублируются в заявленном перечне товаров и услуг. Заявителю было предложено удалить повторяющиеся позиции на основании подпункта 3 пункта 1497 Кодекса.
В поступившем возражении заявитель, являющийся киберспортивным медиа-холдингом, осуществляющим с 2012 года организацию и трансляцию онлайн-киберспортивных турниров и LAN-финалов, выражает согласие с доводами экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента «esports» и корректирует заявленный перечень товаров и услуг, отказываясь от дублирующих позиций. Также заявитель указывает на наличие рассмотрения в Суде по интеллектуальным правам заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №564590 (дело №СИП-608/2021), в случае удовлетворения которого препятствия для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1513947, по мнению заявителя, отпадут.
В связи с изложенным заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1513947 для всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.
Изучив материалы дела в отсутствие представителя заявителя, надлежащим образом уведомленном о дате, месте и времени рассмотрения поступившего возражения, коллегия находит приведенные в нем доводы убедительными.
С учетом даты (13.06.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1513947 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:
1) приобрели различительную способность в результате их использования;
2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.
Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.
При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.
Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.
Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:
1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.
Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Знак «» по международной регистрации №1513947 с конвенционным приоритетом от 13.06.2019 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде комбинации абстрактных геометрических фигур, а также словесные элементы «weplay!» и «esports», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.
Согласно доводам поступившего возражения правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1513947 испрашивается для индивидуализации широкого перечня товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ (за исключением дублирующих позиций «computer peripheral devices» (09 класс МКТУ), «production of video recordings for marketing purposes», «updating and maintenance of information in registries» (35 класс МКТУ), «photographic reporting» (41 класс МКТУ), «rental of computer software» (42 класс МКТУ)).
Входящий в состав знака по международной регистрации №1513947 словесный элемент «esports» (в переводе с английского языка означает «киберспорт», см. https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=esports) не обладает различительной способностью для заявленных товаров и услуг, указывает на их назначение, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.
Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1513947 для части заявленных товаров и услуг основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ на имя иного лица товарного знака «» по свидетельству №564590 с приоритетом от 24.09.2014.
Вместе с тем при сопоставительном анализе знака «» по международной регистрации №1513947 и противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №564590 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 16.03.2021.
К таким обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №564590 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров и услуг на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2022 года по делу № СИП-608/2021.
Таким образом, прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №564590 устраняет причину для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1513947 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.