Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2008708720 с приоритетом от 25.03.2008 произведена 16.07.2008 за №355060 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Малик Е.П., Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является объемным и представляет собой упаковку для хлебцев. Лицевая сторона упаковки представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку, в левой части которой размещено стилизованное изображение пяти наград, под которым в две строки выполнена надпись «ХЛЕБ вафельный». Справа от надписи размещено стилизованное изображение герба с центральной буквой «Е». В правой и центральной частях этикетки выполнено изображение двух наложенных друг на друга прямоугольных хлебцев, на дальнем конце верхнего хлебца изображена композиция из сыра, помидора и зелени. В нижней левой части этикетки содержится словесный элемент «Елизавета» (первая буква «Е» стилизована также как в изображении герба) и изобразительный элемент, размещенный в нижней части первой буквы «Е», в конце слова изображен знак ®. Все цифры, буквы, слова, кроме "Елизавета", а также изображения наград и знак ® исключены из самостоятельной правовой охраны.

Правовая охрана предоставлена в следующем цветовом сочетании: черный, белый, светло-розовый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, светло-оранжевый, темно-зеленый, светло-коричневый, коричневый, светло-желтый, темно-коричневый, бордовый

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.06.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355060, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- возражение подано заинтересованным лицом, так как правообладатель оспариваемой регистрации и лицо, подавшее возражение, осуществляют свою деятельность в одном сегменте рынка (производство хлебобулочной продукции) и существующая регистрация №355060 затрагивает законные права и интересы лица, подавшего возражение;

- изображение вафельного хлеба в оспариваемом товарном знаке является реалистическим и занимает в знаке доминирующее положение;

- судебными актами установлено, что реалистическое изображение товара, в отношении которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак, является не средством индивидуализации продукции, а обозначением, характеризующим такой товар как хлебобулочные изделия, хлеб вафельный;

- изобразительные элементы вафельного хлеба в оспариваемом товарном знаке не создают оригинальную графическую композицию, обладающую различительной способностью;

- горизонтально-ориентированное расположение хлебцев в оспариваемом товарном знаке, используемое различными производителями, нельзя отнести к оригинальному, способному индивидуализировать продукцию конкретного производителя;

- учитывая «описательный характер» натуралистического элемента и его доминирующее положение следует сделать вывод о том, что регистрация товарного знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 1483 Кодекса, если заявителем на дату приоритета оспариваемого товарного знака не были представлены доказательства приобретения различительной способности обозначения. Однако и в этом случае, натуралистический элемент должен быть признан неохраняемым;

- регистрация оспариваемого товарного знака является ложной в отношении зарегистрированных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, поскольку:

- правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия, а именно хлеб вафельный» и услуг 35 класса МКТУ «реклама, а именно реклама вафельного хлеба; продвижение товаров для третьих лиц, а именно вафельного хлеба»;

- при этом данный знак содержит конкретное наименование товара (ХЛЕБ ВАФЕЛЬНЫЙ) и конкретный изобразительный элемент (натуралистическое изображение двух кусочков вафельного хлеба):

- однако товар «хлеб вафельный» не относится к родовой группе товаров 30 класса МКТУ (хлебобулочные изделия), в отношение которых товарный знак зарегистрирован, а относится к товарам «мучные кондитерские изделия, а именно хлеб вафельный»;

- оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, так как приобретение одним из субъектов предпринимательской деятельности (в данном случае правообладателем) исключительных прав на использование описательного натуралистического изображения товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак, противоречит общественным интересам, поскольку лишает всех других производителей хлебцев законного права использовать на этикетке изображение производимой ими продукции, а также ущемляет интересы потребителей, не имеющих возможность узнать из изображения на этикетке какой продукт находится в упаковке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №355060:

«недействительной полностью в отношении всех товаров и услуг, как произведенную в нарушение пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса»,

«либо недействительной частично, а именно исключить из правовой охраны изобразительный элемент, представляющий собой натуралистическое изображение двух кусочков вафельного хлеба в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, за исключением «хлеб вафельный», и услуг 35 класса МКТУ, как произведенной в нарушение пункта 1 статьи 1483 Кодекса».

К возражению были приложены следующие документы:

1. Распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках, включающих словесный элемент «ХЛЕБЦЫ-МОЛОДЦЫ», свидетельства: №446188, №446303, №446187;

2. Копии решений Роспатента от 17.05.2012. по свидетельствам: №446303. №446187, № 446188;

3. Фотографии упаковок со словесным элементом Хлебцы-Молодцы;

4. Распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству №355059;

5. Экспертное заключение по определению стилистических особенностей художественно-графического решения фирменных упаковок вафельного хлеба «Елизавета» от 19.12.2012;

6. Отчет маркетингового исследования «Оценка степени индивидуализирован-ности изображений хлебцев»;

7. Сводная таблица производителей хлебных изделий;

8. Копя протокола осмотра страниц сайта www.AMAPUR.DE от 21.05.2013;

9. Распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам: №448208, №458198, №423606, №423605, №423604, №423603, №366301, №366300, №293947, №304294, №317789, №305690, №305512, №252873, №252872, №252871, №257947, №273789, №248365;

10. Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки;

11. Выдержки: значение публичных интересов;

12. Распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о патентах на изобретения: №2277778, №2277779, №2277780, №2277781, №2277782, №2277783, №2277784, №2277785;

13. Распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о патенте на промышленный образец №62582;

14. Список патентов РФ на изобретения, относящиеся к вафельному хлебу;

15. Распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о патенте на изобретение №2311782;

16. Копии судебных решений.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 14.06.2013, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- положение подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применимо к рассматриваемой ситуации, соответственно нарушения этого положения нет;

- изображение пластин вафельного хлеба в оспариваемом товарном знаке не является доминирующим в целом элементом и носит стилизованный характер;

- что касается довода возражения на наличие в заявке описания заявленного обозначения как на доказательство натуралистического характера изображения пластин вафельного хлеба, то оно не имеет никакой правовой нагрузки;

- представленное лицом, подавшим возражение, Экспертное заключение может рассматриваться только как субъективное мнение частных лиц;

- анализ практики Роспатента в части дискламации изобразительных элементов, имеющих реалистический характер, показывает, что имеются как случаи исключения их охраны таких изобразительных элементов, так и случаи охраны таких изобразительных элементов в композиции товарных знаков в целом;

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, о чем в частности, свидетельствует наличие в центральной части композиции оспариваемого товарного знака изображения комбинированного товарного знака №352501 (Герб, выполненный в яркой цветовой гамме, словесный элемент «Елизавета», буква «Е»), изображения товарного знака № 240281 («Елизавета», приоритет от 22.03.2001);

- оригинальность выполнения словесного элемента «Хлеб вафельный» и других элементов, а также наличие цветовой гаммы;

- различительную способность оспариваемого товарного знака усиливает и сходство изобразительного элемента (стилизованное изображение пластин вафельного хлеб) с внешним видом промышленного образца «Хлебцы вафельные «Елизавета», который охраняется патентом № 72360;

- кроме того, «Хлеб вафельный «Елизавета», изготавливаемый по уникальной технологии на специально закупленном уникальном оборудовании, производится и реализуется с 1999 года по настоящее время. С 1999 года этот продукт неоднократно удостаивался наград на различных конкурсах. Неоднократно публиковалась информация об этой продукции. Своеобразной высокой оценкой качества продукции «Хлеб вафельный «Елизавета» стала сертификация в 2011 году этой продукции Гильдией поставщиков Кремля;

- при предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку не были нарушены требования, содержащиеся в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, так как:

- наличие в оспариваемом товарном знаке изображения кусочка помидора и зелени, не являющихся товарами, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, выполняет функцию привлечения внимания потребителя к возможным вариантам использования того товара, который помещен в упаковку;

- регистрация товарного знака №355060 никоим образом не противоречит общественным интересам. Напротив, она служит развитию добросовестной конкуренции;

- кроме того, правообладатель отмечает, что существует огромное множество упаковок и этикеток для индивидуализации хлебцев, существует много различных форм самих хлебцев, изображения которых (реалистичные или в какой-то мере стилизованные) размещены на таких упаковках и этикетках, в том числе, и пространственно доминируют в них.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №355060.

К отзыву приложены следующие материалы:

17. Распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках №352501, №240281, о патенте №72360 на промышленный образец Хлебцы вафельные «Елизавета», о патенте №2311782 на изобретение «Хлеб вафельный «Елизавета» (варианты) и способ его производства;

18. Образцы упаковок хрустящих хлебцев;

19. Рекламные материалы: буклеты вафельного хлеба «Елизавета», календари;

20. Копия Технических условий ТУ 9118-001-00347028-99 Вафельный хлеб «Елизавета»;

21. Копия распечатки УДК 664.664.3;

22. Копии документов, связанных с созданием, изготовлением упаковки «Вафельный хлеб «Елизавета»;

23. Копии дипломов, свидетельств;

24. Копии распечаток из СМИ;

25.Сведения об объемах реализации товара «Вафельный хлеб «Елизавета»;

26. Сведения о деятельности лицензиата ООО «Елизавета»;

27. Копия Удостоверения Гильдии поставщиков Кремля;

28. Копия авторского договора от 04.07.2005;

29. Сведения с примерами зарегистрированных объемных и комбинированных товарных знаков;

30. Распечатки статей из «Системы КонсультантПлюс».

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены Пояснения на отзыв правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, выражает несогласие с выводами правообладателя считая их ошибочными;

- довод правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак приобрел дополнительную различительную способность не доказан;

- кроме того, оспариваемый товарный знак включает охраняемые обозначения, представляющие собой охраняемые средства индивидуализации лиц, не являющихся заявителем по соответствующей заявке, что дает основания для вывода о том, что зарегистрированное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- а также размещение в оспариваемом товарном знаке наград и иных средств индивидуализации следует признать противоречащим общественным интересам.

К пояснению были приложены следующие материалы:

31. Судебные акты;

32. Выдержки из сети Интернет;

33. Выписка из Единого реестра индивидуальных предпринимателей;

34. Копии упаковок продукции.

35. Изображения наград, размещенных на товарных знаках №355059, №355060, №355061, №355062;

36. Распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках №240281, №230313, №230399.

На заседании коллегии (04.04.2013) лицо, подавшее возражение, заявило ходатайство об отводе всему составу коллегии, мотивируя тем, что состав коллегии не правомочен. Кроме того, в состав коллегии по рассмотрению данного возражения, входят специалисты, фамилии которых отсутствуют в утвержденном приказом Роспатента от 22.02.2088 №32 списке специалистов. Данное ходатайство было коллегией Палаты по патентным спорам отклонено ввиду того, что оно не соответствует нормам пункта 4.2 Правил ППС.

Что касается доводов, указанных в Пояснении к отзыву правообладателя, представленном на заседании коллегии (04.09.2013), то следует отметить, что они содержат обоснования неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, отсутствующие в возражении от 14.06.2013 и считаются изменяющими мотивы возражения. Такие основания могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Относительно документов (31-35), представленных на заседании коллегии (04.09.2013) лицом, подавшим возражение, и являющихся дополнением к возражению, следует отметить, что в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем они не подлежат учету в рамках рассмотрения возражения от 14.06.2013.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (25.03.2008) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №355060 включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности:

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 2.5.2 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.Оспариваемый товарный знак по свидетельству №355060 является объемным и представляет собой упаковку для хлебцев. Лицевая сторона упаковки представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку, в левой части которой размещено стилизованное изображение пяти наград, под которым в две строки выполнена надпись «ХЛЕБ вафельный». Справа от надписи размещено стилизованное изображение герба с центральной буквой «Е». В правой и центральной частях этикетки выполнено изображение двух наложенных друг на друга прямоугольных хлебцев, на дальнем конце верхнего хлебца изображена композиция из сыра, помидора и зелени. В нижней левой части этикетки содержится словесный элемент «Елизавета» (первая буква «Е» стилизована также как в изображении герба) и изобразительный элемент, размещенный в нижней части первой буквы «Е», в конце слова изображен знак ®. Все цифры, буквы, слова, кроме «Елизавета», а также изображения наград и знак ® исключены из самостоятельной правовой охраны.

Правовая охрана предоставлена в следующем цветовом сочетании: черный, белый, светло-розовый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, светло-оранжевый, темно-зеленый, светло-коричневый, коричневый, светло-желтый, темно-коричневый, бордовый

Оспариваемый товарный знак представляет собой объемное обозначение с нанесенным на него изображением в виде этикетки, содержащей словесные и изобразительные элементы.

Законодательство о товарных знаках допускает предоставление правовой охраны в качестве товарных знаков, знаков обслуживания этикеткам, что следует из положений пункта 3.1. Правил. Как известно, этикетка служит источником информации о товаре, что предопределяет включение в ее состав элементов, характеризующих продукцию.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что изображение двух пластин вафельного хлеба занимает доминирующее положение в знаке, что противоречит нормативным требованиям.

Однако, на основании положений пункта 14.4.1 Правил при определении доминирующего положения следует учитывать смысловое и/или пространственное значение конкретного элемента.

В этой связи следует отметить, что изображение хлебцев по сравнению с размерами этикетки занимает незначительную площадь, помещено в периферийной зоне, а смысловое наполнение знака в целом определяется совокупностью таких элементов как «хлеб вафельный Елизавета». В силу данных обстоятельств коллегия не усматривает доминирования обозначенных элементов.

Что касается довода об исключении изображения хлебцев из самостоятельной правовой охраны, то он также не может быть признан убедительным. Обращение к спорному знаку показывает, что он состоит из большого количества изобразительных, словесных и цифровых элементов, часть из которых отнесена к неохраняемым элементам товарного знака. При этом все словесные и изобразительные элементы основной этикетки (раппорта) создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, что достигается за счет их оригинального взаимного расположения и общей цветовой гаммы. В анализируемом случае изображение хлебцев не подлежит самостоятельному прочтению, а является одним из элементов в ряду других.

Сторонами приведены примеры зарегистрированных товарных знаков, в которых подобные изобразительные элементы как включены в объем правовой охраны, так и выведены из него.

Приведенные примеры не могут быть приняты во внимание. Каждый такой товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, возражения по ним не были предметом рассмотрения палатой по патентным спорам и решения по ним не являются предметом данного спора.

Фактические данные об использовании изображения хлебцев иными производителями идентичной продукции в составе своих средств индивидуализации свидетельствуют о том, что спорная регистрация не налагает запрет на использование хлебцев как таковых, а принципиальное значение имеет характер графической проработки изобразительных элементов и их композиционного включения в знак, т.е. использование результатов оригинальной дизайнерской идеи.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на решения Роспатента и судов, то следует отметить, что в них не оценивалась охраноспособность оспариваемого товарного знака. В представленных решениях исследовался вопрос о сходстве оспариваемого товарного знака и товарных знаков по свидетельствам: №446188, №446303, №446187 – (1) лица, подавшего возражение. При этом в основу вывода о сходстве знаков было положено использование подобного композиционного решения.

Относительно Экспертного заключения (5), проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз дизайнеров России», следует отметить, что оценка охраноспособности товарного знака проверяется согласно требованиям и нормам действующего законодательства. В силу изложенного указанное Заключение представляет собой частное мнение конкретных лиц и не может служить основополагающим источником для вывода об отсутствии охраноспособности товарных знаков.

Довод лица, подавшего возражения, о недоказанности приобретения этикеткой различительной способности, в данном случае не имеет принципиального значения для решения спора, поскольку оспариваемый товарный знак изначально уже обладает признаками, необходимыми и достаточными для его запоминания и последующего воспроизведения потребителями.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак соответствует нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Одним из требований при подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака является приведение перечня товаров/услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация, в соответствие с Международной классификацией товаров и услуг, учрежденной Соглашением о классификациях (Ниццкое соглашение), (далее – МКТУ). Заглавия классов МКТУ содержат общие названия товаров, которые не могут включить все позиции товаров, относящихся к данному классу. В этой связи для более четкой классификации товаров, необходимо использовать не только общее название класса, но конкретизировать товар (пункт 1 МКТУ - Общая часть. Руководство по применению).

Поскольку перечень товаров 30 класса МКТУ не содержит такой позиции товаров как «хлеб вафельный», то он должен быть проклассифицирован общими понятиями (хлебобулочные изделия).

Учитывая, что правовая охрана оспариваемого товарного знака распространяется на товары 30 классы МКТУ «хлебобулочные изделия, а именно хлеб вафельный», услуги 35 класса МКТУ «реклама, а именно реклама вафельного хлеба; продвижение товаров для третьих лиц, а именно вафельного хлеба», то обстоятельства, свидетельствующие о том, что оспариваемый товарный знак может быть признан ложным для товаров и услуг отсутствуют.

Таким образом, оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 3 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода по противоречию спорного знака общественным интересам следует отметить, что лицо, подавшее возражение, строит свое умозаключение на том основании, что предоставление исключительного права в таком виде лишает иных производителей хлебцев использовать изображение хлебцев в составе своих средств индивидуализации. Однако данные взаимоотношения регулируются положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В свою очередь, положения статьи 6.quinquies B 3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности гласят, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не может признать соответствующий довод убедительным, поскольку лицо, подавшее возражение, усматривает противоречие публичному порядку в силу несоответствия знака требованиям законодательства о товарных знаках.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 14.06.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №355060.