Обозначение по заявке №2021759040 подано на регистрацию 14.09.2021 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 24.10.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759040 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «OMAGAD» представляет собой Интернет-мем, вследствие чего использование заявленного обозначения в качестве товарного знака не позволит идентифицировать его с конкретным изготовителем, то есть данное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ст. 1477 Кодекса), в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как в целом не обладающее различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Обозначение «OMAGAD» (искаженная фраза «О май гад, о май гад / Oh my God, Oh my God») представляет собой Интернет-мем, появившийся в 2017 году и получивший широкую популярность в сети Интернет, является общеупотребимым выражением, используется широким кругом лиц (англ. meme — в меметике единица передачи культурной информации, распространяемая от одного человека к другому посредством имитации, научения. Понятие мема и его концепция были разработаны Ричардом Докинзом в 1976 году в книге «Эгоистичный ген». Эта идея рассматривается и в книге Дугласа Рашкоффа «Медиавирус»: мемы рассматриваются в связи с их способностью распространяться по каналам СМИ и Интернет, вызывая социально значимые последствия (например, влиять на выборы политиков, изменять общественные убеждения, воздействовать на детскую аудиторию и проч.) / См. Интернет https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/78291), что подтверждается данными сети Интернет (см., например, https://yandex.ru/q/question/chto_za_mem_omagad_o magad_i_otkuda_on_72290531/?ysclid=l5kf3ddx9f84 012886; https://memepedia.ru/omagadomagad/?ysclid=l5kf3bskwq833495954), вследствие чего использование заявленного обозначения в качестве товарного знака не позволит идентифицировать его с конкретным изготовителем, то есть данное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, поскольку может быть использовано в гражданском обороте любым производителем при маркировке товаров/услуг в качестве информации для привлечения потребителя и будет являться описательной характеристикой товаров/услуг с целью продвижения товаров/услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.02.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен сократить заявляемый перечень товаров и просит зарегистрировать заявляемое обозначение в отношении только товаров 30 класса МКТУ «гренки; сухари»;

- заявленное обозначение «OMAGAD» является эрративом (намеренно искаженным вариантом) фразы «Oh my God», но мем «ОМАГАД ОМАГАД» является эрративом в еще большей степени, так как, в отличие от оригинальной фразы, выполнен кириллицей;

- заявленное обозначение «OMAGAD» (выполненное латиницей и не повторяемое дважды, не соединенное с изображением кота) не является интернет-мемом в том виде, как последний был создан и получил популярность;

- в отличие от мема, выражающего преувеличенное удивление и страх по незначительному поводу, исходная фраза (и ее эрратив «OMAGAD») может использоваться для выражения целой гаммы чувств и эмоций в зависимости от контекста, в том числе удивление и восхищение, неожиданную радость, восторг;

- заявленное обозначение «OMAGAD» не является описательным, изначально обладает различительной способностью и не утратило ее на дату подачи заявки;

- путем домысливаний, дополнительных рассуждений потребитель может прийти к выводу о том, что товары, вероятно, обладают какими-то необычными, удивительными характеристиками, но конкретных указаний на эти характеристики обозначение не содержит;

- кроме того, нет оснований полагать, что слово «OMAGAD» относится к терминам из сферы производства хлебобулочных изделий, так как оно не приводится в специализированной литературе из этой области, а также не является общепринятым наименованием и не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров какого-либо вида;

- заявленное обозначение не является описательным, изначально обладает различительной способностью и может выполнять функцию индивидуализации заявляемых товаров;

- все слова, используемые на территории Российской Федерации, и исконно русские, и заимствованные, и неологизмы, являются общеупотребимыми. Но это не означает, что они не обладают различительной способностью в отношении конкретных товаров и услуг и не могут выполнять функцию их индивидуализации;

- в решении Роспатента не содержится никаких доказательств того, что слово «OMAGAD» используется для маркировки сухариков и гренок, а также в рекламе этих товаров одновременно множеством производителей и продавцов такого рода продукции, ни в настоящее время, ни до даты подачи рассматриваемой заявки;

- до вынесения решения об отказе в регистрации заявленному обозначению Роспатент зарегистрировал товарные знаки, являющиеся широко известными интернет-мемами и пригодные для успешного привлечения внимания к очень многим видам товаров/услуг разных производителей

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021759040 в отношении, указанных выше товаров 30 класса МКТУ «гренки; сухари».

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в регистрации на 5 стр.;

2. Скриншот страницы сайта https://vandex.ru/q/question/chtozamemomagad omagad i otkuda on 72290531/?vs c)id=15kf3ddx9f84012886 на 1 стр.;

3. Скриншот страницы сайта https://memepedia.ru/omagad-omagad/?ysclid=lbdd76mq0521052416 на 2 стр.;

4. Скриншот результатов поиска по фразе «о my god» на сайте https://www.kp.ru/, на 1 стр.;

5. Скриншот страницы сайта https://otvet.mail.ru/question/415949237ysclidHdblc3twx0518325924 на 6 стр.;

6. Скриншоты страниц сайтов с предложениями к продаже сухариков «OMAGAD»: сайт заявителя https://averton-snack.ru/catalog/, сайт «Озон» https://www.ozon.ru/product/suhariki-omagad-miks-50sht-po-40g-584906209/?sh=lwEFUh-uVg, сайт «Сбермаркет» https://business.sbermarket.ru/products/20298743-suhariki-pshenichnve-averton-snack-omagad-syr-40-g-151737b?vsclid=ldbpmdgx29250300989, сайт «Фидбэк» https://feedback.com.ru/%DO%Al%Dl%83%Dl0/o85%DO%BO%Dl%80%DO%B8%DO %BA%DO %B8-omagad-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%Dl%81/ - на 5 стр.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 26.06.2023, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 04.08.2023 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 24.10.2022.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2024 по делу №СИП-1177/2023 признано недействительным решение Роспатента от 04.08.2023, которым было отказано в удовлетворении возражения ООО «Эвертон» на решение Роспатента от 24.10.2022 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2021759040, как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Также указанным постановлением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Эвертон» на решение Роспатента от 24.10.2022 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2021759040.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам указано, что административный орган не использовал методологию оценки обозначения применительно к конкретным товарам.

Таким образом, Роспатент должен мотивировать отказ в регистрации товарного знака в отношении каждой товарной позиции исходя из ассоциативных связей потребителей каждого соответствующего товара.

Также, Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на отсутствие в законодательстве запрета на регистрацию интернет-мемов в качестве товарных знаков на имя одного лица, а также на практику регистрации Роспатентом таких интернет-мемов, ссылки на которую привел заявитель кассационной жалобы.

Суд по интеллектуальным правам высказывался о принципиальной возможности регистрации интернет-мемов в качестве товарных знаков (если они применительно к конкретным товарам и услугам соответствуют положениям статьи 1483 Кодекса) при рассмотрении дел № СИП-181/2020, № СИП-763/2021, № СИП-155/2023.

Таким образом, при проверке доводов возражения и анализе охраноспособности спорного обозначения с учетом норм статьи 1477 и пункта 1 статьи 1483 Кодекса административный орган не использовал методологию оценки обозначения применительно к конкретным товарам. В свою очередь, проверяя законность и обоснованность принятого ненормативного правового акта, суд первой инстанции не дал выводам и действиям административного органа надлежащую правовую квалификацию.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.09.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное обозначение «» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Заявленное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, следует согласиться с экспертизой, что обозначение «OMAGAD» действительно может восприниматься как искаженное написание фразы «Oh my God» в значении «О, мой Бог».

Коллегия отмечает, что фраза «Oh my God» может использоваться людьми для выражения различных эмоций в зависимости от ситуации.

Таким образом, даже при указанной семантике заявленное обозначение не может расцениваться как описательное, поскольку не характеризует какие-либо товары, не указывает на их вид, количество, качество, свойства, назначение, ценность, время, место и способ их производства или сбыта, весовые соотношения, материал, сырье, не дает сведений об изготовителе.

Кроме того, коллегия отмечает, что без дополнительных рассуждений и домысливания, а также обладания специальными знаниями в английском языке, рядовому потребителю не будет понятен смысл элемента «OMAGAD», поскольку, все-таки данный словесный элемент представляет собой изобретенное слово, в связи с чем, он не может являться характеристикой вида или свойств каких-либо товаров, не может также нести сведения об изготовителе товаров, следовательно, указанный словесный элемент будет восприниматься как фантазийный.

Также коллегия отмечает, что указанные в решении экспертизы ссылки не могут быть приняты во внимание, поскольку не являются активными, так как при их загрузке страницы не отображаются. При этом, если в поисковой системе Яндекс ввести наименование «OMAGAD», то выявляется информация о том, что «Омагад омагад» – искаженная фраза «О май гад, о май гад / Oh my God, Oh my God», которая идет в связке с изображением котенка с широко раскрытыми глазами.

Данный мем придумала пользователь Елена Репетина, об этом она сама рассказала «Мемепедии». По словам автора, картинку с котом она взяла в одном из пабликов, а потом добавила к ней надпись «омагад». Слово это запомнилось девушке из телепрограммы «Убойной ночи» на телеканале ТНТ, в которой один из участников повторял фразу «О май гад» как «омагад омагад».

Когда и где появился первый вариант мема, Елена не знает. По ее предположению, мем увидели в комментариях «Лентача», куда девушка часто кидает самодельные картинки. Ориентировочно в оригинальном виде пикча появилась в российских пабликах в середине июля 2017 года. Один из первых вариантов мема был опубликован 6 июля 2017 года на сайте «ЯПлакалъ», см. https://memepedia.ru/omagad-omagad/.

Таким образом, несмотря на то, что Интернет-мем действительно появился до даты приоритета заявленного обозначения, из указанной информации невозможно выявить ни автора, ни источников происхождения словесного элемента «OMAGAD».

В связи с чем, указанная информация, не может быть принята во внимание.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары производителя.

Также коллегия не располагает сведениями о том, что производители аналогичной продукции используют обозначение «» для характеристики своих товаров и услуг.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «» по заявке №2021759040 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2023, отменить решение Роспатента от 24.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021759040.