Обозначение по заявке №2017749073, поданной 21.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 12, 16, 20, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «РуссНефть», выполненный буквами русского алфавита, в котором буква «Р» выполнена красным цветом, буква «Н»

- синим цветом, остальные буквы – черным цветом, изобразительный элемент в виде дуги, расположенный слева от словесного элемента, и стилизованное изображение капли, расположенное над буквой «e».

Роспатентом 29.11.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017749073 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6 (2), 6(3) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим:

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «НЕФТЬ» (нефть - природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений. Для получения из неѐ технически ценных продуктов, главным образом моторных топлив (бензин, керосин, дизельное топливо, реактивное топливо), топлива для газовых турбин и котельных установок, смазочных и специальных масел, парафина, битумов для дорожного строительства и гидроизоляции, сырья для химической промышленности, еѐ подвергают переработке / см. Интернет-словари http://dic.academic.ru, http://tolkslovar.ru и др.) в отношении заявленных товаров и услуг 01, 04, 06, 12, 20, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ не обладает различительной способностью, так как указывает вид, состав, назначение товаров и услуг, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с общеизвестным товарным знаком за № 187 – (1) правообладателем которого является Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть», Москва, признанным общеизвестным с 21.11.2016 в отношении товаров и услуг 04, 19, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 01, 04, 06, 12, 16, 20, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ;

- с товарными знаками: по свидетельству №335189, с приоритетом от 07.07.2006 (срок действия регистрации продлѐн до 07.07.2026) – (2); по свидетельству № 335190, с приоритетом от 07.07.2006 (срок действия регистрации продлѐн до 07.07.2026) – (3); по свидетельству № 340215 с приоритетом от 10.07.2006 (срок действия регистрации продлѐн до 10.07.2026) – (4); по свидетельству № 340218 с приоритетом от 10.07.2006 (срок действия регистрации продлѐн до 10.07.2026) – (5); по свидетельству № 391286 с приоритетом от 02.07.2008 (срок действия регистрации продлен до 02.07.2028) – (6); по свидетельству №536159 с приоритетом от 30.10.2013 – (7); по свидетельству №536160 с приоритетом от 30.10.2013 – (8); по свидетельству №579018 с приоритетом от 24.03.2015 – (9); по свидетельству №579019 с приоритетом от 24.03.2015 – (10); по свидетельству №622154 с приоритетом от 14.06.2016 – (11); по свидетельству № 634579 с приоритетом от 12.08.2016 – (12); по свидетельству № 634581 с приоритетом от 19.08.2016 – (13); по свидетельству № 634582 с приоритетом от 19.08.2016 – (14); по свидетельству № 634828 с приоритетом от 10.02.2017 – (15); по свидетельству № 634829 с приоритетом от 10.02.2017 – (16); по свидетельству № 669250 (заявка №2017705018) с приоритетом от 13.02.2017 – (17); по свидетельству № 678195 (заявка №2017745342) с приоритетом от 31.10.2017 – (18), зарегистрированных на имя Публичного акционерного общество «Нефтяная компания «Роснефть», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 01, 04, 16, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком по свидетельству № 392376 с приоритетом от 29.12.2006 (срок действия регистрации продлѐн до 29.12.2026) – (19), зарегистрированным на имя Акционерного общества «КНГ-Машиностроительный Завод Сервис», Краснодарский край, в отношении однородных товаров и услуг 06, 37, 40, 42 классов МКТУ.

В Роспатент 29.03.2019 поступило возражение и 19.04.2019 дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы при наличии товарных знаков и по свидетельствам № 237826, №237827 с более ранним приоритетом от 18.11.2002 – (20, 21), принадлежащих заявителю. При вынесении решений о регистрации товарных знаков компании «РОСНЕФТЬ» экспертиза сочла сравниваемые знаки несходными;

- при наличии ранее зарегистрированных товарных знаков заявителя, которые не претерпевали никаких изменений с 2002 года до настоящего времени и незначительном изменении заявленного обозначения, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в полном объеме;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-19) не являются сходными, так как:

- создают разное общее зрительное впечатление. Так, противопоставленные знаки (1, 2, 3,7-11, 17) является словесными, в то время как заявленное обозначение

– комбинированное. Заявленное обозначение и комбинированные противопоставленные знаки (4-6, 12-16, 18, 19) включают разные изобразительные элементы. Кроме того, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-19) выполнены разными шрифтами;

- с точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы не совпадают по большинству элементов (что подтверждается выводами лингвистической экспертизы);

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-19) имеют различия в семантике, так, в заявленном обозначении словесный элемент «РУСС» (который является охраноспосбным элементом) означает название национальности - русс - руссы (русские). Словесный элемент противопоставленных знаков «РОСНЕФТЬ», предположительно имеет значение или «РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ» или «РОСТ НЕФТИ (рост ее добычи, качества)». Если сравнивать все словесные элементы (РУССНЕФТЬ) заявленного обозначения в целом со словом «РОСНЕФТЬ/ROSNEFT» противопоставленных знаков, то и в этом случае в сравниваемые обозначение заложены разные понятия, даже при общем элементе «НЕФТЬ»;

- словесные элементы «РуссНефть» и «РОСНЕФТЬ» не тождественны по значению. Слова «русский» и «российский» составляют паронимическую пару. Это корневые паронимы, следовательно, они имеют разные корни (что подтверждается выводами лингвистической экспертизы);

- заявитель не согласен с доводом экспертизы относительно того, что словесный элемент «НЕФТЬ» является неохраняемым элементом, поскольку в результате длительного и интенсивного использования заявителем заявленного обозначения оно приобрело различительную способность.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017749073 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем было представлены следующие материалы:

1. Лингвистическая экспертиза сходства языковых единиц «РуссНефть» и «РОСНЕФТЬ», Данилина С.А., 2019г. и приложения к нему;

2. Примеры регистрации товарных знаков, отличающихся одним звуком (товарные знаки «КОРТ» по свидетельству №705739 – (22) и «КУРТ» по свидетельству №701055 – (23)).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.11.2017) поступления заявки № 2017749073 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями подпунктов 2, 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение является комбинированным, включает словесный элемент «РуссНефть», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде стилизованного изображения капли, расположенного над буквой «e», и дуги, расположенной слева от словесного элемента.

Несмотря на то, что словесный элемент «РуссНефть» выполнен в одно слово, визуально части «Русс» и «Нефть» воспринимаются самостоятельными элементами обозначения, поскольку выполнены со смещением по вертикали, каждая часть начинается с заглавной буквы, исполненной разным цветом (буква «Р» выполнена красным цветом, буква «Н» - синим цветом).

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «Нефть» имеет следующее значение – полезное ископаемое, представляющее из себя маслянистую жидкость, продуктами переработки которой являются моторные топлива (бензин, керосин, дизельное топливо, реактивное топливо), топлива для газовых турбин и котельных установок, смазочные и специальные масла, парафин, битумы для дорожного строительства и гидроизоляции, сырье для химической промышленности, в связи с чем применительно к заявленным товарам и услугам 01, 04, 06, 12, 20, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ (которые связаны с нефтегазовой промышленностью, с услугами по добыче, доставке переработке нефти и нефтепродуктов, с исследованиями и изысканиями в области нефтяных месторождений) не обладает различительной способностью, так как указывает на вид, состав, назначение товаров и услуг и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности заявителем на этапе экспертизы были представлены следующие материалы:

3. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о заявителе;

4. Устав Публичного Акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть», 2016г.;

5. Распечатки с сайта Википедия сведений о заявителе;

6. Публикации в СМИ за 2011, 2012, 2013, 2015, 2016гг.;

7. Договор об оказании рекламных услуг по изготовлению стенда № 33960- 00/14-171 от 10.04.2014 и приложение к нему;

8. Договор на оказании рекламных услуг по изготовлению стенда № 33960- 00/15-57 (4ВГ-310315-РУССНЕФТЬ) от 21.04.2015 и приложение к нему;

9. Договор на оказании рекламных услуг по изготовлению стенда № 33960- 00/16-46 (14/03/2016) от 29.03.2016 и приложение к нему;

10. Договор на оказании рекламных услуг по изготовлению стенда № 33960- 00/17-145 (03/03/2017) от 20.04.2017 и приложение к нему;

11. Фотографии выставочных стендов;

12. Дополнительное соглашение №18 к договору 33960-00/10-306 от 13.09.2017;

13. Договор купли-продажи № 33960-00/12/97 от 30.03.2012 и приложения к нему;

14. Соглашение от 31.01.2018 о расторжении договора [13];

15. Фотографии сувенирной продукции;

16. Официальные бланки заявителя.

Анализ этих материалов показал, что они не содержат сведений об объемах производства и продаж заявленных товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением, затрат на рекламу и другие сведения.

Что касается представленных распечаток публикаций в СМИ [6], то изложенные в них сведения по добычи нефти, не подтверждены фактическими документами (договорами, платежными документами, сведениями, свидетельствующими о маркировке товаров заявленным обозначением и др.), в связи с чем не могут служить доказательством приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

Таким образом, представленные документы не подтверждают того, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении заявленных товаров и услуг 01, 04, 06, 12, 20, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 6(2) и 6(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- общеизвестный товарный знак за № 187 – (1);

- товарные знаки: по свидетельству №335189 – (2); по свидетельству № 335190 – (3); по свидетельству № 340215 – (4); по свидетельству № 340218 – (5); по свидетельству № 391286 – (6); по свидетельству №536159 – (7); по свидетельству №536160 – (8); по свидетельству №579018 – (9); по свидетельству №579019 – (10); по свидетельству №622154 – (11); по свидетельству № 634579 – (12); по свидетельству № 634581 – (13); по свидетельству № 634582 – (14); по свидетельству № 634828 – (15); по свидетельству № 634829 – (16); по свидетельству № 669250 – (17); по свидетельству № 678195 – (18); по свидетельству № 392376 – (19).

Правовая охрана знакам (1-18) предоставлена на имя Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть», в том числе, в отношении товаров и услуг 01, 04, 16, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Правовая охрана знаку (19) предоставлена на имя Акционерного общества «КНГ-Машиностроительный Завод Сервис» в отношении товаров и услуг 06, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки (1-18) зарегистрированы на имя одного лица, объединены общим словесным элементом «РОСНЕФТЬ/ROSNEFT», выполненным буквами русского и латинского алфавитов, за счет которого и осуществляется индивидуализация товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Противопоставленный товарный знак (19) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «НК «РОСНЕФТЬ», «ОАО «КНГ-МАШЗАВОДСЕРВИС», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде округлой фигуры с выступами по внешнему контуру и абстрактной геометрической фигуры, состоящей из расположенных по вертикали четырехугольников одинаковой толщины, но разной длины.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-19) на тождество или сходство показал, что они содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «РуссНефть» – «РОСНЕФТЬ/ROSNEFT», несущие в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Фонетическое сходство указанных элементов характеризуется одинаковым составом согласных, близким составов гласных (отличаются одной гласной ([у] – [о]).

С точки зрения семантики следует отметить следующее.

Сравниваемые обозначения «РуссНефть» – «РОСНЕФТЬ/ROSNEFT» не являются лексическими единицами русского языка, вместе с тем, они состоят из основ «Русс» и «Нефть» (в заявленном обозначении) и «РОС» (транслитерация «ROS») и «НЕФТЬ (транслитерация NEFT») в противопоставленных знаках, которые имеют смысловое значение и известны российскому потребителю.

Так, согласно словарно-справочным источникам информации слово «русс» – является общепринятым сокращением от слова русский (русский – 1. Относящийся к Руси, Российскому государству, России, русским, связанный с ним; 2. Свойственный русским, характерный для них и для Руси, Российского государства, России; 3. Принадлежащий Руси, Российскому государству, России); слово «рос» – общепринятое сокращение от слова российский (российский – 1. Относящийся к России, россиянам, связанный с ним; 2. Свойственный россиянам, характерный для них и для России; 3. Принадлежащий России, россиянам), см. словарь сокращений на сайте http://www.sokr.ru; современный толковый словарь русского языка Ефремовой на сайте https://dic.academic.ru/).

С учетом изложенного выше, семантическое сходство словесных элементов «РуссНефть» – «РОСНЕФТЬ/ROSNEFT», обусловлено близостью или совпадением значения слов, образующих сравниваемые словосочетания.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия также учитывала следующее. Несмотря на то, что в заявленном обозначении элемент «Нефть» является неохраняемым, его совпадение с элементом противопоставленных знаков усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то между оспариваемым (1) и противопоставленным знаками (1) и (2) имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического сходства доминирующих словесных элементов «РуссНефть» - «РОСНЕФТЬ/ROSNEFT».

С учетом изложенного коллегия полагает, что, несмотря на имеющиеся отличия, заявленное обозначение и противопоставленные знаки в целом ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются сходными.

Выводы, изложенные в лингвистической экспертизе [1], не могут повлиять на выводы коллегии, поскольку являются мнением одного лица.

Анализ однородности сопоставляемых товаров и услуг, приведенных в перечнях заявки №2017749073 и в противопоставленных товарных знаках (1-19), показал, что они относятся к одному роду товаров, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей и, следовательно, признаются однородными (что заявителем не оспаривается).

Довод заявителя относительно известности компании-заявителя не может рассматриваться в качестве довода для преодоления приведенных в решении Роспатента от 29.11.2018 мотивов отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Наличие товарных знаков (20) и (21), зарегистрированных на имя заявителя, и товарных знаков (22), (23) не может повлиять на выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-19] в отношении однородных товаров и услуг 01, 04, 06, 12, 16, 20, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов и, следовательно, не соответствует пунктам 6 (2), 6 (3) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное коллегия усматривает оснований для вывода о несоответстветствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 29.03.2019, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2018.