С учетом даты международной подачи заявки (24.06.2011), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 № 327, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 1 пункта 24.7 Регламента и в соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса, заявитель вправе внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента, коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Содержащиеся в решении об отказе доводы не оценивались заявителем в представленном возражении. Тем не менее, анализ доводов, на основании которых Роспатентом был сделан вывод о несоответствии заявленного предложения условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Фармацевтическая композиция по независимому пункту 1 формулы охарактеризована в самом общем виде и не содержит признаков, которые бы отражали особенности композиции, обеспечивающие ее замедленное высвобождение или особенности дозировки.

Из патентного документа [1] известна фармацевтическая композиция с замедленным всасыванием, которая характеризуется замедленным высвобождением (описание стр. 178-183, 187, 190, 197,) и предназначена для лечения или предупреждения артериальной гипертензии или обычно высокого артериального давления, содержащая 2-(3-циано-4-изобутилоксифенил)-4- метил-5-тазол карбоновую кислоту (фебуксостат) или его соли в носителе, в питьевой воде (см. формулу, описание с. 177-212, примеры 1-3). Согласно справочной литературе гипертензия и гипертония означает одно и то же (см. словарь [2] стр. 196).

Таким образом, в уровне техники (патентный документ [1]) раскрыто средство (фармацевтическая композиция с замедленным высвобождением для лечения или предупреждения гипертонии или обычно высокого артериального давления), которому присущи все признаки изобретения по независимому пункту 1 формулы, предложенной заявителем, что не позволяет признать данное изобретение соответствующим условию патентоспособности «новизна» (подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента).

Фармацевтическая композиция по независимому пункту 4 формулы охарактеризована в самом общем виде и отличается от композиции по независимому пункту 1 формулы (см. выше) лишь возможностью ее использования «для лечения или предупреждения почечной дисфункции».

Однако, возможность применения такой композиции для лечения или предупреждения почечной дисфункции также известна из патентного документа [1] (см. описание, примеры 1-4, стр. 187, 190).

Таким образом, в уровне техники (патентный документ [1]) раскрыто средство (фармацевтическая композиция с замедленным высвобождением для лечения или предупреждения почечной дисфункции), которому присущи все признаки изобретения по независимому пункту 4 формулы, предложенной заявителем, что не позволяет признать данное изобретение соответствующим условию патентоспособности «новизна» (подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента).

Объектом изобретения по независимому пункту 8 приведенной выше формулы является «Способ…», который предназначен для лечения или предупреждения гипертонии или обычно высокого артериального давления.

Данный способ включает введение в эффективном количестве 2-(3- циано-4-изобутилоксифенил)-4-метил-5-тазол карбоновой кислоты (фебуксостата) или ее фармацевтически приемлемой соли. То есть, признаки заявленного способа охарактеризованы в самом общем виде.

При этом, как уже было показано выше, из патентного документа [1] известен способ лечения гипертензии или обычно высокого артериального давления путем введения нуждающемуся в таком лечении эффективного количества 2-(3-циано-4-изобутилоксифенил)-4-метил-5-тазол карбоновой кислоты (фебуксостата) или ее фармацевтически приемлемой соли (см. формула изобретения и описание, пример 4).

Таким образом, из уровня техники (патентный документ [1]) известен способ (лечение или предупреждение гипертензии или обычно высокого артериального давления), которому присущи все признаки изобретения по независимому пункту 8 формулы, предложенной заявителем, что не позволяет признать данное изобретение соответствующим условию патентоспособности «новизна» (подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента).

Объектом изобретения по независимому пункту 11 приведенной выше формулы является «Способ…», который отличается от способа по независимому пункту 8 формулы (см. выше) лишь возможностью его использования «для лечения или предупреждения почечной дисфункции».

При этом из патентного документа [1] известна возможность лечения или предупреждения почечной дисфункции путем введения нуждающемуся в таком лечении эффективного количества 2-(3-циано-4-изобутилоксифенил)-4- метил-5-тазол карбоновой кислоты (фебуксостата) или ее фармацевтически приемлемой соли (см. описание, пример 4).

Таким образом, из уровня техники (патентный документ [1]) известен способ (лечение или предупреждение почечной дисфункции), которому присущи все признаки изобретения по независимому пункту 11 формулы, предложенной заявителем, что не позволяет признать данное изобретение соответствующим условию патентоспособности «новизна» (подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента).

При этом признаки зависимых пунктов 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13 приведенной выше формулы также известны из патентного документа [1] (описание, пример 4).

Признаки зависимых пунктов 7, 14 приведенной выше формулы известны из патентного документа [1], а также публикации [3] с учетом общеизвестных сведений о том, что протеинурия – это признак нефротического синдрома и хронического гломерулонефрита (словарь [4], стр. 231, 737), а IgA нефропатия – это одна из форм гломерулонефрита (учебник [5], стр. 10, 236).

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что в решении об отказе в выдаче патента содержатся доводы, не позволяющие признать заявленную группу изобретений, охарактеризованных в приведенной выше формуле, соответствующей условию патентоспособности "новизна".

В отношении представленной в возражении формулы необходимо отметить следующее. Данная формула скорректирована путем исключения из нее зависимых пунктов 2, 9 и включения в независимые пункты 1, 7 признака «за исключением гипертонии или обычно высокого давления с гиперурикемией». Однако в материалах заявки (формула, описание) на дату ее подачи такой признак отсутствует. Согласно описанию, имеющемуся на дату подачи заявки, предложенная группа изобретений направлена на лечение именно гипертонии с гиперурикемией, а не без этого симптома, как отмечает заявитель во вновь представленной формуле. Таким образом, включение в представленную заявителем уточненную формулу признака «за исключением гипертонии или обычно высокого давления с гиперурикемией», приводит к изменению сущности заявленной группы изобретений (подпункт 3 пункта 24.7 Регламента).

Независимый пункт 9 приведенной выше формулы заявителем не был уточнен и охарактеризованное в нем изобретение оставлено без изменения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента в случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов уточненной формулы изобретения, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

Таким образом, установлено, что признаки, включенные заявителем в независимые пункты 1, 7 уточненной формулы, приводят к изменению сущности заявленной группы изобретений, а способ, охарактеризованный в независимом пункте 9 формулы, не соответствует условию патентоспособности «новизна», так как известен из патентного документа [1], что не позволяет продолжить делопроизводство по данной заявке (подпункт 3 пункта 24.7 Регламента) и отменить решение об отказе в выдаче патента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2015, решение Роспатента от 16.04.2015 оставить в силе.