Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018738617, поданной 07.09.2018, зарегистрирован 21.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 712683 на имя ИП Степановой Елизаветы Дмитриевны, Красноярский край, г. Зеленогорск (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 15.10.2019 в Федеральный службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №712683 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №712683 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком «» по свидетельству №597072;

- в оспариваемом товарном знаке словесные элементы «FARSH» и «В БУЛКАХ» воспринимаются как два отдельных элемента;

- обозначение «FARSH В БУЛКАХ», может быть отнесено к категории устойчивых словосочетаний (идиом);

- словесные элементы «FARSH» - «FARШ» - «ФАРШ» известны рядовому российскому потребителю и воспринимаются (ассоциируются) как вид традиционного продукта (фарш - мясная или иная рубленая начинка для кушаний);

- наличие в оспариваемом товарном знаке дополнительного словесного элемента «В БУЛКАХ», который является уточняющим, не приводит к иному смысловому восприятию элемента «FARSH»;

- услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку», в отношении которых зарегистрирован товарный знак, являются однородными услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что ООО «Фарш Сити Групп» длительное время оказывает услуги ресторанов — бургерных под брендом #FАRШ, которые хорошо знакомы потребителям в Российской Федерации;

- с целью привлечения внимания потребителей к ресторану #FАRШ, лицо, подавшее возражение в 2016 — 2019 гг. осуществил активное продвижение бренда посредством создания и размещения рекламных материалов;

- лицо, подавшее возражение, заключило серию договоров с маркетинговыми и ресторанными агентствами, в соответствии с которыми была закуплена продукция, маркированная товарным знаком №597072, проведена съемка рекламных материалов, размещены рекламные конструкции;

- о наличии сформированной ассоциативной связи у потребителей между лицом, подавшим возражение, и рестораном #FARШ свидетельствует ряд публикаций на различных порталах в сети Интернет;

- в поисковом сервисе Google по запросу «Фарш бургерная» содержится около 21 000 результатов, из которых 1 120 видео, в поисковом сервисе Яндекс по запросу «Фарш бургерная» содержится 4 000 видео;

- лицо, подавшее возражение активно продвигает бренд #FARШ в социальных сетях, принимает активное участие в спонсорстве различных мероприятий;

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с широко известным обозначением, используемым им в сфере услуг кафе, ресторанов, бургерных, в силу чего, способен вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара и/или его изготовителя.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №712683 недействительной в отношении части услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку».

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 15.10.2019, были представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фарш Сити Групп»;

2. Распечатка информации с сайта farshburger.ru о количестве ресторанов-бургерных «#Farш»;

3. Договор с регистратором доменных имен ООО «Регистратор доменных имен РЕГ. РУ »;

4. Распечатка информации с сайта farshburger.ru об открытии новых заведений;

5. Информация о регистрации договоров коммерческой концессии в отношении товарного знака «#Farш» №597072 с сайта Роснатента;

6. Копия свидетельства на товарный знак «#Farш» №597072 и изменения к нему;

7. Бухгалтерская справка о количестве чеков и выручке ООО «Фарш Сити Групп »;

8. Копия договора с 3AO «ОптиКом » от 02.09.2016 г.;

9. Копия акта сверки с AO «ОптиКом» период 01.07.2017- 31.12.2017 г.;

10. Копия акта сверки с AO «ОптиКом» период 01.01.2018 -30.06.2018 г.;

11. Копия акта сверки с AO «ОптиКом» период январь 2016 август 2019 г.;

12. Копии договоров с ИП Давыдовым Е.А. за 2017-2018 гг.;

13. Копии договоров и платежных поручений с ИП Дашко Е.А. за 2017 г.;

14. Копии договоров, акта сверки и платежных поручений с ООО «БРЭНД МЕДИА » за 2017-2018 гг.;

15. Копии счетов на оплату от ООО «ДКВ Групп» за 2017-2018 гг.;

16. Копии договоров и платежных поручений с ООО «КВИКС » за 2017-2018 гг.;

17. Копии договоров, акта сверки и платежных поручений с ООО «Мори Синема Кунцево» за 2017-2018 гг.;

18. Копии договоров и платежных поручений с ООО «Озерковская 24а» за 2017-2019 гг.;

19. Копии договоров и платежных поручений с ООО «Светотехника» за 2017-2019 гг.;

20. Копии договоров, акта сверки и товарной накладной с ООО «Севенпринт» за 2017-2019 гг.;

21. Копии договоров, платежных поручений с ООО «ТМГ Северо-Запад» за 2017 г;

22. Копии договоров, платежных поручений с ООО «ТРАНЗИТ-СИТИ» за 2017 г;

23. Копии договоров, актов сверки «Шварц медиа 21 век» за 2017-2019 гг;

24. Копия акта сверки и взаимных расчетов с ООО «Јlидер» за период январь 2018 — август 2019;

25. Копия счета-договора с ООО «CKT» от 29.03.2019 г.;

26. Копия договора с ООО «Топ Hay» от 28.03.201 7 г.;

27. Копия акта сверки с ООО «Топ Hay» за период январь 2017 — август 2019 г.;

28. Копии договора-оферты, платежного поручения с ООО «Айтаргет» за 2019г.;

29. Копия договора с ООО ‹Вариант» от 15.01.2019 г.;

30. Копии платежных поручений AO «Тинькофф Банк» за 2019 г.;

31. Копия договора с ООО «Р.А. 7-й гостъ» и платежных поручений за 2018- 2019 гг.;

32. Копия договора с ООО «Аврора. Международная неделя моды в Петербурге» от 08.05.2018 г.;

33. Копия счета с ООО «Аврора. Международная неделя моды в Петербурге» за оплату от 01.06.2019;

34. Копия акта сверки с ООО «ПОРТ И К» за период январь 2016 - август 2019 гг.;

35. Копия договора с ООО. «ПОРТ И К» от 09.02.2018 г.;

36. Публикации в интернет СМИ О бургерных #FARIII за 2015 - 2017 гг.;

37. Распечатка информации с сайта tripadvisor.ru о бургерных #FARШ;

38. Распечатка информации с сайта yoube.com о бургерных #FARШ;

39. Копия договора с AHO «Народная Команда — XK «Спартак» от 01.08.2018 г.;

40. Копия листа записи ЕГРЮЛ от 25.12.2018 г.

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке был уведомлен о заседании коллегии, чему свидетельствует отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором №1259938384654, однако на самом заседании отсутствовал, и отзыв не представил.

С учетом даты (07.09.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. ООО «Фарш Сити Групп» принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №597072, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Лицо, подавшее возражение, является владельцем известной в России сети ресторанов-бургерных под маркой #FARШ, которые представлены в Москве и Санкт-Петербурге. Указанное свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и представляет собой изобразительные элементы в виде стилизованного изображения откусанной булочки, космонавта и флажка под которыми расположены словесные элементы «FARSH В БУЛКАХ» выполненные оригинальным шрифтом, буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в коричневом, светло-желтом, свето-коричневом, темно-коричневом, черном цветовом сочетании в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №597072 является словесным, выполнен стандартным шрифтом, буквами латинского и русского алфавитов и содержит символ «#», который выведен из правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Фонетически сопоставляемые знаки следует признать несходными, поскольку сравниваемые словесные элементы «FARШ» и «FARSH В БУЛКАХ» имеют разное произношение, фонетическую длину слов, состав гласных и согласных звуков.

По графическому критерию сравниваемые знаки являются несходными.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным представляющий собой композицию из изобразительных элементов в виде стилизованного изображения откусанной булочки, космонавта и флажка и словесных элементов «FARSH В БУЛКАХ» выполненных в одном стилизованном исполнении, что не позволяет рассматривать их как два отдельных элемента. Противопоставленный товарный знак выполнен стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов и содержит символ «#». Таким образом, наличие дополнительных словесных и изобразительных элементов придают оспариваемому товарному знаку и противопоставленному товарному знаку по свидетельству №597072 существенные отличия, позволяющие различать их между собой.

Противопоставленный товарный знак «FARШ» воспринимается как слово «ФАРШ» выполненное с использованием букв русского и латинского алфавитов. Анализ словарно-справочных источников показал, что «фарш» от французского слова «farce» - термин, применяемый для обозначения всякого сырого молотого мяса, независимо от того, какому животному оно принадлежит, теплокровным или рыбам. Поэтому различают мясной фарш, именуя его всегда по виду животного, мясо которого фарширу ется: свиной фарш, бараний фарш, телячий фарш; птичий фарш куриный, гусиный, утиный, перепелиный, воробьиный, куропаточный; рыбный фарш, обозначающий как бы все сорта рыбы, но на самом деле изготавливающийся только из частиковых и морской рыбы, поскольку из ценных пород рыб фаршей никогда не делают (см. Интернет-словарь: https://dic.academic.ru/; Большая энциклопедия кулинарного искусства).

Учитывая вышеизложенное, противопоставленный товарный знак имеет конкретное семантическое значение.

Словесные элементы «FARSH В БУЛКАХ» оспариваемого товарного знака соединены грамматически и по смыслу, в связи с чем образуют словосочетание, которое воспринимается как готовое блюда, например: бутерброды, гамбургеры, сэндвичи.

С учетом вышеизложенного, коллегия полагает, что в сравниваемые обозначения заложены разные смысловые понятия.

Сравниваемые знаки характеризует различное композиционное и цветовое решение, в связи с чем, они совершенно по - разному воспринимаются потребителем, создают различное общее зрительное впечатление.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными.

В результате анализа однородности перечней услуг оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №597072 было установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №597072 зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны; кафе; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Оспариваемые услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку» и услуги 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку содержат тождественные позиции «рестораны; кафе; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров», а также относятся к услугам, предоставляемым предприятиями, по приготовлению и реализации готовых блюд и напитков, имеют один круг потребителей и каналы сбыта (предприятие общественного питания), то есть являются однородными.

Вместе с тем, ввиду несходства сравниваемых товарных знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше однородных услуг одному лицу, их оказывающему.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак «» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к услугам 43 класса МКТУ он признается фантазийным.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/ лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак, используемый при маркировке услуг 43 класса МКТУ, ассоциировался у потребителей с лицом, подавшим возражение.

Представленных в возражении распечаток из сети Интернет [2, 3, 4], которые содержат информацию о количестве ресторанов-бургерных «#Farш» и о наличии доменного имени, не достаточно для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации с лицом, подавшим возражение, как лицом оказывающем услуги ресторанов кафе и т. п., поскольку не предоставлено документов, подтверждающих осведомленность российских потребителей относительно услуг, оказываемых ООО «Фарш Сити Групп», о проведении широкой рекламной комиссии, о наличии сведений в СМИ.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №712683.