Международная регистрация нака «» прои ведена Международным бюро Всемирной органи ации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 27.10.2017 а № 1396374 на имя аявителя в отношении товаров 09, 25 и услуг 41 классов МКТУ, приведенны в перечне регистрации. Ука анный нак арегистрирован с ука анием следующи дат конвенционного приоритета: 28.04.2017 для услуг 41 класса МКТУ и 26.10.2017 для товаров 25 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 04.06.2019 наку по международной регистрации № 1396374 предоставлена правовая о рана на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ – «entertainment services, namely, multimedia production services; multimedia entertainment services in the nature of development, production and post- production services in the fields of video and films; music composition services; music production services; production of musical videos; entertainment services in the nature of recording, production and post-production services in the field of music; entertainment services in the nature of presenting live musical performances; entertainment services, namely, non-downloadable ringtones, pre-recorded music, and graphics presented to mobile communications devices via a global computer network and wireless networks; entertainment services, namely, providing non-downloadable prerecorded music, information in the field of music, and commentary and articles about music, all on-line via a global computer network; film and video production; providing information in the field of music via a website; providing music via Internet website portal» с ука анием словесного элемента «RECORDS» в качестве нео раняемого, при нанного несоответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса по отношению ко всем аявленным товарам и услугам. Отка в предоставлении правовой о раны на территории Российской Федерации касался аявленны товаров 09 и 25 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Предоставлению правовой о раны наку по международной регистрации № 1396374 на территории Российской Федерации препятствует товарный нак «» по свидетельству № 632573, принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью «Дудли», Москва.

В во ражении, поступившем 25.09.2019, аявитель выра ил несогласие с решением Роспатента от 04.06.2019, отметив следующее:

- аявитель согласен с удалением адублированной по иции 41 класса МКТУ, а также с исключением элемента «RECORDS» и самостоятельной правовой о раны для товаров 09 и услуг 41 классов;

- аявитель не согласен с исключением элемента «RECORDS» и самостоятельной правовой о раны для товаров 25 класса МКТУ;

- элемент «RECORDS» не может являться прямым ука анием на какой-либо конкретный товар 25 класса МКТУ (clothing, namely, shirts, sweatshirts, and hats) либо его на начение или арактеристику, поскольку данный элемент имеет фанта ийный арактер по отношению к аявленным товарам 25 класса МКТУ, и он способен выполнять основную функцию товарного нака – отличать товары, прои водимые фирмой- аявителем, от однородны им товаров други фирм;

- элемент «RECORDS» не будет восприниматься потребителем как описательный, а будет восприниматься как фанта ийный по отношению к аявленным товарам 25 класса МКТУ;

- потребитель, поль уясь товарами 25 класса МКТУ, будет воспринимать элемент «RECORDS» как фанта ийный, оригинальный, у потребителя не со дастся в со нании описательной арактеристики товаров;

- элемент «RECORDS» – много начное слово, и неи вестно, какое и его начений и вестно отечественному потребителю, с каким и начений данный элемент будет ассоциироваться, как данные начения будут ассоциироваться у потребителя с аявленными товарами 25 класса МКТУ и будут ли такие ассоциации описательными;

- ни одно и имеющи ся начений не может относиться к аявленным товарам 25 класса МКТУ;

- так, «RECORDS» – апись; аписывание; письменное упоминание; письменный след (чего-л.); регистрация (фактов); отчетные материалы; данные; протокол ( аседания и т. п.); ар ив; факты (о ком-либо); арактеристика; ре ультаты деятельности; граммофонная пластинка; летопись; мемуары; отчет; памятник прошлого; апись на граммофонной пластинке; рекорд; ведомость; пластинка; реестр; документ; письменное прои водство по делу; диск; и т.д. (https://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&S=RECORDS&l1=1);

- принимая во внимание перечень аявленны товаров 25 класса МКТУ, элемент «RECORDS» будет восприниматься потребителем как и обретенный и не имеющий четко определенного семантического начения;

- в отношении противопоставленного товарного нака аявитель отмечает, что рассматриваемые товарные наки не могут быть смешаны потребителем фонетически и ви уально; при этом семантическое с одство аявленного обо начения и противопоставленного товарного нака отсутствует;

- элементы противопоставленного товарного нака могут иметь следующий перевод с английского я ыка на русский я ык: «HEAVY» – тяжелый, крупный, массивный (https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=heavy); «WEIGHT» – гру ; бремя; гру ило; начение; влияние; авторитет; сила; ра новес; штанга; камень; гру ило (https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=WEIGHT), «VINYL» – винилопласт; искусственная кожа; винил; виниловая пластинка (https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=VINYL);

- элементы нака аявителя могут иметь следующий перевод с английского я ыка на русский я ык: «HEAVYWEIGHT» – тяжеловес; видный деятель; корифей; крупная фигура; политический тяжеловес; авторитет (https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=HEAVYWEIGHT+); «RECORDS» – апись; аписывание; письменное упоминание; письменный след (чего-либо); регистрация (фактов); отчетные материалы; данные; протокол ( аседания и тому подобного); ар ив; факты (о ком-либо); арактеристика; ре ультаты деятельности; граммофонная пластинка; летопись; мемуары; отчет; памятник прошлого; апись на граммофонной пластинке; рекорд; ведомость; пластинка; реестр; документ; письменное прои водство по делу; диск и так далее (https://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&S=RECORDS&l1=1);

- у потребителя не со дастся представления о принадлежности сравниваемы товарны наков одному и тому же владельцу;

- аявитель просит также принять во внимание тот факт, что кроме отсутствия с одства до степени смешения между сравниваемыми товарными наками, аявленные товары 09 класса МКТУ, а именно: «compact discs featuring music; digital materials, namely, D's, DVD's and digital downloads in the nature of audio files featuring music; digital music downloadable from the Internet; downloadable ring tones for mobile phones; ringtones, graphics and music downloadable via a global computer network and wireless devices; downloadable video recordings featuring music; musical sound recordings; phonograph records featuring music; audio and video recordings featuring music and artistic performances; downloadable musical sound recordings» (компакт-диски с му ыкой; цифровые материалы, в том числе файлы D, DVD и цифровые материалы в виде аудиофайлов с му ыкой; цифровая му ыка, агружаемая и Интернета; агружаемые мелодии для мобильны телефонов; рингтоны, графика и му ыка, агружаемые чере глобальную компьютерную сеть и беспроводные устройства; агружаемые видео аписи с му ыкой; му ыкальные вуко аписи; фонографические аписи с му ыкой; аудио и видео аписи с му ыкальными и удожественными выступлениями; агружаемые му ыкальные аписи) являются неоднородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации (иглы для проигрывателей; ленты для чистки считывающих головок; приспособления для замены игл в проигрывателях; проигрыватели; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; приспособления для чистки акустических дисков);

- сравниваемые товары 09 класса МКТУ не могут относиться к одной видовой группе товаров, так как они имеют особую специфику и функциональное предна начение, и, соответственно, такие товары не могут быть в аимо аменяемыми с точки рения и исполь ования;

- сравниваемые товары имеют ра ные каналы сбыта, направленные на и потребителей по видовым группам сами товаров, и и совместная встречаемость на рынке нево можна;

- рассматриваемые товары – продукция у коспециали ированная, то есть рассматриваемые товары не являются однородными, поскольку круг потребителей, каналы реали ации, ценовые арактеристики и адачи, которые выполняются посредством рассматриваемы товаров, ра личны и соответственно отсутствует совместная встречаемость рассматриваемы товаров в о яйственном обороте и не существует рисков смешения товарны наков;

- аявителем получено письмо, в котором владелец противопоставленного товарного нака дает свое согласие на регистрацию аявленного обо начения в отношении все аявленны товаров 09 и 25 классов МКТУ, оригинал которого будет представлен дополнительно.

На основании вышеи ложенного аявитель просит отменить решение Роспатента от 04.06.2019 и предоставить правовую о рану наку по международной регистрации № 1396374 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 25 и услуг 41 классов МКТУ с ука анием словесного элемента «RECORDS» в качестве нео раняемого только для товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

К во ражению приложены следующие материалы:

(1) копия письма-согласия от 29.05.2019 правообладателя товарного нака по свидетельству № 632573 на предоставление правовой о раны на территории Российской Федерации наку по международной регистрации № 1396374 в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ, составленное на дву я ыка – русском и английском.

На аседании коллегии по рассмотрению во ражения, состоявшемся 16.12.2019, аявителем дополнительно приобщены следующие материалы:

(2) оригинал письма-согласия от 29.05.2019.

И учив материалы дела и аслушав участников рассмотрения во ражения, коллегия считает доводы во ражения убедительными.

С учетом дат международной регистрации (для товаров 09 класса МКТУ) и конвенционного приоритета (для товаров 25 класса МКТУ) рассматриваемого нака правовая ба а для оценки его о раноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющи ся основанием для совершения юридически начимы действий по государственной регистрации товарны наков, наков обслуживания, коллективны наков, утвержденные прика ом Министерства экономического ра вития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 ( арегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии c подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарны наков обо начений, не обладающи ра личительной способностью или состоящи только и элементов, арактери ующи товары, в том числе ука ывающи на и вид, качество, количество, свойство, на начение, ценность, а также на время, место и способ и прои водства или сбыта.

В соответствии с аб ацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса ука анные элементы могут быть включены в товарный нак как нео раняемые элементы, если они не анимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обо начениям, не обладающим ра личительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным арактером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или с ематические и ображения товаров, аявленны на регистрацию в качестве товарны наков для обо начения эти товаров; сведения, касающиеся и готовителя товаров или арактери ующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, и которого и готовлен товар.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть арегистрированы в качестве товарны наков обо начения, тождественные или с одные до степени смешения с товарными наками други лиц, о раняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородны товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обо начение считается с одным до степени смешения с другим обо начением (товарным наком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на и отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил с одство словесны обо начений оценивается по вуковым (фонетическим), графическим (ви уальным) и смысловым (семантическим) при накам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная во можность во никновения у потребителя представления о принадлежности эти товаров одному и готовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, и потребительские свойства, функциональное на начение, вид материала, и которого они и готовлены, в аимодополняемость либо в аимо аменяемость товаров, условия и каналы и реали ации (общее место продажи, продажа чере ро ничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие при наки.

Вывод об однородности товаров делается по ре ультатам анали а перечисленны при наков в и совокупности в том случае, если товары или услуги по причине и природы или на начения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику проис ождения (и готовителю).

В соответствии с аб ацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного нака в отношении однородны товаров обо начения, с одного до степени смешения с каким-либо и товарны наков, ука анны в подпункта 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в аблуждение потребителя. Согласие не может быть ото вано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной прои вольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам аявки.

Знак по международной регистрации № 1396374 представляет собой словесное обо начение «», выполненное стандартным шрифтом аглавными буквами латинского алфавита.

Предоставлению правовой о раны наку по международной регистрации № 1396374 в отношении товаров 09 и 25 классов МКТУ препятствует товарный нак по свидетельству № 632573.

Коллегия рассмотрела доводы аявителя и пришла к выводу о правомерности ука анного противопоставления, поскольку нак «» является с одным с товарным наком «» (установлено фонетическое, графическое и смысловое с одство), а товары 09 и 25 классов МКТУ аявленного перечня однородны товарам 09 и 25 классов МКТУ (сравниваемые товары относятся к общим родовым группам), ука анным в свидетельстве № 632573.

Вместе с тем аявителем ука ано на вновь появившиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится предоставление письма-согласия (2) от правообладателя противопоставленного товарного нака.

Регистрация обо начения, с одного до степени смешения с каким-либо и товарны наков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в аблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в аблуждение коллегия руководствовалась следующим.

На сайте http://www.doodley.ru/default.aspx?ti=1&hti=2 представлена информация о прои водстве продукции по у оду а винилом под брендом «Heavy Weight Vinyl», то есть маркированной противопоставленным товарным наком. В свою очередь, на сайте https://shop.heavyweightrecords.com/ представлены сведения о му ыкальны мероприятия с исполь ованием аявленного обо начения, а также имеются предложения к продаже одежды, содержащей такое обо начение. Таким обра ом, сравниваемые обо начения исполь уются в ра личны сегмента рынка.Знак аявителя ( ) и противопоставленный товарный нак ( ) не являются тождественными.

Таким обра ом, на дату рассмотрения у коллегии не имеется оснований для вывода о во можности введения потребителей в аблуждение в свя и с регистрацией обо начения с учетом согласия правообладателя старшего с одного товарного нака.

Что касается доводов аявителя о неправомерности при нания элемента «RECORDS» нео раняемым для товаров 25 класса МКТУ, то коллегией установлено следующее.

Словесный элемент «RECORDS» является лексической единицей английского я ыка и в переводе на русский я ык имеет следующие начения (https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/RECORD):

1. существительное во множественном числе в начения : апись, регистрация, письменная фиксация (каки -либо фактов), учет, официальная апись, отчет; протокол ( аседания, допроса, вскрытия, эксперти ы и тому подобного), памятник прошлого; исторический документ; уголовная биография; список судимостей, юридический документ, письменно афиксированное свидетельство; письменное прои водство по делу, арактеристика, биография (профессиональная и тому подобная); досье, собрание фактов, данны (о ком-либо), устаревшее – полицейский участок, отделение милиции (место, где фиксируется уголовная биография), свидетельство;

2. records – учетно-отчетные материалы, регистрационные данные; ар ивы, собрание памятников прошлого;

3. существительное во множественном числе в начения : видео- или аудио апись (на любом виде носителя), грампластинка (виниловый му ыкальный диск), информационная апись (массив информации, обрабатываемый как одно целое), спортивный рекорд, лучший ре ультат; рекордное достижение;

4. глагол в 3ей форме единственного числа в начения : аписывать, регистрировать; аносить в список, протокол; оформлять как документ, аписывать вук, и ображение или информацию иного рода (на какой-либо вид носителя – пленку, диск и тому подобное); снимать, прои водить фото-, видео- или киносъемку, регистрировать, аписывать (о прибора ), пока ывать, отмечать (на шкале и тому подобном), свидетельствовать, являться памятником чему-либо; оставлять след, увековечивать, петь, аливаться, выводить трели (о птице).

Согласно приведенным начениям слово «RECORDS» много начно, однако оно является распространенным и часто употребляется, в том числе, в русском я ыке, например, в на вания вуко аписывающи компаний или в начения «рекорд, лучший ре ультат; рекордное достижение».

Одно и то же обо начение способно в гла а потребителей вы ывать ра личные ассоциации в отношении ра ны товаров/услуг. Обо начение может в отношении одни товаров/услуг быть при нано описательным, в отношении други

– ложным, в отношении третьи – фанта ийным.

Заявитель не оспаривает вывод о том, что элемент «RECORDS» является ука анием, арактеристикой товаров 09 класса МКТУ, представляющи собой оборудование для аписи и воспрои ведения вуков, носители информации, а также применительно к аявленным услугам 41 класса МКТУ, представляющим собой услуги, свя анные с ра влекательными мероприятиями, включающими прои водство и предоставление видео- и аудио аписей.

Вместе с тем анали о раноспособности элемента «RECORDS» по отношению к товарам 25 класса МКТУ, пока ал, что данный элемент ни в одном и свои начений не является прямым ука анием на одежду и головные уборы, в том числе, не ука ывает на и вид, качество, количество, свойство, на начение, ценность, а также на время, место и способ и прои водства или сбыта.

Таким обра ом, по отношению к товарам 25 класса МКТУ коллегия считает убедительными доводы во ражения о том, что элемент «RECORDS» не является нео раняемым.

Учитывая вышеи ложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2019 , отменить решение Роспатента от 04.06.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1396374 в отношении товаров 09 класса МКТУ – «compact discs featuring music; digital materials, namely, CD's, DVD's and digital downloads in the nature of audio files featuring music; digital music downloadable from the Internet; downloadable ring tones for mobile phones; ring tones, graphics and music downloadable via a global computer network and wireless devices; downloadable video recordings featuring music; musical sound recordings; phonograph records featuring music; audio and video recordings featuring music and artistic performances; downloadable musical sound recordings», товаров 25 класса МКТУ – «clothing, namely, shirts, sweatshirts, and hats», услуг 41 класса МКТУ – «entertainment services, namely, multimedia production services; multimedia entertainment services in the nature of development, production and post- production services in the fields of video and films; music composition services; music production services; production of musical videos; entertainment services in the nature of recording, production and post-production services in the field of music; entertainment services in the nature of presenting live musical performances; entertainment services, namely, non-downloadable ringtones, pre-recorded music, and graphics presented to mobile communications devices via a global computer network and wireless networks; entertainment services, namely, providing non-downloadable prerecorded music, information in the field of music, and commentary and articles about music, all on-line via a global computer network; film and video production; providing information in the field of music via a website; providing music via Internet website portal» с указанием элемента «RECORDS» в качестве неохраняемого для товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.