Обозначение «БИЛИБИН» по заявке №2018715105, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.06.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных в товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «БИЛИБИН» в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой распространенную русскую фамилию (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/47687, https://wikiwand.com/ru).

В возражении, поступившем 23.09.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- фамилия «Билибин», которую воспроизводит заявленное обозначение, не является широко распространенной на территории России;

- приведенные экспертизой Интернет-ресурсы (https://dic.acadcmic.ru) при поиске по слову «Билибин» отображают только информацию об известных людях-носителях указанной фамилии, в том числе, в исторической ретроспективе, причем, перечень этих людей, которые отображаются в поиске, не является многочисленным, особенно, в сравнении с результатами поиска по таким фамилиям, как, например, Иванов, Смирнов и другие;

- при поиске на Интернет-ресурсе http://www.analizfamilii.ru/familiya/выдается информация об однофамильцах, которые сами внесли о себе сведения в базу на данном сайте. Для сравнения при поиске по фамилии «Билибин» результат поиска выдает информацию только на 1 странице, где представлены сведения только о 16 однофамильцах, при поиске по фамилии «Иванов» указанные результаты представлены на 251 странице, по фамилии «Смирнов» - на 76 страницах;

- на сайте http://imja.name/fami1ii/pyatsot-chastykh-familij.shtml, где приведен список из 500 наиболее распространенных фамилий, фамилия «Билибин» отсутствует. На сайте http://planeta-imen.narod.ru/familii/500.html, где также указан список 500 самых распространенных русских фамилий, фамилия «Билибин» также отсутствует;

- заявитель является лицом, ведущим предпринимательскую деятельность в сфере строительства объектов недвижимости. Регистрация товарного знака испрашивается для индивидуализации оказываемых услуг и производства товаров заявителя при реализации им проекта жилого комплекса бизнес-класса в исторической части города, что предполагает уникальность и ограниченное предложение продукта;

- выбор русской фамилии «Билибин» в качестве товарного знака для оказания услуг в сфере строительства жилого дома является существенной частью замысла. Фамилия говорит не об одном конкретном человеке, но об образе, всплывающем в сознании потребителя. Благозвучное и простое в произношении словесное обозначение - с одной стороны и неосложненное цветом или формой графическое изображение - с другой подчеркивают реализацию комфортного для жизни дома, ориентированного на понятные семейные ценности потребителей;

- обозначение «Билибин» не ассоциируется потребителями с фамилией какого-либо определенного лица, поскольку личности, носящие данные фамилию, не являются настолько известными современному российскому потребителю товаров и услуг. В связи с этим использование обозначения «Билибин» не создает четкой ассоциации с каким-либо конкретным лицом, которое может восприниматься потребителем как производитель товаров (услуг);

- на территории РФ были зарегистрированы следующие товарные знаки: фамилии, не признанные распространёнными, и фамилии известных личностей: «КУЛИБИН» по свидетельству №286851 и №691794, «Сорокин» но свидетельству №475315, «Лобачевский» по свидетельству №374937; «MÈNDELEEV» по свидетельству N 455440, «Ковальков Kovalkov» по свидетельству №520412. «БРЫНЦАЛОВ А» св. №232793, «ГАЛИЛЕЙ» по свидетельству №244060; «ПАСКАЛЬ» но свидетельствам №№506640, 260967; «НЬЮТОН» по свидетельствам №№390514,351757; и т.д.). Более того, ранее экспертизой была предоставлена охрана товарному знаку №513491 без исключения из правовой охраны фамилии «Билибин».

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.06.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018715105 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие документы:

1. Копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018715105 от 13.04.2018.

2. Образец Товарного знака.

3. Копия Уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 24.12.2018.

4. Копия Запроса экспертизы обозначения от 14.03.2019.

5. Копии страниц Интернет-сайта http://rosgenea.ru.

6. Копия страниц Интернет-сайта http://www.analizfamilii.ru/familiya/.

7. Копия страниц Интернет-сайта http://imja.name/familii/pyatsot-chastykh-familij.shtml).

8. Копия страниц Интернет-сайта http://planeta-imen.narod.ru/familit/500.html.

9. Копия страниц Интернет-сайта http://genofond.ru/genofond.binec.ru/default29078.html?s=0&p=108.

10. Копия страниц http://www.onomastikon.ru/proishogdenie-familii-bilibin.htm.

11. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПромСтройКомплект».

12. Выписка из проектной декларации.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 12.11.2019 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 29.11.2019 отказать в удовлетворении возражения от 23.09.2017 и оставить в силе решение Роспатента от 06.06.2017.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2020 решение Роспатента от 29.11.2019 по делу № СИП-116/2020 признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 данное решение Суда по интеллектуальным правам оставлено в силе.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.04.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное обозначение «» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ.

При повторном рассмотрении возражения коллегия руководствовалась обстоятельствами, установленными решением Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2020 по делу №СИП-116/2020 и Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 №СИП-116/2020.

Так, в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2020 указано, что различительная способность обозначения должна была оцениваться применительно к конкретным товарам и услугам, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению, а для оценки наличия различительной способности у обозначения, состоящего из фамилии, во внимание необходимо принимать источники, содержащие информацию о распространенных русских фамилиях, и оценивать, включена ли в такой список заявляемая в качестве обозначения спорная фамилия.

По мнению Суда по интеллектуальным правам приведенная в оспариваемом решении Роспатентом информация отображает лишь существование такой фамилии в исторической ретроспективе, однако не подтверждает того факта, что такая фамилия получила свое широкое распространение на дату подачи заявки № 2018715105 (13.04.2018), а также не свидетельствует о наличии у современного российского потребителя какой-либо стойкой ассоциативной связи с известной личностью, проживавшей ранее на территории Российской Федерации, которой принадлежала данная фамилия.

При этом, следует учесть, что были зарегистрированы товарные знаки «» «», «БИЛИБИНА» по свидетельствам №№ 513491, 619704, 535366. Данные знаки ранее были признанными обладающими различительной способностью обозначения, следовательно, такие обозначения и в последующем должны и далее признаваться в качестве обладающих такой способностью.

Суд по интеллектуальным правам считает, что в целом изложенные обстоятельства указывают на нераспространённость данной фамилии на территории Российской Федерации в настоящее время.

Кроме этого, в материалах дела не имеется сведений, указывающих на осведомленность современного потребителя о существовании когда-либо личностей, указанных Роспатентом в оспариваемом решении.

Кроме того, суд отмечает, что обозначение «БИЛИБИН» при первом его прочтении не воспринимается как фамилия, а ассоциируется с такими обозначениями, как: «БИЛИ БИН», «БИЛИ ДЖИН», «ВИЛИ БИН» и т.п., то есть воспринимается как фантазийное обозначение.

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам считает, что нет оснований полагать, что фамилия «БИЛИБИН» воспринимается современным российским потребителем как получившая широкое распространение на дату подачи заявки, а также что фамилия «БИЛИБИН» способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя, поскольку вывод о распространенности данной фамилии со ссылкой на Интернет-сайт www.analizfamilii.ru/, в данном случае не подтверждает возникновение у потребителя какой-либо стойкой ассоциативной связи с известной личностью, проживавшей на территории Российской Федерации.

Вышесказанное свидетельствует о соответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2019, отменить решение Роспатента от 06.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018715105.