Оспариваемый товарный знак по заявке №2010741591 с приоритетом от 24.12.2010 зарегистрирован 19.06.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №464586 в отношении товаров 16, 28 и услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Новый Книжный Центр», Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем возражении изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №464586 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №464586, зарегистрированный, в том числе, в отношении товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ, является сходным до степени смешения с принадлежащим Ибатуллину А.В. товарным знаком «» по свидетельству №280987, зарегистрированным в отношении однородных товаров 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ;

- учитывая, что сравниваемые товарные знаки являются практически тождественными, а товарный знак лица, подавшего возражение, зарегистрирован в отношении широкого и разнообразного диапазона товаров, которые представляют собой товары широкого потребления и краткосрочного использования, все товары и услуги 16, 28, 41 классов МКТУ оспариваемого товарного знака следует признать однородными с товарами и услугами 16, 28, 41 классов МКТУ, указанными в перечне противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №464586 недействительной в отношении товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ.

В результате рассмотрения возражения, поступившего 08.10.2015, Роспатентом 29.03.2016 принято решение об его удовлетворении и признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464586 в отношении товаров 16 класса МКТУ «мешки для мусора [бумажные], папки для документов, переплеты для книг, обложки, обложки для паспортов, щиты для афиш бумажные или картонные» и услуг 41 класса МКТУ «развлечение гостей, шоу-программы, цирки, передачи развлекательные телевизионные, радиопередачи развлекательные».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2017 по делу №СИП-411/2016, решение Роспатента от 29.03.2016 признано недействительным.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2017 по делу №СИП-411/2016 возражение, поступившее 08.10.2015, рассматривается повторно.

Правообладатель при повторном рассмотрении возражения представил письменные пояснения относительно неоднородности товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ, указанных в перечне сравниваемых товарных знаков, что, по его мнению, обусловлено различными рынками сбыта, а также тем обстоятельством, что сопоставляемые товары/услуги предназначены для удовлетворения различных потребностей различных категорий потребителей.

Изучив материалы дела, и заслушав представителя правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.12.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №464586 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №464586 с приоритетом от 24.12.2010 представляет собой словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы «У» в слове «Умный». Словесные элементы размещены на одной строке.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается в отношении товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «» по свидетельству №280987 с приоритетом от 09.03.2004, который зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

По итогам рассмотрения возражения, поступившего 08.10.2015, Роспатентом 29.03.2016 принято решение об его удовлетворении и признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464586 в отношении товаров 16 класса МКТУ «мешки для мусора [бумажные], папки для документов, переплеты для книг, обложки, обложки для паспортов, щиты для афиш бумажные или картонные» и услуг 41 класса МКТУ «развлечение гостей, шоу-программы, цирки, передачи развлекательные телевизионные, радиопередачи развлекательные».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2016 исковые требования Ибатуллина А.В. удовлетворены частично: решение Роспатента от 29.03.2016, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464586, признано недействительным частично, как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса; признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464586 в отношении товаров 16 класса МКТУ – «бювары, планшеты с зажимом»; товаров 28 класса МКТУ – «колокольчики для новогодних елок, конфетти, конфеты-хлопушки, снег искусственный для новогодних елок, украшения для новогодних елок [за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий]»; услуг 41 класса МКТУ – «обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть], парки аттракционов»; суд обязал Роспатент внести соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В удовлетворении заявления в остальной части отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2017 решение Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2016 было отменено в части отказа в удовлетворении заявленных требований, дело направлено на новое рассмотрение в указанной части в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

По итогам нового рассмотрения дела №СИП-411/2016 в качестве суда первой инстанции Судом по интеллектуальным правам 06.04.2017 принято решение о признании недействительным решения Роспатента от 29.03.2016. При этом указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение Ибатуллина А.В. в части отказа в удовлетворении этого возражения с учетом принятых по настоящему делу судебных актов (см. с. 30, абзац 7 решения Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2017 по делу №СИП-411/2016).

В связи с изложенным возражение Ибатуллина А.В. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464586, мотивированное несоответствием товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, подлежит повторному рассмотрению в отношении всех товаров/услуг 16, 28, 41 классов МКТУ, за исключением товаров 16 класса МКТУ - «мешки для мусора [бумажные], папки для документов, переплеты для книг, обложки, обложки для паспортов, щиты для афиш бумажные или картонные; бювары, планшеты с зажимом», 28 класса МКТУ - «колокольчики для новогодних елок, конфетти, конфеты-хлопушки, снег искусственный для новогодних елок, украшения для новогодних елок [за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий]», услуг 41 класса МКТУ – «развлечение гостей, шоу-программы, цирки, передачи развлекательные телевизионные, радиопередачи развлекательные; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть], парки аттракционов».

Относительно сходства товарного знака «» по свидетельству №464586 и «» по свидетельству №280987 в решении Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2017 по делу №СИП-411/2016 на с. 22, абзац 2 указано, что «…Роспатентом правомерно установлено, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №280987 и №464586 сходны до степени смешения ввиду тождества фонетического и семантического элементов сравниваемых обозначений. Факт сходства сравниваемых товарных знаков до степени смешения лицами, участвующими в деле, не оспаривается».

Что касается однородности товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ, приведенных в перечнях товарных по свидетельствам №280987 и №464586, коллегией установлено следующее.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству №280987 зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ – «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, печатная продукция, учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры), авторучки, акварели, альбомы, атласы, блокноты, блокноты для рисования, глобусы, доски чертежные, издания печатные, карандаши, кисти для рисования, книги, продукция печатная».

Приведенный перечень товаров может быть отнесен к следующим обобщенным родовым понятиям товаров 16 класса МКТУ: «бумажные и картонные изделия»; «принадлежности для письма, рисования, черчения»; «печатная продукция».

В перечне оспариваемого товарного знака коллегией выявлены товары 16 класса МКТУ, однородные товарам противопоставленного товарного знака, относящимся к родовым понятиям «бумажные и картонные изделия»; «принадлежности для письма, рисования, черчения», а именно:

держатели для печатей, штемпелей, дыроколы, зажимы для каталожных карточек, зажимы для перьевых ручек, измельчители для бумаг, калька на тканевой основе, камедь [клеи] для бытовых целей, картотеки, картотеки [конторские принадлежности], карточки каталожные, клеи бытовые, клей рыбий, клейстер крахмальный для бытовых целей, кнопки канцелярские, коробки для печатей, штемпелей, ленты клейкие, макеты архитектурные, материалы канцелярские для запечатывания, материалы клеящие бытовые, материалы упаковочные подкрахмаленные, наклейки самоклеящиеся, напальчники [канцелярские принадлежности], ножи для разрезания бумаги, облатки для запечатывания, печати, печати для сургуча, подносы для корреспонденции, подставки для печатей, штемпелей, штампов, подставки для фотографий, подушечки штемпельные, пресс-папье, принадлежности конторские [за исключением мебели], приспособления для подачи клейкой ленты, приспособления для скрепления бумаги, скребки канцелярские, скрепки канцелярские, средства для стирания, статуэтки из папье-маше, сургуч, шаблоны, увлажнители [канцелярские принадлежности], увлажнители для поверхностей, устройства для запечатывания конвертов конторские, устройства для запечатывания конторские, устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности], шкафчики конторские, штампы с адресами, штемпеля.

По сути, сопоставляемые товары представляют собой изделия и принадлежности, применяемые главным образом в канцелярском обиходе (для переписки и оформления бумажной документации) и реализуемые преимущественно в магазинах канцелярских товаров. Данные товары относятся к категории недорогих товаров широкого потребления, при приобретении которых у потребителей снижена степень внимательности.

Таким образом, с учетом высокой степени сходства сопоставляемых товарных знаков, совместной встречаемости товаров в обиходе и при продаже, перечисленные выше товары были признаны однородными.

Необходимо отметить, что для ряда сопоставляемых товаров 16 класса МКТУ также усматривается однородность в силу их соотношения между собой как вид/род (речь идет о перечисленных в перечне оспариваемого товарного знака товарах «статуэтки из папье-маше, макеты архитектурные, картотеки, картотеки [конторские принадлежности], карточки каталожные, коробки для печатей, штемпелей, облатки для запечатывания», которые представляют собой изделия, изготовленные из бумаги или картона, и товарах «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам», приведенных в перечне товарного знака по свидетельству №280987).

Остальные товары 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, были признаны неоднородными товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству №280987, ввиду нижеследующего.

Товары «аппараты для ламинирования документов, валики для пишущих машин, верстатки наборные, гальваностереотипы, гектографы, доски наборные [полиграфия], инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек, камни литографские, катушки для копировальных лент, клавиши пишущих машин, клише типографские, ленты для пишущих машин, ленты копировальные, ленты копировальные для принтеров, литеры стальные, литеры типографские [цифровые и буквенные], литеры типографские цифровые, материалы для переплетных крышек, машины адресные, машины и устройства для переплетного дела [офисное оборудование], машины фальцевальные, машины франкировальные, наборы типографские портативные, нитки для переплетных работ, нумераторы, оболочки пластиковые эластичные для штабелирования, перфораторы, пластинки с адресами для адресных машин, полосы клейкие для скрепления переплетов, полотно офсетное нетекстильное, полотно тканевое для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов, полотно тканевое для нанесения краски в множительных аппаратах, реглеты, ротаторы, столы наборные типографские, устройства для изготовления виньеток, устройства для наклеивания фотографий, чернила для исправлений [гелиография], шрифты типографские» относится к издательско-полиграфическому оборудованию и сопутствующим изделиям, которые имеют узкий круг потребителей-специалистов и реализуются в специализированных магазинах.

Что касается товаров «валики малярные, изделия для упаковки пластмассовые, листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки], мешки для мусора [пластмассовые], пленки пластмассовые для упаковки, листы вискозные для упаковки, листы целлюлозные мягкие для упаковки», то данные товары в силу назначения реализуются в магазинах, специализирующихся на продаже товаров для ремонта/строительства, либо в хозяйственных отделах магазинов.

Относительно товаров «держатели чековых книжек, зажимы для денег, подносы для сортировки и подсчета денег, приспособления для приклеивания этикеток ручные» необходимо отметить, что они не являются широко применяемыми в канцелярском обиходе изделиями, имеют узкоспециализированное назначение и, как следствие, узкий круг потребителей.

Таким образом, перечисленные товары и товары 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, имеют различное назначение, круг потребителей и различные условия реализации, в связи с чем они были признаны неоднородными.

Товарный знак по свидетельству №280987 зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки, в том числе автомобили (игрушки), бассейны игрушечные, головоломки из набора элементов для составления картины, домики для кукол, игрушки плюшевые, игрушки с подвижными частями или передвижные, игры автоматические без использования телевизионных приемников, игры настольные, комнаты для кукол, конструктор, кровати для кукол, куклы, мячи для игры, одежда для кукол, пистолеты игрушечные, пистолеты пневматические (игрушки), пистоны для игрушечных пистолетов, погремушки, транспортные средства радиоуправляемые (игрушки), шахматы, шашки».

Перечисленные товары относятся к игрушкам, тогда как нижеперечисленные товары 28 класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана оспариваемого товарного знака, относятся к спортивному инвентарю и снаряжению:

блоки стартовые, боди-боард, ботинки с прикрепленными к ним коньками, вкладыши с краской для краскораспылителей, воланы для игры в бадминтон, груши подвесные, диски спортивные, доски пружинящие [спортивные принадлежности], доски роликовые для катания, доски с парусом для серфинга, канифоль, используемая атлетами, канты лыжные, клюшки для гольфа, клюшки хоккейные, кожа тюленья [для лыжных покрытий], коньки, коньки роликовые, краскораспылители [спортивные принадлежности], крепления для лыж, ласты для плавания, луки для стрельбы, лыжи, лыжи водные, лыжи для серфинга, мази лыжные, манки для охоты, маски фехтовальные, мачты для досок с парусом, мел для бильярдных киев, мишени, мишени электронные, накладки для бортов бильярдных столов, наколенники [элементы спортивной экипировки], наконечники для бильярдных киев, налокотники [элементы спортивной экипировки], оружие фехтовальное, палочки для мажореток, покрытия для опорных поверхностей лыж, приманки для охоты или рыбной ловли, приманки пахучие для охоты и рыбалки, принадлежности для стрельбы из лука, принадлежности рыболовные, приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа], прокладки защитные [элементы спортивной экипировки], рапиры для фехтования, ремни для досок для серфинга, ремни для досок с парусом, ремни для тяжелоатлетов, рогатки [принадлежности спорта], ролики для велотренажеров, ружья гарпунные спортивные, сани спортивные, сетки спортивные, скребки для лыж, снаряды гимнастические, снаряды для метания, снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике, снаряжение альпинистское, снегоступы, стенды для стрельбы по летающим мишеням, столы бильярдные, столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты, столы для настольного тенниса, столы для настольного футбола, струны для ракеток, сумки для крикета, сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа, тобогганы, тренажеры спортивные, трусы поддерживающие спортивные, устройства для бросания теннисных мячей, устройства и оборудование для боулинга, шары бильярдные, щитки [спортивные принадлежности], экраны камуфляжные [спортивные принадлежности], эспандеры.

Таким образом, сопоставляемые товары 28 класса МКТУ не являются однородными, поскольку относятся к различному роду и имеют различное назначение (занятие спортом и развлечение детей).

Вместе с тем, в перечне товаров 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака выявлены товары, представляющие собой праздничные аксессуары, а именно: «безделушки для вечеринок [знаки внимания], ёлки новогодние искусственные, маски карнавальные, маски театральные, подсвечники для новогодних елок, подставки для новогодних елок, украшения для новогодних елок [за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий], устройства для демонстрации фокусов, шары со снежинками».

В связи с одинаковым назначением (развлечение детей), сходными условиями реализации (могут совместно реализовываться в магазинах детских игрушек), а также, принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых товарных знаков, перечисленные выше товары 28 класса МКТУ были признаны однородными товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых действует исключительное право товарного знака по свидетельству №280987.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака распространяется на услуги 41 класса МКТУ «организация конкурсов развлекательных». В перечне услуг 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака отсутствуют услуги, относящиеся к роду услуг по организации развлечений.

Что касается услуг 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по прокату различного оборудования, в том числе, оборудования для караоке и декораций для шоу-программ, то они предназначены для проката соответствующего оборудования без наличия обязательства непосредственно оказывать услуги по организации развлечений, в связи с чем, не являются однородными услугам «организация конкурсов развлекательных» (см. с. 6, абзац 2 решения Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2016 по делу №СИП-411/2016).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №464586 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №280987 в отношении вышеперечисленных товаров 16 и 28 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2015, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464586 недействительным в отношении товаров 16 класса МКТУ «держатели для печатей, штемпелей, дыроколы, зажимы для каталожных карточек, зажимы для перьевых ручек, измельчители для бумаг, калька на тканевой основе, камедь [клеи] для бытовых целей, картотеки, картотеки [конторские принадлежности], карточки каталожные, клеи бытовые, клей рыбий, клейстер крахмальный для бытовых целей, кнопки канцелярские, коробки для печатей, штемпелей, ленты клейкие, макеты архитектурные, материалы канцелярские для запечатывания, материалы клеящие бытовые, материалы упаковочные подкрахмаленные, наклейки самоклеящиеся, напальчники [канцелярские принадлежности], ножи для разрезания бумаги, облатки для запечатывания, печати, печати для сургуча, подносы для корреспонденции, подставки для печатей, штемпелей, штампов, подставки для фотографий, подушечки штемпельные, пресс-папье, принадлежности конторские [за исключением мебели], приспособления для подачи клейкой ленты, приспособления для скрепления бумаги, скребки канцелярские, скрепки канцелярские, средства для стирания, статуэтки из папье-маше, сургуч, шаблоны, увлажнители [канцелярские принадлежности], увлажнители для поверхностей, устройства для запечатывания конвертов конторские, устройства для запечатывания конторские, устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности], шкафчики конторские, штампы с адресами, штемпеля» и 28 класса МКТУ «безделушки для вечеринок [знаки внимания], ёлки новогодние искусственные, маски карнавальные, маски театральные, подсвечники для новогодних елок, подставки для новогодних елок, украшения для новогодних елок [за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий], устройства для демонстрации фокусов, шары со снежинками».