Оспариваемый товарный знак по заявке №2010705693/50 с приоритетом от 26.02.2010 зарегистрирован 23.03.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №433167 на имя компании «Криспин Групп Инк.», Женева Плэйс, Уотерфронт Драйв, ПО Бокс 3469, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (далее – правообладатель) в отношении товаров 20 класса МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Блэк Рэд Уайт БРУ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.02.2012 выражено мнение о том, что регистрация №433167 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 8 статьи 1483, подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статей 10-bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лица, подавшие возражение, имеют друг с другом организационные и хозяйственные связи, ведут совместную деятельность и совместно используют средства индивидуализации – товарные знаки и фирменные наименования, ввиду чего их деятельность не может рассматриваться в отрыве друг от друга, а нарушение прав на средства индивидуализации одного лица, входящего в группу, должно рассматриваться как нарушение прав всей группы лиц;

- на территории Российской Федерации белорусской (ИП «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО) и польской («Black Red White S.A.») компаниями учреждено российское представительство ООО «БРВ-Мебель», преобразованное из ЗАО «БРВ-Мебель»;

- лица, подавшие возражение, являются правообладателями большого количества товарных знаков со словесными элементами «BLACK RED WHITE» и «BRW», вместе с тем, принадлежащие компании «Криспин Групп Инк.» товарные знаки препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации вышеупомянутым товарным знакам лиц, подавших возражение;

- ИП «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО и «Black Red White S.A.» располагают крупными производственными мощностями как в Республике Беларусь, так и в Польше, являются крупнейшими производителями мебели, их продукция хорошо известна на территории России с 1998 года;

- лица, подавшие возражение, обладают доменными именами в сети Интернет www.brw.ru,www.brw.eu,www.brw.com.pl, http://brw-anrex.brest.by;

- ИП Кошелев С.Ю. и «Криспин Групп Инк.» незаконно зарегистрировали на свое имя ряд товарных знаков, воспроизводящих товарные знаки лиц, подавших возражение, а также доменное имя brw.su, товарные знаки по свидетельствам №217451 и №327183 были внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС РФ, перекрыв тем самым поступление продукции из Республики Беларусь, а затем было возбуждено дело об административном правонарушении, а также уголовное дело за незаконное использование товарных знаков;

- таким образом, действия ИП Кошелева С.Ю. и компании «Криспин Групп Инк.» по приобретению исключительных прав на товарные знаки, включая оспариваемый товарный знак, свидетельствует об их недобросовестности, что подтверждается решением Федеральной антимонопольной службы РФ по делу №114/177-10 от 28.02.2011 о признании действий компании «Криспин Групп Инк.» и ИП Кошелева С.Ю. на товарном рынке мебели Российской Федерации, выразившихся в приобретении и использовании исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №217451 и №327183, актом недобросовестной конкуренции, при этом данное решение было оставлено в силе Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-540063/11 от 29.08.2011 и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №09АП-29170/2011;

- вышеизложенное свидетельствует о том, что лица, подавшие возражение, являются заинтересованными при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433167;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками лиц, подавших возражение, (свидетельства №118162 с приоритетом от 28.02.1997, №4692992 с приоритетом от 31.10.2005, международная регистрация №786428 с датой регистрации от 28.02.2002 – правообладатель польская компания «БЛЭК РЭД УАЙТ С.А.»; свидетельства №16302 с приоритетом от 30.04.2002, №31258 с приоритетом от 18.07.2008, международная регистрация №800781 с датой регистрации от 10.02.2003 – правообладатель ИП «Черный Красный Белый» ООО);

- с 1998 года лицами, подавшими возражение, ведется активная деятельность в области производства, продвижения, транспортировки, хранения, рекламы и реализации мебели, маркированной «BLACK RED WHITE» и «BRW», с этой целью на территории Российской Федерации функционируют более 20 представительств компаний, осуществляющих продвижение продукции лиц, подавших возражение, в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Рязани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Казани, мебель рекламировалась в средствах массовой информации, на ярмарках и выставках, неоднократно награждалась призами и дипломами, информация о деятельности лиц, подавших возражение, представлена в сети Интернет на их официальных сайтах www.brw.eu,www.brw.com.pl, http://brw-anrex.brest.by;

- с 2005 года основным представителем лиц, подавших возражение, в Российской Федерации является ООО «БРВ-Мебель», реорганизованное путем преобразования из ЗАО «БРВ-Мебель», данное предприятие является основным оптовым поставщиком мебели производства ИП «Черный Красный Белый» ООО и «Black Red White S.A.», реализация которой производится также через собственные удаленные подразделения, контролируемые лицами, подавшими возражение, факты поставок товаров, маркированных товарными знаками лиц, подавших возражение, исчерпывающим образом подтверждается решениями судов и ФАС РФ;

- между лицами, подавшими возражение, и ИП Кошелевым С.Ю., который являлся первоначальным заявителем по заявке №2010705693, имелись правоотношения по поставкам мебели на территорию Российской Федерации еще в 1998 году, при этом ИП Кошелев С.Ю. должен был знать, какие обозначения используются для маркировки мебели лиц, подавших возражение;

- компанией «Криспин Групп Инк.» также предпринимались действия по предложению к продаже мебели, маркированной товарными знаками «BLACK RED WHITE», «BRW», производимой лицами, подавшими возражение, на территории Российской Федерации, на сайте www.brw.su;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №433167 зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ и ассоциируется с обозначениями «BLACK RED WHITE», «BRW», используемыми лицами, подавшими возражение, для маркировки своей продукции, поэтому использование оспариваемого товарного знака при производстве товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, вызывает ложные представления о компании, которая их производит и тем самым вводит потребителя в заблуждение относительно производителя;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №433167 включает в свой состав словесные элементы «Блэк Рэд Уайт», являющиеся транслитерацией отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение – польской компании «Black Red White S.A», право на фирменное наименование принадлежит ей с 1999 года, при этом лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области производства, продвижения, транспортировки, хранения, рекламы и реализации мебели, маркируемой обозначениями «BLACK RED WHITE», «BRW», что свидетельствует о том, что при регистрации оспариваемого товарного знака было нарушено право лица, подавшего возражение, на его фирменное наименование;

- Арбитражный суд г. Москвы, ФАС РФ установили факт наличия недобросовестности в действиях ИП Кошелева С.Ю. и компании «Криспин Групп Инк.» в приобретении и использовании исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №217451 и №327183, которые являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №433167, т.е. регистрация этих товарных знаков на имя ИП Кошелева С.Ю. произведена в нарушение требований законодательства, являясь актом недобросовестной конкуренции.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433167 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы: Копия выписки №7660/25/89/91 от 15.05.1991 на производственное предприятие «Black Red White» Тадеуш Хмель, Польша [1]; Копия учредительных документов компании BRW Sp.z o.o., Польша [2]; Копия учредительных документов компании «Black Red White S.A.», Польша [3]; Копия учредительных документов СП «Black Red White», Республика Беларусь [4]; Копия учредительных документов компании ИП «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО, Республика Беларусь [5]; Копия учредительных документов ООО «БРВ-Мебель», Россия [6]; Список товарных знаков, копии регистраций товарных знаков «BLACK RED WHITE», «BRW», правообладателями которых являются лица, подавшие возражение [7]; Копии предварительных отказов по международным регистрациям №№786428, 818022, 1051637, 1057193 и уведомления экспертизы по российским заявкам №№2010727988, 2010727987, 2010727986, 2010727088 [8]; Распечатки сайтов www.brw.ru,www.brw.eu,www.brw.com.pl, http://brw-anrex.brest.by [9]; Список товарных знаков ИП Кошелева С.Ю. и компании «Криспин Групп Инк.» [10]; Распечатка сайта brw.su, данные об администраторе домена ИП Кошелеве С.Ю. и компании «Криспин Групп Инк.», сведения о регистрации компании «Криспин Групп Инк.», свидетельство о регистрации ИП Кошелева С.Ю. [11]; Копия требования ИП Кошелева С.Ю. о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак по свидетельству №327183 [12]; Копиия документов, подтверждающих действия компании «Криспин Групп Инк.» по предложению к продаже мебели, маркированной товарными знаками «BLACK RED WHITE», «BRW», на территории Российской Федерации на сайте www.brw.su [13]; Копия постановления о производстве обыска (выемки) от 20.09.2010, протокол обыска и выемки от 30.09.2010, протокол изъятия вещей и документов от 13.08.2010, решения арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4735/10А9-224 [14]; Копия решения Федеральной антимонопольной службы РФ от 28.02.2011 по делу №114/177-10 [15]; Копия решения арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-540063/11 (147-

461) от 29.08.2011, копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-29170/2011 [16]; Копия документов, доказывающих наличие тесных хозяйственных связей между лицами, подавшими возражение, и ИП Кошелевым С.Ю. – договоры поставки №9, №29, №77, №133, №76 с документами, подтверждающими их совершение [17]; Документы, подтверждающие деятельность ООО «МЕБЛЕКС XXI» (учредитель ИП Кошелев С.Ю.) по реализации мебели, произведенной лицами, подавшими возражение, на территории РФ [18]; Копии документов – договоров и контрактов на поставку товаров, подтверждающих деятельность лиц, подавших возражение, а также документы, подтверждающие исполнение названных договоров: таможенные декларации, товарно-транспортные накладные, отметки таможенных органов [19]; Правообладатель товарного знака по свидетельству №433167, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- из представленных документов возражения усматривается, что и первоначальный заявитель по рассматриваемой заявке (ИП Кошелев С.Ю.), и настоящий правообладатель оспариваемого товарного знака (компания «Криспин Групп Инк.»), также как лица, подавшие возражение, осуществляют деятельность на рынке мебели и являются конкурентами, поэтому при таких обстоятельствах довод лиц, подавших возражение, об ассоциировании оспариваемого товарного знака только с лицом, подавшим возражение, является необоснованным, в этой связи отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение;

- регистрация товарного знака по свидетельству №433167 не нарушает право лиц, подавших возражение, на фирменное наименование, поскольку на территорию Российской Федерации поставляется мебель белорусской компании ИП «Черный Красный Белый», а польские компании «Black Red White S.A.» и «BRW Sp.z o.o.» эти товары не поставляют, при этом ни один из лиц, подавших возражение, не имеет фирменного наименования, одновременно содержащего как словесный элемент «Блэк Рэд Уайт», так и словесный элемент «БРУ»;

- кроме того, как следует из текста возражения, на территории Польши в 1997 году была зарегистрирована компания не с фирменным наименованием «Black Red White S.A.», а с фирменным наименованием «Black Red White Tadeusz Chmiel» (Блэк Ред Уайт Тадеуш Хмель), в котором имя собственное «Тадеуш Хмель» занимает существенное место и является неотъемлемой частью фирменного наименования;

- в то же время до даты создания вышеупомянутой компании на территории России существовал товарный знак «BLACK RED WHITE» (свидетельство №173478 с приоритетом от 11.08.1997), зарегистрированный в отношении товаров 20 класса МКТУ на имя ЗАО «Триумвират-Плюс», не имеющего к сторонам спора никакого отношения, поэтому использование на рынке мебели лицами, подавшими возражение, фирменного наименования, тождественного этому товарному знаку, является нарушением исключительных прав ЗАО «Триумвират-Плюс»;

- довод возражения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции, необоснован, поскольку данный вопрос не исследовался антимонопольным органом в установленном законом порядке.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №433167.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.02.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации фирменными наименованиями, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 10-bis Парижской конвенции Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии с положениями пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Оспариваемый словесный товарный знак «Блэк Рэд Уайт БРУ» по свидетельству №433167 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении от 10.02.2012 приведены доводы о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит фирменное наименование лица, подавшего возражение, а также обозначение, которое длительное время использовалось лицами, подавшими возражение, на рынке мебельной продукции. В подтверждение изложенного представлены материалы [1] – [19]. В этой связи, по мнению лиц, подавших возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с деятельностью лиц, подавших возражение, в силу чего способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Представленные документы свидетельствуют, что входящее в состав оспариваемого товарного знака словосочетание «Блэк Рэд Уайт», выполняющее основную индивидуализирующую функцию, представляет собой транслитерацию отличительной части фирменного наименования одного из лиц, подавших возражение, а именно, польской компании «Блэк Рэд Уайт С.А.» («Black Red White S.A.»), созданной 23.04.1999, предметом деятельности которой, согласно выписке из Торгового реестра [2], является производство мебели и оказание услуг в сфере отделки мебели. В материалах дела имеются договоры [19], которые заключались польской компанией «Блэк Рэд Уайт С.А.» («Black Red White S.A.») с российскими компаниями до даты приоритета оспариваемого товарного знака, предметом которых являлась поставка мебели (в частности, общий договор международной продажи товаров №1/02/04 от 2004 года, заключенный между «Блэк Рэд Уайт С.А.», Польша и ООО «Ясон Плюс», г. Калининград; общий договор международной продажи товаров от 02.04.2007, заключенный между «Блэк Рэд Уайт С.А.», Польша и ООО «БРВ-Трейдинг», г. Королев; общий договор международной продажи товаров от 17.034.2004, заключенный между «Блэк Рэд Уайт С.А.», Польша и ООО «Экспресс-Курьер). Род деятельности польской компании «Black Red White S.A.»

(производство и поставка мебели), входящей в группу компаний лиц, подавших возражение, усматривается также и из иных представленных документов, например, из решения ФАС РФ [15].

В этой связи убедительным представляется довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса как нарушающего исключительное право польской компании «Black Red White S.A.» на принадлежащее ей фирменное наименование.

Анализ оспариваемого товарного знака на несоответствие положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал, что само по себе обозначение «Блэк Рэд Уайт БРУ», представляющее собой транслитерацию буквами русского алфавита английских слов «Black Red White» (в переводе означает «черный красный белый») и начальных букв «BRW» этих слов, не несет в себе ложную информацию о товаре. Вместе с тем, обозначение может быть признано способным вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с конкретным изготовителем товаров, возникшей до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Необходимо отметить, что лица, подавшие возражение, используют в качестве средства индивидуализации своей продукции обозначения, включающие словесный элемент «BLACK RED WHITE», а также буквосочетание «BRW». Указанное обстоятельство установлено решением ФАС РФ [15] и подтверждается материалами дела. Так, на территории Польши на имя компании «БЛЭК РЭД УАЙТ С.А.» зарегистрирован товарный знак «BLACK RED WHITE» по свидетельству №118162 с приоритетом от 28.02.1997 в отношении товаров 20 класса МКТУ, а, кроме того, этому лицу принадлежат права на аналогичный знак по международной регистрации №786428 от 28.02.2002. На территории Польши зарегистрирован товарный знак «BRW» по свидетельству №147471 с приоритетом от 03.08.2000, права на который принадлежат польской компании «БРВ Сп. зед.о.о». Компания «БРВ Сп. зед.о.о» обладает правами на знак «BRW» в соответствии с Международным договором (международная регистрация №818022 с датой регистрации от 07.01.2004. Товарные знаки «BLACK RED WHITE» и «BRW» также зарегистрированы на территории Республики Беларусь ИП «Черный Красный Белый» ООО (свидетельства №№16302, 16301 с приоритетом от 30.04.2002) в отношении товаров 20 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

О поставках на территорию Российской Федерации мебели, маркированной обозначениями «BLACK RED WHITE», «BRW» и произведенной компаниями, входящими в группу лиц, подавших возражение (в частности, ИП «Черный Красный Белый» ООО, Республика Беларусь), на дату приоритета товарного знака по свидетельству №433167 свидетельствуют имеющиеся в деле сертификат соответствия, грузовые таможенные декларации, товарно-транспортные накладные 2005, 2006, 2009 гг. [19] В материалах возражения [17] также содержатся договоры, товарно-транспортные накладные и счета-фактуры, свидетельствующие о том, что поставки мебели лицами, входящими в группу компаний лиц, подавших возражение, на территорию Российской Федерации в 1998, 1999, 2004 и 2005 годах также осуществлялись в рамках договоров, заключенных с ИП Кошелевым С.Ю., т.е с первоначальным заявителем по заявке №2010705693 на оспариваемый товарный знак.

Как указано в решении ФАС РФ [15] и подтверждается материалами возражения [17], ИП Кошелев С.Ю. осуществлял действия по приобретению мебели белорусской компании СП «Black Red White», а также ИП «Черный Красный Белый», входящих в группу компаний лиц, подавших возражение, о чем свидетельствуют договоры поставки №9 от 28.05.1998, №29 от 09.02.1999, №77 от 15.11.2004, №133 от 26.01.2005.

Кроме того, как следует из документов [13] еще в 2006 году на сайте www.brw.su, принадлежащем, согласно материалам [11] ИП Кошелеву С.Ю., а в последствии компании «Криспин Групп Инк.», размещалась информация о том, что мебель, маркированная обозначениями «BRW» и «BLACK RED WHITE», производится группой компаний, в которую входят лица, подавшие возражение. Т.е. при подаче заявки №2010705693 ИП Кошелев С.Ю., а в дальнейшем и правообладатель оспариваемого товарного знака – компания «Криспин Групп Инк.», не могли не знать о существовании мебели, маркированной обозначениями «BLACK RED WHITE», «BRW», права на которые принадлежат иным лицам.

При этом товарный знак «Блэк Рэд Уайт БРУ» по свидетельству №433167, представляющий собой транслитерацию обозначений «BLACK RED WHITE» и «BRW», ассоциируется у российского потребителя с польской и белорусской мебелью, производимой и поставляемой на территорию Российской Федерации лицами, подавшими возражение. В этой связи применение оспариваемого товарного знака компанией «Криспин Групп Инк.» при маркировке мебели способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных выше товаров, следовательно, регистрация №433167 произведена в нарушение положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов о несоответствии товарного знака по свидетельству №433167 положениям пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса, то необходимо отметить, что установление факта нарушения антимонопольного законодательства не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, данный вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке федеральной антимонопольной службой.

Таким образом, доводы возражения от 10.02.2012 являются убедительными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №433167 положениям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу: удовлетворить возражение от 10.02.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433167 недействительным в отношении всех товаров 20 класса.