Оспариваемый словесный товарный знак «ПАРСУН» по заявке № 2012700333, поданной 12.01.2012, зарегистрирован 30.09.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 496983 на имя ООО «Джей-Джей Групп», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия знака – до 12.01.2022.

В поступившем 30.03.2015 в Роспатент возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 496983 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «PARSUN» по международной регистрации № 983762 (приоритет 30.08.2008), правовая охрана которого на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 07 класса МКТУ (газонокосилки; машины сельскохозяйственные; орудия сельскохозяйственные, за исключением орудий с ручным приводом; генераторы постоянного тока; ремни приводные для моторов; цилиндры для моторов; насосы) [1];

- доминирующее положение в международной регистрации занимает словесный элемент «PARSUN», который является тождественным оспариваемому товарному знаку «ПАРСУН», изобразительный элемент в международном знаке является незначительным отличием;

- сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения зарегистрированы. Товары 07 класса МКТУ знака [1] однородны товарам 07 класса МКТУ оспариваемой регистрации, поскольку сравниваемые товары относятся к одной родовой группе - машины и станки, изготовлены из одного вида материала, имеют одинаковые функциональное назначение, условия реализации и круг потребителей. При этом «ремни приводные для моторов и двигателей» и «цилиндры для моторов и двигателей» являются составными частями, как обычных «моторов», так и «лодочных моторов», то есть сравниваемые товары являются взаимодополняемыми;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит часть фирменного наименования и коммерческого обозначения лица, подавшего возражение, - компании «Сучжоу Парсун Пауэр Машин Ко, Лтд.», которая начала свою деятельность в 2004 году, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого знака;

- лицо, подавшее возражение, имеет серию товарных знаков, должным образом зарегистрированных на территории Китая, а также зарегистрированный домен www.parsun.biz (дата регистрации домена – 16.12.2008), который функционирует также на территории Российской Федерации и на русском языке. Кроме того, имеется домен www.parsun.su, зарегистрированный (11.09.2008) на имя официального эксклюзивного дистрибьютора лица, подавшего возражение;

- продукция компании «Сучжоу Парсун Пауэр Машин Ко, Лтд.» широко известна на российском рынке. Компания имеет на территории России широкую дилерскую сеть.

Далее в возражении приведены аргументы о подаче в палату по патентным спорам возражения от 18.11.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку «PARSUN» (транслитерация «ПАРСУН») по свидетельству № 421592, правообладателем которого также являлся ООО «Джей-Джей Групп». Роспатентом было отказано в удовлетворении возражения. Однако, данное решение было оспорено лицом, подавшим возражение, в Суде по интеллектуальным правам (далее – СИП). Решением СИП решение Роспатента было признано недействительным в части отказа в удовлетворении возражения от 18.11.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 421592 в отношении товаров 07 класса МКТУ (лодочные моторы). И Роспатент, и ООО «Джей-Джей Групп» обжаловали судебный акт в Президиуме СИП, который полностью поддержал выводы суда первой инстанции и оставил решение в силе без изменений.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки товарного знака № 496983, международной регистрации № 983762 (1);

- распечатки из сети Интернет (2);

- копия лицензии на ведение торговой деятельности с переводом (3);

- сведения по знакам на территории Китая (4);

- распечатки по доменным именам (5);

- распечатки из сети Интернет (6);

- распечатка судебного акта (7).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 496983 в отношении товаров 07 класса МКТУ: «моторы лодочные».

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 496983, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 29.07.2015, представил отзыв по мотивам возражения, существо доводов которого сводится к следующему:

- сравниваемые знаки не являются сходными ни по одному критерию сходства словесных обозначений. Сопоставляемые товары не могут быть признаны однородными («моторы лодочные» и «генераторы постоянного тока; ремни для двигателей; цилиндры для двигателей; насосы»), поскольку относятся к товарам различного рода (вида) и имеют различное назначение. Мотор – это двигатель, а «генераторы постоянного тока» относятся к родовой группе «генераторы – устройства для выработки электрической энергии или для создания электромагнитных, световых и т.д. сигналов». Те же выводы относятся и к товарам «ремни приводные для моторов и двигателей; цилиндры для моторов и двигателей; насосы», которые неоднородны товарам «лодочные моторы»;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств включения его фирменного наименования ни в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации, ни в реестр юридических лиц какого-либо другого государства. Кроме этого лицом, подавшим возражение, не указана и документально не подтверждена дата возникновения его права на фирменное наименование. При этом не представлено доказательств того, что данное лицо осуществляло деятельность под своим фирменным наименованием на территории Российской Федерации в отношении товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, до даты его приоритета;

- сам оспариваемый товарный знак "ПАРСУН" по свидетельству № 496983 не несет в себе сведений об изготовителе товара, ассоциирование потребителем данного товарного знака с иным производителем могло бы возникнуть только в результате широкого и длительного использования им тождественного или сходного обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Доказательств того, что оспариваемый товарный знак на дату приоритета ассоциировался у потребителей исключительно с продукцией компании "Сучжоу Парсун Пауэр Машин Ко. Лтд.", лицом, подавшим возражение, не представлено;

- существование доменов parsun.biz и parsun.su также не доказывает возможности введения потребителя в заблуждение оспариваемым товарным знаком, поскольку не представлено доказательств, которые бы иллюстрировали, каким образом использовался домен на дату приоритета оспариваемого товарного знака, содержалась ли какая-либо информация по данному адресу в сети Интернет и была ли она доступна российским потребителям. Материалы из сети Интернет не могут быть приняты во внимание, поскольку датированы более поздними датами, нежели дата приоритета оспариваемого товарного знака. Наименование компании "Сучжоу Парсун Пауэр Машин Ко. Лтд." упоминается в данных материалах только в новостях от 27.09.2013 г. В остальных же случаях не ясно, о товарах какого производителя под обозначением "ПАРСУН" упоминается в сети Интернет - товарах лица, подавшего возражение, или товарах правообладателя оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (12.01.2012) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Положениями статьи 8 Парижской конвенции предусмотрено, что фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленного знака [1], имеющего более раннюю дату приоритета, правовая охрана которого на территории Российской Федерации действует, в том числе, в отношении товаров, относящихся к комплектующим и запасным частям для лодок. Кроме того, в деле представлена информация о существовании спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 496983 в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знака оспаривается в отношении товаров 07 класса МКТУ: «моторы лодочные».

Противопоставленный знак «» [1] является комбинированным и содержит композицию из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения букв «P», «S», и словесного элемента «PARSUN», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Композиция выполнена на фоне горизонтально-ориентированного прямоугольника. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ: «lawnmowers; agricultural machines; agricultural implements other than hand-operated; dynamos; belts for motors and engines; cylinders for motors and engines; pumps» (в возражении приведен перевод – газонокосилки; машины сельскохозяйственные; орудия сельскохозяйственные, за исключением орудий с ручным приводом; генераторы постоянного тока; ремни приводные для моторов; цилиндры для моторов; насосы).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак содержит единственный элемент – «ПАРСУН».

В знаке [1] основным индивидуализирующим элементом является элемент «PARSUN», поскольку он выполнен крупно, акцентирует на себе внимание потребителя и легче запоминается. Следует отметить, что стилизованное исполнение данного элемента не оказывает существенного влияния на фонетическое восприятие слова, поскольку все буквы легко и однозначно прочитываются.

Таким образом, сравниваемые знаки в качестве единственного или основного индивидуализирующего элемента содержат в своем составе фонетически тождественные слова «ПАРСУН/PARSUN», что обуславливает их фонетическое сходство.

Сопоставляемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, в связи с чем провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Графически оспариваемый и противопоставленный знаки отличаются. Вместе с тем, коллегия обращает внимание, что различия в исполнении букв, стилизация шрифта, а также наличие в противопоставленном знаке изобразительного элемента не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака). В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Таким образом, с учетом того, что слова «ПАРСУН» и «PARSUN» представляют собой транслитерацию друг друга, отсутствие лексических значений слов и второстепенность графического фактора сходства обуславливают превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений, сопоставляемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, коллегией установлено следующее.

Согласно словарно-справочным источникам понятия, приведенные в перечнях 07 класса МКТУ сравниваемых знаков, имеют следующие значения:

«генератор» - устройство, производящее какую-либо энергию или продукт, а также преобразующее один вид энергии в другой. Генератор постоянного тока. Генератор переменного тока;

«насос» - машина, механизм разных типов, служащий для накачивания куда-нибудь или выкачивания откуда-нибудь жидкостей или газов;

- «мотор» - двигатель (преимущ. внутреннего сгорания или электрический). Запустить, остановить м. | прил. моторный, -ая, -ое. Моторное топливо. Моторная лодка (с мотором). Машина, преобразующая любой вид энергии в механический; двигатель (обычно внутреннего сгорания или электрический).

Приведенные выше семантические значения позволяют коллегии прийти к выводу о том, что сопоставляемые товары 07 класса МКТУ напрямую связаны с моторами и являются комплектующими для них, т.е. имеют одни и те же условия реализации и круг потребителей, что обуславливает их отнесение к одной области.

При этом коллегия отмечает, что имеющиеся в ее распоряжении судебные акты (например, (7)) касаются дела № СИП-674/2014. В данном деле, действительно, сторонами спора выступают ООО «Джей-Джей Групп» и компания «SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD.». Однако, предметом спора выступал товарный знак «» по свидетельству № 421592. Изложенное не позволяет признать указанное дело носящим преюдициальный характер.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что в судебных актах по делу № СИП-674/2014 сопоставляются те же товары, что и в рассматриваемом возражении. В частности, в решении СИП от 13.10.2014 указано: «... «генераторы постоянного тока; ремни приводные для моторов и двигателей; цилиндры для моторов и двигателей; насосы», являются однородными товарам 07 класса МКТУ «лодочные моторы» указанным в свидетельстве Российской Федерации № 421592. Однородность обусловлена тем, что данные товары относятся к одной родовой группе - машины и станки, имеют одинаковое функциональное назначение, предназначены для одного круга потребителей, являются взаимодополняемыми товарами и реализуются через специализированные магазины. Кроме того, «ремни приводные для моторов и двигателей; цилиндры для моторов и двигателей», а также «генераторы» и «насосы» являются составными частями, в том числе, лодочных моторов, в зависимости от их конструктивных особенностей. Так, электрический генератор - обеспечивает механизмы лодки электроэнергией; гидравлический насос

- выполняет не только функции обеспечения нормальной работы двигателя, но и приводов различных механизмов; осушительный насос - обеспечивает откачку попавшей воды. Все указанные технические средства являются составными частями моторов, в том числе лодочных...».

Изложенное позволяет коллегии признать однородными товары 07 класса МКТУ: «лодочные моторы» оспариваемого товарного знака и товары 07 класса МКТУ: «dynamos; belts for motors and engines; cylinders for motors and engines; pumps» (генераторы постоянного тока; ремни приводные для моторов; цилиндры для моторов; насосы) противопоставленного знака [1].

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 07 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [1] являются сходными до степени смешения.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерными.

В рамках основания о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, представлен документ (4), из которого следует, что лицо, подавшее возражение, получило лицензию на ведение торговой деятельности 28.04.2004. Анализ представленного документа показывает, что, несмотря на то, что документ (4) не содержит информации о дате создания (регистрации) компании «SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD.», указанная лицензия представляет собой официальный документ и свидетельствует о создании компании до 28.04.2004, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая, что у китайской компании исключительное право на фирменное наименование, включающее сходный элемент «PARSUN», возникло ранее, коллегия приходит к выводу о наличии у нее преимущества на данное средство индивидуализации.

Вместе с тем, следует принять во внимание, что пункт 8 статьи 1483 Кодекса предусматривает запрет регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением, в отношении однородных товаров.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в частности в отношении товаров 07 класса МКТУ: «лодочные моторы».

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации (1-7) показал следующее.

Сведения из сети Интернет (2) касаются понятий «лодочный мотор», «двигатель» и не имеют отношения к обозначению «PARSUN» («ПАРСУН»).

Упоминания о лодочных моторах «PARSUN» приведены в представленных к возражению распечатках из сети Интернет (5) без соотнесения с лицом, подавшим возражение. Более того, на сайте http://www.parsun.biz/about/Advantages.html приведена информация: «... Parsun является брендом США для двигателей, генераторов, насосов и двигателей... ».

В этой связи не представляется возможным говорить о том, что в представленных с возражением документах речь идет именно о продукции китайской компании «SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD.».

При этом никаких документов (в частности, грузовых таможенных деклараций; сертификатов соответствия на продукцию, полученных на территории Российской Федерации; контактов с российскими компаниями), подтверждающих факт поставки компанией «SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD.» лодочных моторов на территорию Российской Федерации в рассматриваемый период лицо, подавшее возражение, не представило.

Кроме того, коллегия отмечает, что из текста лицензии (4) не представляется возможным установить, на территории какого государства предоставлено право производить и продавать товары: бензиновый двигатель, руль-мотор и детали. Регистрационным органом указано Административное управление промышленности и торговли Сучжоу провинции Цзянсу, что позволяет предположить, что данная лицензия действует на территории Тайваня.

Что касается международного свидетельства домена верхнего уровня parsun.biz (5), то в отсутствие документов о том, каким образом этот домен использовался компанией «SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD.» в период до даты 12.01.2012 и была ли на нем размещена информация о лодочных моторах и лодках «PARSUN» на русском языке, из материалов возражения не усматривается (распечатка с сайта (6)).

Таким образом, с материалами возражения не представлено документов, которые могли бы свидетельствовать об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности в области производства товаров 07 класса МКТУ.

Указанное не позволяет прийти к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, использовало до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации свое фирменное наименование в отношении товаров, однородных товарам 07 класса МКТУ: «лодочные моторы».

Также, коллегия считает необходимым обратить внимание, что, исходя из положений статей 1538 и 1539 Кодекса, юридическое лицо (а также индивидуальный предприниматель) может использовать коммерческое обозначение для индивидуализации принадлежащего ему торгового, промышленного и другого предприятия, в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Отсутствие в материалах дела документов, которые могли бы свидетельствовать о наличии у лица, подавшего возражения, предприятия, для индивидуализации которого использовалось обозначение «PARSUN» («ПАРСУН»), а также об использовании лицом, подавшим возражение, данного обозначения, не позволяет придти к выводу о доказанности наличия у обозначения «» признаков, характеризующих коммерческое обозначение.

В силу вышеуказанного, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

Что касается несоответствия товарного знака по свидетельству № 496983 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Поскольку слово «ПАРСУН» является вымышленным, оспариваемый товарный знак не несет никой информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги, на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого знака.

В целом из представленных документов, анализ которых приведен выше, не представляется возможным сделать вывод о присутствии на российском рынке продукции лица, подавшего возражение, в период, предшествующий дате приоритета товарного знака по свидетельству № 496983, а также оценить степень информированности потребителей о товарах китайской компании «SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD.» с маркировкой «PARSUN».

Таким образом, довод возражения о том, что товарный знак «ПАРСУН» по свидетельству № 496983 способен вводить потребителей в заблуждение в связи предшествующим дате приоритета оспариваемого товарного знака присутствием на российском рынке продукции компании «SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD.», маркированной товарным знаком «PARSUN», является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 30.03.2015 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 496983 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ.