Регистрация указанного товарного знака по заявке №2000718667 с приоритетом от 25.07.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.07.2002 за №217113 на имя Закрытого акционерного общества Объединение «Уралзолото ПФК», Россия (далее — правообладатель).
Согласно описанию, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак состоит из словесного обозначения «УралОйл», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и состоящего из двух частей «Урал» и «Ойл». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 04 и услуг 35-37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.06.2016 возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что указанная регистрация в отношении услуг 35 класса МКТУ - «сбыт товара через посредников», услуг 37 класса МКТУ – «станции автозаправочные для технического обслуживания транспортных средств» и услуг 42 класса МКТУ – «розничная и оптовая реализация товаров» произведена в нарушение требований пунктов 8 и 3 статьи 1483 Кодекса.
Возражение мотивировано следующими доводами:
- товарный знак по свидетельству №217113 сходен до степени смешения с фирменным наименованием ООО «УРАЛОЙЛ», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, а именно 06.09.1999;
- с момента возникновения ООО «УРАЛОЙЛ» ведет активную коммерческую деятельность, связанную с реализацией нефтепродуктов и однородных с ними товаров (включая горюче-смазочные материалы и масла), осуществляет рекламу, обслуживание автозаправочных станций. Данная деятельность подтверждается документами, приложенными к настоящему возражению;
- указанная деятельность однородна услугам 35 класса МКТУ - «сбыт товара через посредников», 37 класса МКТУ – «станции автозаправочные для технического обслуживания транспортных средств» и 42 класса МКТУ – «розничная и оптовая реализация товаров», что подтверждает их однородность;
- за долгие годы работы компания ООО «УРАЛОЙЛ» стала известна и узнаваема российскими потребителями, ведение компанией своей деятельности с 1999 года закрепило в сознании потребителей прочную ассоциацию обозначения «УРАЛОЙЛ» с компанией ООО «УРАЛОЙЛ».
- регистрация товарного знака «УРАЛОЙЛ» по свидетельству №217113 на имя ЗАО Объединение «Уралзолото ПФК» способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;
- компанией ООО «УРАЛОЙЛ» 11.05.2016 была подана заявка на регистрацию товарного знака «УРАЛОЙЛ» №2016716254 в отношении услуг 35, 37 и 39 классов МКТУ.
В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №217113 в отношении вышеуказанных услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ.
К возражению приложены копии следующих документов:
- постановление главы муниципального образования «Верхняя Пышма» о регистрации ООО «Уралойл» и выписка из ЕГРЮЛ ООО «УРАЛОЙЛ» [1];
- договор №2 от 11.01.2000 с МУП «Ремонтно-строительное управление» на оказание услуг по заправке автотранспорта клиента на автозаправочной станции [2];
- договор №15 от 06.03.2000 с МУП «Водоканал» на оказание услуг по заправке автотранспорта клиента на автозаправочной станции [3];
- договор №5 от 01.05.2000 с ЗАО ПКФ «Сплав» на оказание услуг по заправке автотранспорта клиента на автозаправочной станции [4];
- договор №24 от 28.06.2000 с ООО «Среднеуральский Винзавод» на оказание услуг по заправке автотранспорта клиента на автозаправочной станции [5];
- патент Муниципального образования «Верхняя Пышма» от 06.09.1999, выданный на основании постановления главы муниципального образования «Верхняя Пышма» от 14.05.98 №686 на право осуществления торговой деятельности, розничной торговли ГСМ [6];
- лицензия №315-143/906 от 15.05.2000 на осуществление эксплуатации АЗС [7];
- решение о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) [8].
Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва на данное возражение не представил и участия в заседании коллегии не принимал.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.
С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.07.2000) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения или их элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.
Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №217113 представляет собой словесное обозначение «УралОйл», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 03, 04 и услуг 35- 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
Согласно возражению оспариваемый товарный знак тождественен в отношении однородных услуг части фирменного наименования ООО «УРАЛОЙЛ», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака.
Анализ материалов возражения показал следующее.
Из представленных в возражении документов [1] следует, что ООО «УРАЛОЙЛ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 06.09.99г. Факт регистрации данной организации является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование. Следовательно, лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (25.07.2000) приоритета оспариваемого товарного знака.
Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования показал, что товарный знак «УралОйл» по свидетельству №217113 воспроизводит часть «Уралойл» фирменного наименования лица, подавшего возражение.
Однако следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.
Как следует из представленных в возражении документов, в частности, из договоров [2 - 5], а также патента на право осуществления розничной торговли горюче-смазочными материалами [6] и лицензии на осуществление эксплуатации автозаправочной станции [7], основным видом деятельности указанного лица являются услуги по заправке автотранспорта на автозаправочной станции. Указанные услуги являются однородными услугам 35 класса МКТУ: «сбыт товара через посредников», 37 класса МКТУ: «станции автозаправочные для технического обслуживания транспортных средств» и 42 класса МКТУ: «розничная и оптовая реализация товаров» оспариваемой регистрации, поскольку относятся к одним родовым группам (продвижение товаров, торговая деятельность, услуги автозаправочной станции), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.
Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №217113 в отношении указанных услуг нарушающим исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о его несоответствии требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.
В отношении довода возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №217113 «УралОйл» способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в связи с узнаваемостью российскими потребителями ООО «УРАЛОЙЛ», следует отметить, что материалы возражения не содержат каких-либо документов, позволяющих прийти к выводу о возникновении у потребителя устойчивых ассоциаций оспариваемого знака с лицом, подавшим возражение. Следовательно, отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №217113 несоответствующим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.