Оспариваемый товарный знак «
» зарегистрирован 16.05.2005 по заявке № 2003706379 с приоритетом от 26.03.2003 за № 288901 в отношении товаров и услуг 16, 30, 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Балчуг», Москва (далее – правообладатель).
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 288901, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям статей 1477 и 1483 Кодекса.
Возражение основано на доводах о том, что обозначение «БАЛЧУГ» является общеупоребимым понятием, подразумевающим под собой историческую местность в городе Москва на острове Балчуг. В возражении поясняется, что примерно посередине острова Балчуг проходит небольшая улица Балчуг, название которой произошло, вероятнее всего, от слова «балчук», означающего «рыбный торг, привоз, базар». Также лицо, подавшее возражение, приводит краткую историческую справку об улице Балчуг, ссылаясь на сведения сети Интернет, размещенные по ссылке https://www.nkj.ru/archive/articles/9314/.
В возражении приведена также ссылка на Закон города Москвы «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве» от 15 октября 2003 года № 59, согласно положениям которого граница муниципального округа Замоскворечье проходит: по оси Кожевнической улицы, далее по осям: Летниковской улицы, Жукова проезда, Дубининской улицы, 4-го и 1-го Щипковских переулков, улицы Павла Андреева, Мытной улицы, 4-го и 1-го Добрынинских переулков и улицы Коровий вал, западной и северной границам Серпуховской площади, осям: улицы Большая Ордынка и Кадашевской набережной, оси Чугунного моста, оси улицы Балчуг, далее по оси русла реки Москвы, оси Новоспасского моста до Кожевнической улицы; граница муниципального округа Якиманка проходит: по оси русла реки Москвы, далее по оси улицы Балчуг, оси Чугунного моста, осям: Кадашевской набережной и улицы Большая Ордынка, северной и западной границам Серпуховской площади, осям: улицы Коровий вал, 1-го и 4-го Добрынинских переулков, улицы Мытной, улицы Хавской, Конного переулка, улицы Шаболовки, улицы Академика Петровского, Ленинского проспекта, далее по северо-восточной и северо-западной границам домовладения № 12 по Ленинскому проспекту, юго-восточной и южной границам территории Нескучного сада, северо-восточным границам полос отвода III-транспортного кольца и Малого кольца МЖД до реки Москвы.
С учетом указанных сведений лицо, подавшее возражение, полагает, что обозначение «БАЛЧУГ» является общеизвестным понятием и не может быть охраняемым в силу требований статьи 1483 Кодекса.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 288901 недействительным полностью.
В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:
(1) выдержка из Закона города Москвы от 15.10.2003 № 59 (ред. от 26.06.2013) «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве»; (2) распечатка из сети Интернет https://www.nkj.ru/archive/articles/9314/; (3) распечатка фрагменты карты.
Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил на заседании коллегии от 20.07.2020 отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами возражения.
В частности, в отзыве отмечается, что заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 288901 не подтверждена, а нормы права, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, не содержат запрета на регистрацию в качестве товарных знаков «общеизвестных» или «общеупотребляемых» «понятий».
Правообладатель приводит судебную практику, касающуюся оценки обозначений с точки зрения из соответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса, приводит доводы об отсутствии оснований для признания слова «БАЛЧУГ»:
- обозначением, вошедшим во всеобщее употребление,
- общепринятым термином, характерным для конкретной области науки и техники,
- обозначением, характеризующим товары/услуги.
В отзыве отмечается, что сведения, изложенные в возражении, носят исторический характер либо относятся к периоду, позднее даты приоритета оспариваемой регистрации, следовательно, не порочат охраноспособность товарного знака по свидетельству № 288901.
Дополнительно правообладатель приводит довод о том, что обозначение «БАЛЧУГ» уже почти 20 лет используется правообладателем при оказании услуг, связанных с гостиничным бизнесом, а именно индивидуализирует пятизвездочный отель, относящийся к сети отелей «Кемпински», расположенный в городе Москве по адресу: улица Балчуг, дом 1.
Кроме того, правообладатель сообщает о том, что словесный элемент «БАЛЧУГ» положен в основу серии товарных знаков правообладателя «БАЛЧУГ»/«BALTCHUG», а также включен в товарные знаки иных лиц (свидетельства №№ 468647, 588935, 588661, 591291), зарегистрированных по иным группам товаров/услуг, что свидетельствует об охраноспособности данного словесного обозначения.
На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.
В подтверждение своей позиции правообладателем представлены следующие материалы:
(4) распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 288901, 265040, 290216, 464470, 468647, 588935, 588661, 591291;
(5) каталоги «Новый год «Гусарская баллада», 2019-2020»; «Новый год «Снежное королевство», 2018 г.; «Свадьба Вашей мечты»; «Отель «Балчуг Кемпински Москва»;
(6) открытка, буклеты.
Лицо, подавшее возражение (и/или его представитель) не явилось на заседание коллегии от 20.07.2020. Рассмотрение возражения было перенесено на 28.08.2020, о чем сторонам спора сообщено в уведомлении от 24.07.2020.
Корреспонденция, направленная в адрес лица, подавшего возражение, возвращена почтовой службой после неудачной попытки вручения по причине «истечение срока хранения».
Коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению лица, подавшего возражение, о дате и времени рассмотрения возражения.
Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка участника спора, уведомленного о дате проведения заседания, не препятствует рассмотрению спора.
На заседании коллегии, состоявшемся 28.08.2020, правообладателем представлены дополнения к отзыву, в которых сообщает о том, что гастрономическое направление деятельности отеля «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ МОСКВА» является одним из приоритетных, ресторан «БАЛЧУГ ГРИЛЬ» в 2013 году был признан «Лучшим предприятием общественного питания» и отмечен премией «Путеводная звезда». Также в дополнении приведены сведения о том, что правообладатель ведет активную культурно-просветительскую деятельность, участвует в благотворительной деятельности. Кроме того, правообладатель просит принять во внимание решение Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – УФАС) по делу № 077/01/14.2-14334/2019 от 21.07.2020, которым действия лица, подавшего возражение, признаны нарушением статьи 14.2 Закона о защите конкуренции в связи с введением в заблуждение относительно лица, осуществляющего деятельность с использованием обозначения «БАЛЧУГ».
К дополнениям приложены следующие материалы:
(7) копия договора о создании совместного советско-швейцарско-австрийского предприятия «БАЛЧУГ» (далее – СП «БАЛЧУГ») от 23.04.1993;
(8) копия устава СП «БАЛЧУГ», 1993 г.;
(9) копии уставов ООО «БАЛЧУГ», 2003, 2008, 2010 гг.;
(10) копии отчетов аудиторских компаний о бухгалтерской отчетности СП «БАЛЧУГ», 2000, 2001 гг.;
(11) копии отчетов аудиторских компаний о бухгалтерской отчетности ООО «БАЛЧУГ», 2002, 2003 гг.;
(12) копия договора между СП «БАЛЧУГ» и ООО «Модный Дом «Татьяна Парфенова» в отношении аксессуаров к форменной одежде сотрудников;
(13) копия договора между СП «БАЛЧУГ» и ООО Фирма «Модус» в отношении инженерных работ в гостинице «БАЛЧУГ»;
(14) копии договоров поставки товаров и размещению рекламных материалов между ООО «БАЛЧУГ» и ЗАО «МБ группа Импэкс»;
(15) копии страниц печатной продукции «Балчуг: окнами на историю», «Государственный исторический музей»;
(16) распечатки статей/публикаций в СМИ, копии страниц печатных изданий от 16.09.2015, 25.05.2017, 26.01.2013, 17.09.2018, 02.12.2015, 28.07.2020, 17.11.2016, 03.03.2016, 16.03.2015, 15.07.2015, 13.12.2019, 17.12.2019, 22.11.2016, 21.11.2016, 25.10.2016, 11.02.2020, 22.06.2020, 2010 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г.
(17) копия решения УФАС по делу № 077/01/14.2-14334/2019 от 21.07.2020.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.
В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление ВС РФ № 10) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;
С учетом даты приоритета (26.03.2003) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 8 декабря 1995 г., регистрационный № 989 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
являющихся общепринятыми символами и терминами;
характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;
представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
В соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.
Согласно подпункту (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.
Согласно подпункту (1.3) пункта 2.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.
Согласно подпункту (1.4) пункта 2.3 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники;
Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил (1.5) к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.
Оспариваемый товарный знак «
» по свидетельству № 288901 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 30, 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.
Возражение, поступившее 29.01.2020, обосновано тем, что обозначение «БАЛЧУГ» является общеупотребимым, общеизвестным понятием и не может быть охраняемым.
Коллегия поясняет, что применяемые правовые нормы не содержат запрета на регистрацию «общеупотребимых» и «общеизвестных» понятий в качестве товарных знаков. Для оценки охраноспособности оспариваемого обозначения применяются критерии, установленные Законом и Правилами.
В связи с неоднократной неявкой лица, подавшего возражение, на заседания коллегии и, как следствие, отсутствием пояснений с его стороны относительно мотивов возражения, коллегия руководствовалась соотносящимися со словосочетанием «не может быть охраняемым» положениями пункта 1 статьи 6 Закона и соответствующими им положениями Правил, приведенными выше.
Анализ словарей показал, что «Балчуг» – местность в Замоскворечье, между Москвой-рекой и Водоотводным каналом, примыкающая к одноименной улице. Название происходит от татарского слова «балчех» — грязь, болото, так как здесь после наводнений долго не просыхала почва. Чтобы предотвратить наводнения, старицу Москвы-реки соединили с основным руслом рвами (ровушками или ендовами); отсюда названия — Раушская набережная и церковь Георгия в Ендове. Балчуг известен с конца XIV в.; здесь были расположены общественные бани, позже Иван IV Грозный завел тут кабак для опричников. В XVI—XVII вв. здесь находилась одна из царских Садовых слобод (отсюда название Садовнической набережной). Через Москву-реку в XVII в. построен деревянный Москворецкий мост (в XIX—XX вв. подвергался перестройкам и реконструкции). Балчуг был местом бойкой торговли съестными припасами и дровами. Множество зданий на Балчуге пострадало от наводнения в 1783; именно после этого в 1783—86 был создан Водоотводный канал. В 1896 к коронации Николая II на Раушской набережной построена Центральная электрическая станция (ныне МГЭС-1). В 1930-х гг. Раушская и Садовническая набережные реконструированы, построены новые Большой Москворецкий мост и Малый Москворецкий мост. В районе Балчуга находится гостиница «Балчуг-Кемпински». По наблюдениям синоптиков, Балчуг — самое теплое место в Москве: зимой здесь температура воздуха на несколько градусов превышает среднюю по городу (см. «Москва. Энциклопедический справочник» — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1992, https://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/188/Балчуг).
Представленные с возражением исторические сведения также характеризуют наименование «БАЛЧУГ» как улицу в городе Москве.
Согласно применяемым методическим подходам, необходимо отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься.
В свою очередь, при оценке восприятия оспариваемого обозначения необходимо руководствоваться перечнем товаров и услуг, для маркировки которых оно предназначено.
Анализ перечня товаров и услуг, приведенных в свидетельстве № 288901, показал, что по отношению к товарам 16, 30 классов МКТУ, а также услугам 35, 39, 41 оспариваемое обозначение, смысловое содержание которого на 26.03.2003 установлено выше, является фантазийным, поскольку не несет в себе информации о товарах, их свойствах или месте производства.
Что касается услуг 43 класса МКТУ, то сведения о гостинице с наименованием «БАЛЧУГ», расположенной на улице Балчуг в городе Москве, известны российским потребителям задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации.
Так, согласно сведениям сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/Балчуг_(гостиница), в 1989—1992 годах здание гостиницы было кардинально перестроено австрийским строительным консорциумом «Австрой Баугезельшафт», а 1 октября 1992 года открылся ныне действующий отель «Балчуг Кемпински Москва».
Согласно публикации № 13 от 20.10.1992 в газете «Коммерсант» (https://www.kommersant.ru/doc/27122) «17 октября состоялось торжественное открытие отеля «Baltschug Kempinski», расположенного в центре Москвы на улице Балчуг. Новый отель занимает отреставрированное здание бывшей гостиницы «Бухарест». Непременную в таких случаях красную ленточку перерезали мэр г. Москвы г-н Юрий Лужков и послы Австрии и Германии. С этого момента начали работу все службы отеля, хотя официальное открытие (grand opening) состоится только в феврале 1993 года. Отель принадлежит СП «Балчуг» <…> Если гостям прискучит сидеть в изолированных номерах, они смогут с приятностью провести время в ресторанах «Балчуг» и «Le Romanoff», кафе «Кранцлер», а также в «Бистро» (с итальянской кухней). Ресторан «Le Romanoff» специализируется на старой русской кухне <…> Адрес «Балчуг-Кемпински»: Москва, ул. Балчуг, д. 1».
С учетом сказанного коллегия считает, что слово «БАЛЧУГ» не является характеристикой товаров 16, 30 и услуг 35, 39 и 41 классов МКТУ, поскольку не вызывает представления о характеристиках этих товаров/услуг, в том числе, о месте производства или сбыта товаров, в силу отсутствия знаний потребителей о названных товарах и услугах, имеющих источник происхождения, связанный с данной улицей в городе Москве.
Таким образом, оспариваемое обозначение соответствует абзацу четвёртому пункта 1 статьи 6 Закона в отношении товаров 16, 30 и услуг 35, 39 и 41 классов МКТУ.
Анализ соответствия оспариваемого обозначения рассматриваемым положениям законодательства в отношении услуг 43 класса МКТУ показал следующее.
Для услуг гостиниц и связанных с ними услуг кафе и ресторанов обозначение «БАЛЧУГ» в силу наличия сведений в энциклопедиях, публикациях СМИ на 26.03.2003, ассоциировалось с гостиницей «Балчуг-Кемпински» в городе Москве, расположенной по адресу: Москва, ул. Балчуг, д. 1.
Вместе с тем при регистрации оспариваемого обозначения в качестве товарного знака были приняты во внимание доводы и материалы, представленные правообладателем 09.12.2004, из которых следует, что владельцем гостиницы «БАЛЧУГ», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Балчуг, д. 1, – является правообладатель – ООО «БАЛЧУГ», который является правопреемником СП «Балчуг». Целью деятельности ООО «БАЛЧУГ», согласно Уставу 2002 года является «финансирование, реконструкция, эксплуатация и надлежащее техническое обслуживание гостиничного комплекса «Балчуг Кемпински Москва».
При рассмотрении возражения, поступившего 29.01.2020, коллегией также учтены обстоятельства, учет которых предусмотрен пунктом С (1) статьи 6-quinquies Конвенции по охране промышленной собственности*, а именно продолжительность применения знака.
Как следует из представленных правообладателем материалов (16), оспариваемое обозначение длительное время используется для индивидуализации деятельности правообладателя, связанной с эксплуатацией гостиничного комплекса, в котором потребителям оказывается широкий комплекс услуг, включающих предоставление временного проживания, бронирование мест в гостинице, обеспечение пищевыми продуктами и напитками, услуги ресторанов, включая доставку блюд в номер, услуги по предоставлению помещений для проведения мероприятий, включая прокат мебели, столового белья и посуды.
Таким образом, учитывая положения абзаца седьмого пункта 1 статьи 6 Закона, основания для вывода о том, что регистрация оспариваемого товарного знака для услуг 43 класса МКТУ противоречит требованиям абзаца 4 пункта 1 статьи 6 Закона, отсутствуют.
В отношении иных оснований, приведенных в пункте 1 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.
Коллегия не находит оснований для отнесения оспариваемого товарного знака к категории обозначений, не обладающих различительной способностью, так как рассматриваемое обозначение не подпадает ни под один из критериев, указанных в подпункте (1.1) пункта 2.3 Правил, обуславливающих отсутствие различительной способности.
Также обозначение «БАЛЧУГ» не может расцениваться как вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида, поскольку материалы возражения не подтверждают, что имело место независимое друг от друга неоднократное применение обозначения «БАЛЧУГ» различными * Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.). Пересматривалась несколько раз: в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г, и в Стокгольме 14 июля 1967 г.; 28 сентября 1979 г. в Конвенцию были внесены поправки. Конвенция вступила в силу для СССР 1 июля 1965 г. Стокгольмский акт к настоящей Конвенции подписан от имени СССР 14 июля 1967 г. и ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. с оговоркой. Вступил в силу 26 апреля 1970 г. Текст Конвенции опубликован в Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1996 г., № 2 лицами для одного и того же товара или для товаров/услуг того же вида, следовательно, это обозначение соответствует абзацу второму пункта 1 статьи 6 Закона.
Не признается обозначение «БАЛЧУГ» и общепринятым термином, поскольку лицом, подавшим возражение, не приведены соответствующие ссылки на терминологические словари, соответственно, нет оснований для применения абзаца третьего пункта 1 статьи 6 Закона.
Слово «БАЛЧУГ» не представляет собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, следовательно, положения абзаца пятого пункта 1 статьи 6 Закона также не применимы.
Резюмируя изложенное, несоответствие обозначения «БАЛЧУГ» пункту 1 статьи 6 Закона не установлено.
Что касается довода отзыва об отсутствии заинтересованности лица, подавшего возражение, то коллегия отмечает следующее.
Действительно, с возражением, поступившим 29.01.2020 не было представлено ни одного документа, касающегося деятельности лица, подавшего возражение, в том числе намерений или фактов использования в его деятельности обозначения «БАЛЧУГ» или иного, сходного с ним обозначения.
Вместе с тем факт спора в УФАС Москвы, сведения о котором представлены правообладателем, свидетельствует о том, что стороны спора могут иметь столкновение на рынке товаров/услуг.
Коллегия ознакомилась с решением (17), а также информацией в сети Интернет, касающейся указанного спора, и пришла к выводу о том, что основания для признания лица, подавшего возражение, заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака могут быть установлены по отношению к услугам 43 класса МКТУ, за исключением услуг предоставления временного проживания (гостиниц, мотелей и т.п.). Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения. А что касается спорной части услуг 43 класса МКТУ, то выше приведен анализ охраноспособности обозначения «БАЛЧУГ», в том числе для услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками.