Комбинированное обозначение «» по заявке №2016732834 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016732834 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени смешения с серией товарных знаков с элементом «MAC», зарегистрированных по свидетельству № 331789 (1) с конвенционным приоритетом от 18.11.05, по свидетельству №0302760 (2) с конвенционным приоритетом от 04.08.04, по свидетельству №269091 (3) с конвенционным приоритетом от 07.02.02, по свидетельству №214486 (4) с конвенционным приоритетом от 15.06.00, по свидетельству №215951 (5) с конвенционным приоритетом от 10.07.00, по свидетельству №195261 (6) с конвенционным приоритетом от 28.04.98, по свидетельству №247924 (7) с приоритетом от 03.12.93, а также со знаком по международной регистрации № 919238 (8) с приоритетом от 08.06.16, правообладателем которых является компания «Эппл Инк.», Соединенные Штаты Америки. Правовая охрана противопоставленным знакам (1-8) предоставлена в отношении, в том числе, однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленных знаков (1-8) предоставил свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «платы управления движениями, платы управления перемещениями; контроллеры управления движением, устройства позиционного перемещения; микропроцессоры для контроллеров управления движением, микропроцессоры для устройств позиционного перемещения; цифровые логические устройства для контроллеров управления движением, цифровые логические устройства для устройств позиционного перемещения; программное обеспечение для контроллеров управления движением, программное обеспечение для устройств позиционного перемещения; компьютерное оборудование для контроллеров управления движением, компьютерное оборудование для устройств позиционного перемещения; компьютеры для промышленной автоматизации, все вышеперечисленные товары предназначены для промышленного использования и не относятся к игровым контроллерам, используемым в персональных компьютерах».

Кроме того, в возражении содержатся доводы о том, что регистрация заявленного обозначения не может стать причиной введения потребителей в заблуждение виду различия сфер деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных знаков (1-8).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016732834 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [1-9], а также распечатки сведений о деятельности компании заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (06.09.2016) поступления заявки №2016732834 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленному обозначению «» по заявке №2016732834 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены знаки «» (1), «» (2), «» (3), «» (4), «» (5), «» (6), «» (7), «MAC» (8), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных знаков (1-8), в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016732834 в отношении товаров 09 класса МКТУ «платы управления движениями, платы управления перемещениями; контроллеры управления движением, устройства позиционного перемещения; микропроцессоры для контроллеров управления движением, микропроцессоры для устройств позиционного перемещения; цифровые логические устройства для контроллеров управления движением, цифровые логические устройства для устройств позиционного перемещения; программное обеспечение для контроллеров управления движением, программное обеспечение для устройств позиционного перемещения; компьютерное оборудование для контроллеров управления движением, компьютерное оборудование для устройств позиционного перемещения; компьютеры для промышленной автоматизации, все вышеперечисленные товары предназначены для промышленного использования и не относятся к игровым контроллерам, используемым в персональных компьютерах».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №367330 не тождественны, имеют визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленные знаки (1-8) не являются коллективными знаками.

Кроме того, согласно представленным сведениям [2], заявитель является ведущим мировым производителем электронной медицинской техники, а также программных и аппаратных комплексов в сфере промышленной автоматизации, включая программируемые логические контроллеры. Правообладатель противопоставленных знаков является производителем персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения для компьютеров.

В связи с изложенным, заявитель и правообладатель противопоставленных знаков (1-8) осуществляют деятельность в различных областях, в отношении различного круга потребителей, в течение длительного времени совместно существуют на рынке, в связи с чем риск введения потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных знаков (1-8), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016732834 в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «платы управления движениями, платы управления перемещениями; контроллеры управления движением, устройства позиционного перемещения; микропроцессоры для контроллеров управления движением, микропроцессоры для устройств позиционного перемещения; цифровые логические устройства для контроллеров управления движением, цифровые логические устройства для устройств позиционного перемещения; программное обеспечение для контроллеров управления движением, программное обеспечение для устройств позиционного перемещения; компьютерное оборудование для контроллеров управления движением, компьютерное оборудование для устройств позиционного перемещения; компьютеры для промышленной автоматизации, все вышеперечисленные товары предназначены для промышленного использования и не относятся к игровым контроллерам, используемым в персональных компьютерах».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2018, отменить решение Роспатента от 27.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016732834.