Патент Российской Федерации № 2254220 выдан по заявке №2004107276/02 с приоритетом от 11.03.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ультразвуковая техника - инлаб» (далее – патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

«Способ упрочнения резьбовых элементов труб путем одновременного воздействия на упрочняемые резьбовые элементы колебаниями ультразвуковой частоты и поверхностным пластическим деформированием, производимым инструментом акустической системы, снабженным ответной резьбой, отличающийся тем, что трубе придают вращательное движение, обеспечивая ввинчивание ее в инструмент, а на упрочняемые элементы воздействуют ударными колебаниями ультразвуковой частоты с амплитудой не менее 15 мкм».

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 и пунктом 2 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 2ФЗ (далее – Закон) в Палату по патентным спорам поступило возражение против выдачи указанного патента, мотивированное несоответствием раскрытого в нем изобретения условиям охраноспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень".

В возражении упомянуты следующие источники информации:

- Большая советская энциклопедия, М., изд. Советская энциклопедия, 1968- 1978 - с 2001 Russ Portal Company Ltd., Большая Российская энциклопедия, статья «Упрочнение» (далее – энциклопедия [1]);

- Большая советская энциклопедия, М., изд. Советская энциклопедия, 1968- 1978 - с 2001 Russ Portal Company Ltd., Большая Российская энциклопедия, статья «Ультразвук» (далее - энциклопедия [2]);

- Большая советская энциклопедия, М., изд. Советская энциклопедия, 1968- 1978 - с 2001 Russ Portal Company Ltd., Большая Российская энциклопедия, статья «Ультразвуковая обработка» (далее - энциклопедия [3]);

- Большая советская энциклопедия, М., изд. Советская энциклопедия, 1968- 1978 - с 2001 Russ Portal Company Ltd., Большая Российская энциклопедия, статья «Бурильные трубы» (далее - энциклопедия [4]);

- Большая советская энциклопедия, М., изд. Советская энциклопедия, 1968- 1978 - с 2001 Russ Portal Company Ltd., Большая Российская энциклопедия, статья «Наклеп» (далее – энциклопедия [5]);

- Марков А.И. Ультразвуковое резание труднообрабатываемых материалов. М., Машиностроение, 1968, с. 11-12 (далее – книга [6]);

- RU 2092291 (далее – патент [7]);

- SU 587164 (далее – авторское свидетельство [8]);

- SU 1646815 (далее – авторское свидетельство [9]).

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении указано, что в описании изобретения отсутствуют все сведения, необходимые для осуществления изобретения и реализации назначения (частота ультразвуковых колебаний, материал, из которого выполнен инструмент, материал, из которого изготовлена труба, резьбовой элемент, который должен быть упрочнен).

Необходимость приведения указанных сведений определяется, по мнению лица, подавшего возражение, тем, что согласно энциклопедии [1] упрочнение обычно сопровождается снижением пластичности, в связи с чем практический выбор способа и оптимального режима упрочняющей обработки определяется максимальным повышением прочности материала при допустимом снижении пластичности, а согласно книге [6] интенсивность ультразвукового воздействия зависит как от амплитуды колебаний, так и от их частоты, т.е. частота ультразвуковых колебаний и материал, из которого изготовлены объекты, являются теми параметрами режима обработки, от которых зависит, может ли эта обработка привести к упрочнению.

Согласно авторскому свидетельству [8] физико-механические свойства материала определяют выбор частоты и амплитуды ультразвуковых колебаний, поскольку при высоких значениях амплитуды ультразвуковых колебаний возможно образование микро- и макротрещин, в связи с чем "утверждение о том, что при амплитуде свыше 15 мкм и любых ультразвуковых частотах может быть достигнуто упрочнение любого материала с повышением микротвердости поверхности не менее чем в 1,5 раза, и износостойкости в 2, 5 раза, является абсурдным".

В отношении сведений о наклепе и его влиянии на повышение твердости и износостойкости материала, приведенных в описании изобретения, в возражении сказано, что они общеизвестны, а приведенные там же количественные показатели - голословны.

Лицо, подавшее возражение, считает, что проведенная им оценка изобретения по оспариваемому патенту в отношении условия промышленной применимости полностью соответствует п. 1.4.5.1 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом Роспатента от 31.04.2004 № 43, согласно которому и Палата по патентным спорам должна использовать их в своей работе.

В отношении условия изобретательского уровня в возражении приведены следующие доводы.

Лицо, подавшее возражение считает, что с учетом сведений, приведенных в описании патента [7], отличие изобретения по оспариваемому патенту от ближайшего аналога заключается только в том, что "на упрочняемые элементы воздействуют ударными колебаниями ультразвуковой частоты с амплитудой не менее 15 мкм", что известно из уровня техники, в частности, из авторского свидетельства [8] известна упрочняющая обработка воздействием ультразвуковых колебаний с амплитудой до 20 мкм, а из авторского свидетельства [9] - упрочняющая обработка с воздействием ультразвуковых колебаний с амплитудой 20-40 мкм.

Однако, по мнению лица, подавшего возражение, для обоснования несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию изобретательского уровня "не требуется приведение указанных ссылок на известность упрочняющей обработки при амплитуде колебаний выше 15 мкм, т.е. при амплитуде, имеющей большее значение, чем указано в прототипе-патенте RU 2092291", поскольку из определения интенсивности, приведенного в книге [6], следует, что ее величина, будучи пропорциональной квадрату величины амплитуды ультразвуковых колебаний, и определяет производительность, в связи с чем "увеличение амплитуды ультразвуковых колебаний по сравнению с прототипом неизбежно должно привести к повышению производительности".

Приведенная выше взаимосвязь между амплитудой ультразвуковых колебаний и производительностью является, по мнению лица, подавшего возражение, тем общеизвестным фактом влияния отличительного признака на технический результат, при известности которого изобретение не считается соответствующим условию изобретательского уровня.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент № 2254220 недействительным полностью.

По результатам рассмотрения возражения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, представлено "Особое мнение", в котором оно настаивает на том, что в материалах заявки отсутствуют все необходимые сведения для реализации указанного в заявке назначения, поскольку, по его мнению, не ясно, "какую следует выбрать величину частоты ультразвуковых колебаний и какую амплитуду из предложенных "более 15 мкм" для обработки трубы с резьбовым соединением, выполненной из конкретного материала.

Лицо, подавшее возражение, считает также, что частота ультразвуковых колебаний является существенным признаком, который должен быть отражен в формуле изобретения, поскольку она "в равной степени с амплитудой является фактором, определяющим возможность осуществить упрочнение материала без его разрушения." При этом указывается также, что отсутствие в материалах заявки сведений о величине частот ультразвуковых колебаний является причиной того, что лицо, подавшее возражение, не может воспроизвести способ по оспариваемому патенту.

Лицо, подавшее возражение, считает, что довод членов коллегии о том, что величины частот колебаний можно принять по любому из источников, приведенных в возражении, противоречит законодательству, поскольку "Эти сведения не могут быть отнесены к сведениям, характеризующим изобретение по оспариваемому патенту, т.к. в соответствии с п. 20(3) Правил признаки, упомянутые в отношении уровня техники…, не относятся к признакам заявленного изобретения".

В "Особом мнении" подчеркнуто, что "оспариваемый патент-классический пример несоответствия изобретения условию промышленной применимости, а приведенные в возражении доводы полностью соответствуют п. 1.4.5.1 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом Роспатента от 31.04.2004 № 43 и выложенных на сайте Роспатента в Интернете, поскольку именно отсутствие некоторых признаков, необходимых для реализации назначения, указанного в формуле, не позволяет "убедиться в возможности реализации назначения изобретения ".

В отношении условия "изобретательский уровень" в "Особом мнении" приведены следующие доводы.

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту не соответствует и данному условию, поскольку связь между единственным отличительным признаком изобретения ("на упрочняемые элементы воздействуют ударными колебаниями ультразвуковой частоты с амплитудой не менее 15 мкм") и техническим результатом (повышение производительности) "не только очевидна, она носит всеобщий характер (интенсивность - сила-работа, работа в единицу времени - производительность)", поскольку "величина интенсивности ультразвука, определяющая производительность, прямо пропорциональна квадрату величины амплитуды".

При этом лицо, подавшее возражение, считает, что известность из приведенных в возражении авторских свидетельств СССР проведения ультразвуковой обработки при амплитудах более 15 мкм достаточна для подтверждения известности отличительного признака изобретения по оспариваемому патенту, а при отсутствии данных, подтверждающих достижение технического результата, достаточна и для признания изобретения несоответствующим условию изобретательского уровня.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, была подана Жалоба на имя Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, в которой выражено мнение о том, что заседание коллегии было проведено с нарушениями действующих норм.

В протоколе не отражено особое мнение представителя экспертного отдела, который согласился с доводами возражения, а члены коллегии позволили себе не только задавать вопросы, как это предписано порядком проведения заседания коллегии, но и комментировать ответы представителей лица, подавшего возражение.

Палата по патентным спорам необоснованно отказывала в принятии возражения к рассмотрению и только обращение к руководству Роспатента заставило Палату отказаться от своих незаконных требований.

В жалобе выражается также мнение о слабой технической подготовке членов коллегии.

Лицо, подавшее возражение считает, что в нарушение патентного законодательства членами коллегии было предложено предоставить акт испытаний, доказывающий невозможность осуществления заявленного изобретения.

В жалобе приведена просьба не утверждать решение Палаты по патентным спорам и направить рассматриваемое возражение на новое рассмотрение.

Материалы возражения были направлены в установленном порядке патентообладателю, который отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих на заседании представителей сторон, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (11.03.2004) правовая база для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает упомянутые выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 06.06.2003 № 82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с подпунктом (1) пункта 1 статьи 29 Закона патент на изобретение в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия запатентованного изобретения условиям патентоспособности, установленным Законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета. Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ, если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В частности, в соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме формулы изобретения, представленной выше.

Проверка представленных в возражении мотивов о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "промышленная применимость" показала следующее.

В возражении отсутствуют доводы относительно того, что в материалах заявки №2004107276/02, по которой выдан оспариваемый патент, не указано на назначение изобретения, в связи с чем Палата по патентным спорам не считает необходимым проводить анализ изобретения по оспариваемому патенту в отношении первого из указанных выше условий проверки изобретения по условию промышленной применимости согласно п. 19.5.3 Правил ИЗ.

В отношении второго условия Палатой по патентным спорам установлено, что в уровне техники, представленном, в частности, патентом [7] и авторскими свидетельствами [8] и [9], а также книгой [6], приведены сведения о методах и средствах, посредством которых обычно осуществляют упрочнение резьбовых элементов труб: одновременное воздействие на упрочняемые резьбовые элементы колебаниями ультразвуковой частоты с заданной амплитудой и поверхностное пластическое деформирование инструментом акустической системы, снабженным ответной резьбой, с приданием обрабатываемому изделию вращательного движения, обеспечивая ввинчивание ее в инструмент.

Мнение лица, подавшего возражение, что выбор величин частот колебаний из источников, характеризующих уровень техники, противоречит законодательству ввиду того, что нарушает пункта 20(3) Правил ИЗ, ошибочно, поскольку приведение сведений о методах и средствах, доказывающих осуществимость изобретения, допускается и из уровня техники, о чем прямо указано в подпункте (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ.

Что же касается пункта 20(3) Правил ИЗ, то данная норма не относится к условию промышленной применимости, а касается особенностей корректировки формулы изобретения при внесении в нее признаков, отсутствовавших в первоначальной формуле заявителя.

Мнение лица, подавшего возражение, о необходимости представления в материалах заявки сведений о конкретном диапазоне частот ультразвуковых колебаний, используемых при осуществлении способа по оспариваемому патенту, материала, из которого выполнен инструмент, материала, из которого изготовлена труба и резьбовой элемент, который должен быть упрочнен, не основано на действующем законодательстве и противоречит ему, поскольку Правилами ИЗ установлено, что сведения об упомянутых средствах и методах должны быть раскрыты в отношении только тех признаков, которые приведены в формуле изобретения. Признаки, характеризующие конкретные частоты ультразвуковых колебаний, материал, из которого выполнен инструмент и материал, из которого изготовлена труба и резьбовой элемент, отсутствуют в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Что касается третьего из условий, предусмотренных Правилами ИЗ в отношении промышленной применимости, то в описании заявки приведен пример осуществления способа с подтверждением возможности достижения того назначения, которое указано в заявке.

В то же время в материалах возражения не приведено каких либо убедительных доказательств того, что в случае осуществления изобретения в соответствии с его формулой изобретения действительно невозможна реализация указанного заявителем назначения – упрочнение резьбовых элементов труб, в связи с чем возражение в данной части является бездоказательным.

Таким образом, заключение лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" неправомерно.

Доводы лица, подавшего возражение о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту изобретательскому уровню также неправомерны ввиду следующего.

В описании оспариваемого патента указано, что решающее значение на степень и глубину наклепа оказывает выбор амплитуды ударных колебаний, а величина амплитуды не менее 15 мкм обеспечивает проведение наклепа за один проход трубы "туда и обратно", что и обеспечивает высокую производительность обработки резьбовых элементов.

Таким образом, повышение производительности процесса согласно изобретению по оспариваемому патенту неправомерно сводить только за счет элементарной связи интенсивности ультразвукового воздействия с величинами частоты и амплитуды их колебаний.

В возражении подтвержден наиболее близкий аналог изобретения по оспариваемому патенту и выявлен признак, которым данное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога - на упрочняемые элементы воздействуют ударными колебаниями ультразвуковой частоты с амплитудой не менее 15 мкм.

Проверка источников информации [8] и [9], использованных в возражении для обоснования вывода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию изобретательского уровня, показала следующее.

В авторском свидетельстве [8] содержатся сведения о способе термической обработки изделий, согласно которому изделие из металла подвергают воздействию ультразвука с амплитудой колебаний 7-20 мкм, в результате чего происходит поглощение металлом акустической энергии, что приводит к образованию в нем центров рекристаллизации и, как следствие, к достижению равнопрочности изделия по сечению.

Однако воздействие на металл ультразвуком в приведенном источнике не тождественно воздействию на него ударными колебаниями ультразвуковой частоты в изобретении по оспариваемому патенту, поскольку в первом случае на металл воздействуют непосредственно ультразвуком, проникающим вглубь изделия без воздействия на его поверхностные слои, тогда как в изобретении по оспариваемому патенту колебания ультразвуковой частоты накладываются на инструмент, который вследствие этого периодически контактирует с обрабатываемым изделием, т.е. в изобретении по оспариваемому патенту инструмент одновременно является и источником ультразвуковых колебаний и источником механических колебаний ультразвуковой частоты: витки резьбы инструмента оказывают ударное воздействие на витки резьбы трубы, вызывая тем самым наклеп в последнем.

Кроме того, в данном авторском свидетельстве отсутствуют сведения об известности влияния воздействия ультразвука с амплитудой колебаний 7- 20 мкм на указанный в описании технический результат - повышение производительности.

В авторском свидетельстве [9] описано устройство, при работе которого осуществляется обработка изделия путем воздействия на него ударными колебаниями ультразвуковой частоты с амплитудой 20-40 мкм, однако в данном авторском свидетельстве отсутствуют сведения о влиянии данного режима воздействия на производительность процесса обработки. Наоборот указано, что повышение производительности достигается за счет иного: за счет обеспечения непрерывности процесса, поскольку не тратится дополнительное время на установку нового инструмента. О влиянии воздействия ударными колебаниями ультразвуковой частоты с амплитудой 20-40 мкм на поверхностное упрочнение изделия в авторском свидетельстве [9] сведения отсутствуют.

Из сказанного вытекает, что ни одно из авторских свидетельств [8] и [9] не могут служить подтверждением вывода об очевидности изобретения по оспариваемому патенту. Поскольку из первого не следует известность отличительного признака, а из второго - известность его влияния на технический результат.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" являются необоснованными.

Что касается доводов, изложенных в "Особом мнении", то требование лица, подавшего возражение, указать "какую следует выбрать величину частоты ультразвуковых колебаний и какую амплитуду из предложенных "более 15 мкм" для обработки трубы с резьбовым соединением, выполненной из конкретного материала, также не основано на действующем законодательстве Палата по патентным спорам не может признать убедительными доводы лица, подавшего возражение в отношении того, что связь между признаком "на упрочняемые элементы воздействуют ударными колебаниями ультразвуковой частоты с амплитудой не менее 15 мкм" и повышением производительности является очевидной, поскольку оно не подтверждено соответствующей ссылкой.

Утверждение о том, что "увеличение амплитуды ультразвуковых колебаний по сравнению с прототипом неизбежно должно привести к повышению производительности", не корректно, поскольку таким образом сформулированный признак в формуле изобретения по оспариваемому патенту отсутствует.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, не учитывает форму выражения признака, характеризующего диапазон амплитуд (не менее 15 мкм), согласно которой способ по оспариваемому патенту не предусматривает использование колебаний с амплитудой, превышающей используемую в ближайшем аналоге (7мкм), а только тех, которые превышают вполне конкретную величину 15 мкм.

Мнение лица, подавшего возражение, изложенное в Жалобе на имя Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности о проведении заседания коллегии с нарушениями действующих норм, является голословным и приведено без указания на конкретные нормы Правил ППС То, что члены коллегии не только задавали вопросы, но и комментировали ответы на них, никоим образом не является нарушением упомянутых Правил ППС, а утверждение о том, что членами коллегии было предложено предоставить акт испытаний, доказывающий невозможность осуществления заявленного изобретения, не соответствует действительности. Вопреки мнению лица, подавшего возражение, представитель экспертного отдела не выражал согласия с доводами возражения.

Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, на которые приводится ссылка лицом, подавшим возражение, в отличие от Закона и Правил ИЗ не относятся к той правовой базе, которая является обязательной для руководства, поскольку они не прошли обязательную экспертизу в Министерстве юстиции РФ и не зарегистрированы соответствующим образом, как упомянутые Закон и Правила ИЗ.

Вместе с тем указанные Рекомендации не содержат ничего из того, что отсутствовало бы в Правилах ИЗ. Так, в Рекомендации, равно как и в Правилах ИЗ, в отношении условия промышленной применимости. Примеры, приведенные в упомянутых Рекомендациях, являются условными и не могут быть перенесены на конкретные заявки.

Что касается мнения о необоснованности отказа Палатой по патентным спорам в принятии возражения к рассмотрению и того, что только обращение к руководству Роспатента заставило Палату принять его к рассмотрению, то оно не подтверждается фактам: Палатой по патентным спорам действительно не было принято к рассмотрению возражение «НЕФТЕТРУБОСЕРВИСА», однако не данное возражение, а поступившее Палату по патентным спорам ранее - 29.05.2007, поскольку оно не удовлетворяло Правилам подачи возражений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам.

Рассматриваемое возражение поступило в Палату по патентным спорам 05.12.2008 и, будучи оформленным в соответствии с Правилам подачи возражений, принято к рассмотрению без дополнительного указания руководства Роспатента.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, в части технической подготовки членов коллегии, то они является субъективными и приведены без каких либо доказательств.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2007, патент Российской Федерации № 2254220 оставить в силе.