Комбинированное обозначение «» по заявке №2020745787 подано на регистрацию 14.06.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 25, 28, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Роспатентом принято решение от 01.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020745787. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «HOCKEY» (в переводе с английского языка - «Хоккей» (см. например: https://www.translate.ru/), который является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их назначение, область деятельности.

Вместе с тем, регистрация в отношении товаров иного назначения (например, товаров 32 класса пиво; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; все товары 33 класса) способна ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица знаком «» по международной регистрации №1427920 в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 28, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 16, 25, 28, 41 классов МКТУ. В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.04.2022. Доводы возражения сводятся к следующему:

- «HOCKEY MAFIA» - это фантазийное словосочетание, которое никоим образом не характеризует заявленные товары и услуги 09, 14, 16, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ, равно как и не является ложным в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ;

- в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2022 правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1427920 досрочно прекращена полностью (дело №СИП-1000/2021).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.04.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 14, 16, 25, 28, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ.

К возражению заявителем было приложено решение Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2022 по делу №СИП-1000/2021 (приложение №1).

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение для части товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при этом в отношении иной части товаров 28 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 20.10.2022 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии.

Заявитель на заседании коллегии 20.10.2022 представил ходатайство о сокращении перечня заявленных товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ до следующих позиций:

28 класс: игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; товары спортивные; ботинки с прикрепленными к ним коньками; клюшки хоккейные; коньки ледовые; щитки [товары спортивные];

41 класс: организация спортивных мероприятий; воспитание физическое; организация спортивных состязаний; услуги спортивных лагерей.

В указанном ходатайстве от 20.10.2022 заявитель просил зарегистрировать заявленное обозначение в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «HOCKEY». Остальной перечень товаров и услуг 09, 14, 16, 25, 32, 33, 35 классов МКТУ заявитель просил оставить без изменений; в отношении указанных товаров и услуг просил зарегистрировать заявленное обозначение без выведения из правовой охраны словесного элемента «HOCKEY».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.06.2019) поступления заявки №2020745787 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», состоящее из графических элементов в виде прямоугольников, и из словесных элементов «HOCKEY», «MAFIA», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 09, 14, 16, 25, 28, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 14, 16, 25, 28, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В частности, коллегией было уточнено, что заявленное обозначение для части товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при этом в отношении иной части товаров 28 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия обращает внимание на то, что заявителем на коллегии от 20.10.2022 был ограничен перечень заявленных товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ (перечень приведен выше по тексту заключения).

Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «HOCKEY», который переводится с английского языка как «ХОККЕЙ» (https://wooordhunt.ru/word/hockey) и обозначает «командная игра на льду на коньках (или на травяном поле) в небольшой мяч или шайбу, загоняемые в ворота ударами клюшки» (https://gufo.me/dict/ozhegov/хоккей). Таким образом, для части ограниченного перечня товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам (в части «спортивные товары, не относящиеся к другим классам»); товары спортивные; ботинки с прикрепленными к ним коньками; клюшки хоккейные; коньки ледовые; щитки [товары спортивные]», а также для ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ «организация спортивных мероприятий; воспитание физическое; организация спортивных состязаний; услуги спортивных лагерей» данный словесный элемент будет восприниматься в качестве характеристики товаров и услуг, указывая на их назначение (для игры в хоккей), и должен оставаться свободным для использования другими лицами, которые производят однородные товары/оказывают однородные услуги. Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для части ограниченного перечня товаров 28 класса МКТУ и для всего ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ с выведением из правовой охраны словесного элемента «HOCKEY», с чем заявитель выразил согласие в своем ходатайстве от 20.10.2022.

В отношении иных заявленных на регистрацию товаров и услуг 09 («магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; магниты; магниты декоративные; брелоки электронные для дистанционного управления; флэш-накопители USB»), 14 («ювелирные изделия, бижутерия, часы и хронометрические приборы; брелоки, включенные в 14 класс; брелоки для держателей для ключей; декоративные значки на лацканы; футляры подарочные для часов; часы, за исключением наручных; часы наручные; часы-браслеты»), 16 («авторучки; акварели [краски, школьные принадлежности]; альбомы; атласы; афиши, плакаты; банкноты; баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; билеты; бланки; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты [канцелярские товары]; брошюры; буклеты; бумага; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага почтовая; газеты; вывески бумажные или картонные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; зажимы для ручек; закладки для книг; издания печатные; калька бумажная; карандаши; картинки; каталоги; кисти для рисования; листовки; марки почтовые; пеналы; приборы письменные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; салфетки столовые бумажные; флаги бумажные; фигурки [статуэтки] из папье-маше»), 25 («одежда, обувь, головные уборы; банданы [платки]; безрукавки; бейсболки; бельё мужское; белье нижнее; бельё нижнее женское; береты; бикини; блейзеры; блузки; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки для работы; ботинки женские; ботинки и полуботинки; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; джинсы; дождевики; жакеты; женская обувь; жилетки пуховые; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки [одежда]; майки; мужские трусы; накидки; носки; обувь мужская и женская; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для спорта; пальто; парки; перчатки вязанные; перчатки [одежда]; пижамы; платья; полуботинки; пояса [одежда]; пуховики; рубашки; сандалии; сапоги; сарафаны; свитера; толстовки; трусы; туфли; фартуки [одежда]; футболки; халаты; шапки [головные уборы]; шапочки для душа; шарфы; шляпы; шорты; юбки»), 32 («пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; вода содовая; воды минеральные [напитки]; воды [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; пиво имбирное; пиво солодовое; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; соки овощные [напитки]; сок томатный [напиток]; шербет [напиток]»), 33 («алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; коктейли; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»), 35 («реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, в том числе теле-магазины или Интернет-сайты; агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям по приобретению товаров [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; проведение промоакций; услуги консультационные по вопросам франчайзинга; услуги по управлению бизнесом в рамках франчайзинга; маркетинг; макетирование рекламы; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; реклама интерактивная в компьютерной сети; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; франчайзинг; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; обновление рекламных материалов; оформление витрин; оформление рекламных материалов») классов МКТУ, представляющих собой следующие группы товаров/услуг: носители информации, ювелирные украшения, письменные принадлежности, бумажные изделия, одежда и обувь, безалкогольные напитки, алкогольные напитки, услуги по продвижению товаров, словесный элемент «HOCKEY» не будет характеризировать указанные товары и услуги, так как они никоим образом не соотносятся с хоккеем или с его принадлежностями, ввиду чего для данных товаров и услуг приведенный выше словесный элемент классифицируется коллегией как фантазийный. Следовательно, для всех заявленных товаров и услуг 09, 14, 16, 25, 32, 33, 35 классов МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано без выведения из правовой охраны словесного элемента «HOCKEY».

Анализ обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было отмечено в заключении выше, для части ограниченного перечня товаров 28 класса МКТУ и для всего ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ словесный элемент «HOCKEY» заявленного обозначения является описательным, а для заявленных товаров и услуг 09, 14, 16, 25, 32, 33, 35 классов МКТУ данный словесный элемент является фантазийным.

Вместе с тем, в перечне ограниченных товаров 28 класса МКТУ осталась позиция «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» (в части «гимнастические товары, не относящиеся к другим классам»), в отношении которой потребитель будет введен в заблуждение в отношении назначения, так как гимнастические товары не предназначены для игры в хоккей. Таким образом, в отношении данных товаров 28 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения не представляется возможной, ввиду несоответствия пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, коллегия сообщает, что остальные товары 28 класса МКТУ, а также все товары и услуги 09, 14, 16, 25, 32, 33, 35, 41 не содержат в себе позиций, которые вводили бы потребителей в заблуждение в отношении их назначения, ввиду чего соответствуют положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, резюмируя все доводы, приведенные по тексту заключения выше, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для части ограниченного перечня товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам (в части «спортивные товары, не относящиеся к другим классам»); товары спортивные; ботинки с прикрепленными к ним коньками; клюшки хоккейные; коньки ледовые; щитки [товары спортивные]», а также для всего ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ «организация спортивных мероприятий; воспитание физическое; организация спортивных состязаний; услуги спортивных лагерей» с выведением из правовой охраны словесного элемента «HOCKEY», вместе с тем, регистрация заявленного обозначения также возможна в отношении заявленных товаров и услуг 09, 14, 16, 25, 32, 33, 35 классов МКТУ без выведения из правовой охраны словесного элемента «HOCKEY». В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «» по международной регистрации №1427920, коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что правовая охрана противопоставленному знаку «» по международной регистрации №1427920 досрочно прекращена полностью решением Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2022 по делу №СИП-1000/2021 (приложение №1).

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2020745787 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении заявленных товаров и услуг 09, 14, 16, 25, 28, 32, 33, 35, 41 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2022, отменить решение Роспатента от 01.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020745787.