Словесное обозначение «» по заявке №2021711518 с датой поступления от 03.03.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 05, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021711518 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 28, 36, 38, 39, 44 классов МКТУ, а также в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35, 41, 43 классов МКТУ, а также в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «» (по свидетельству №729478 с приоритетом от 27.03.2019) в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 43 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №386661 с приоритетом от 25.06.2008) в отношении товаров и услуг 32, 35, 41, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 32, 35, 41, 43 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №239644 с приоритетом от 05.07.2002) в отношении товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05, 29, 30, 31 классов МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сообщает, что срок действия противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №239644 [3] истёк 06.07.2022 и на настоящий момент уже не подлежит возобновлению даже с учётом льготного шестимесячного периода для его продления (приложение №4), следовательно, данное противопоставление может не учитываться при анализе соответствия заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель считает, что товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2021711518, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [КСТАТИ], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания [КСТАТИ КАФЕ ЭТ ХОУМ], [ВСЕГДА КСТАТИ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение «» представляет собой наречие, которое обозначает «к месту, к лицу, к слову, в лад, в меру, впору, в самую пору, впопад, вовремя, в свое (надлежащее) время, своевременно» (https://gufo.me/dict/dal/кстати). В состав противопоставленного товарного знака [1] входят словесные элементы «cafe at home», которые переводятся с английского языка на русский как «кофе дома; домашний кофе» (приложения №№1, 2), при этом данные словесные элементы отсутствуют в заявленном обозначении. Включенный в состав противопоставленного товарного знака [2] словесный элемент «ВСЕГДА», который является наречием и обозначает «во всякое время, постоянно» (https://gufo.me/dict/ozhegov/всегда); при этом данный словесный элемент не входит в состав заявленного обозначения. Таким образом, сравниваемые обозначения вызывают различные смысловые ассоциативные образы, что свидетельствует о том, что они различаются по семантическому критерию сходства;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров и услуг 32, 35, 41, 43 классов МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №386661 [2]. Указанное письмо-согласие было предоставлено в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, а также в отношении части испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.06.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Сведения из Интернет-словаря https://translate.academic.ru/cafe/en/ru/;

2. Сведения из Интернет-словаря https://translate.academic.ru/home/en/ru/;

3. Сведения из электронной версии словаря В.И. Даля;

4. Сведения о товарном знаке по свидетельству № 239644 [3].

Заявителем 08.12.2022 был направлен в материалы дела оригинал письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров и услуг 32, 35, 41, 43 классов МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №386661 [2] (приложение №5).

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня товаров, нежели чем было установлено в рамках решения Роспатента от 30.06.2022.

Так, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку для части товаров 03 класса МКТУ является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №239644 [3] в отношении части однородных товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС. Возможность выдвижения новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также была подтверждена судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу №СИП-668/2021).

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 09.12.2022 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю была предложена возможность предоставить свои письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

Заявителем 13.01.2023 были направлены дополнения к возражению от 02.11.2022, в которых он сообщал, что им было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 43 классов МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №729478 [1]. Таким образом, заявителем были преодолены все противопоставления, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

К дополнениям от 13.01.2023 заявителем был приобщен в материалы дела оригинал письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 35, 43 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №729478 [1] (приложение №6).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.03.2021) поступления заявки №2021711518 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, а также в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35, 41, 43 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3].

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня товаров и услуг, нежели чем было установлено в рамках решения Роспатента от 30.06.2022.

Так, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку для части товаров 03 класса МКТУ является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №239644 [3] в отношении части однородных товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде изображения значка решетки, и из словесных элементов «КСТАТИ», «cafe at home», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 32, 35, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [3] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К данным обстоятельствам относится то, что срок действия исключительного права на товарный знак [3] истёк 06.07.2022, льготный шестимесячный период для его продления истёк 06.01.2023. Таким образом, данное противопоставление может не учитываться при анализе заявленного обозначения на его соответствие положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, указанный товарный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ.

Дополнительно, коллегия указывает, что, так как противопоставленный товарный [3] истек 06.07.2022 и более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, следовательно, коллегия снимает выдвинутые 09.12.2022 дополнительные обстоятельства, связанные с тем, что часть товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения является однородной товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3].

Кроме того, к данным обстоятельствам относится то, что заявителем были получены оригиналы писем-согласий от правообладателей товарных знаков по свидетельствам №№729478 [1], 386661 [2] в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 43, а также в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» (приложения №№5, 6).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателей, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «» и противопоставленные знаки [1, 2] не тождественны, при этом противопоставленные знаки [1, 2] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, противопоставленные знаки [1, 2] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 32 класса МКТУ (перечень приведен по тексту решения выше).

Вместе с тем коллегия указывает, что регистрация заявленного обозначения также испрашивалась в отношении товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое», в отношении которых правообладателем противопоставленного товарного знака [2] не было предоставлено письменного согласия, вследствие чего необходимо провести анализ сходства заявленного обозначения и указанного противопоставления и анализ однородности товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и данного противопоставления.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что противопоставленный товарный знак [2] включает в себя словесные элементы «ВСЕГДА», «КСТАТИ», которые разделены пробелом, являются независимыми словесными элементами, ввиду чего анализ по каждому из этих элементов должен проводиться отдельно.

Вместе с тем, коллегия указывает, что словесный элемент «КСТАТИ» противопоставленного товарного знака [2] является значимым, так как выполнен крупным шрифтом, занимает существенную часть данного противопоставления, в связи с чем данный элемент должен учитываться при анализе сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что заявленное обозначение «КСТАТИ» (обозначает «к месту, к лицу, к слову, в лад, в меру, впору, в самую пору, впопад, вовремя, в свое (надлежащее) время, своевременно» (https://gufo.me/dict/dal/кстати)) фонетически и семантически входит в состав противопоставленного товарного знака, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Визуально сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу выполнения их буквами русского алфавита. При этом следует отметить, что заявленное обозначение является словесным, его восприятие формируется исключительно словесным элементом «КСТАТИ».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое» заявленного обозначения являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво; пиво безалкогольное; составы для изготовления ликеров; сусла; экстракты хмелевые для изготовления пива» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые товары относятся к спиртосодержащей продукции, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

С учётом всего вышесказанного коллегия полагает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг 03, 05, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» с учётом представленных заявителем писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1, 2], а также с учётом того, что срок действия противопоставленного товарного знака [3] истёк 06.07.2022 и уже не подлежит возобновлению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2022, изменить решение Роспатента от 30.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021711518.