Обозначение «» по заявке №2023708117 подано 07.02.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 28, 29, 30 классов МКТУ.

Роспатентом 05.03.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023708117 в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Вместе с тем в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ в регистрации было отказано на основании выявления сходного до степени смешения заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «БУРГЕР КИНГ» [1] «» по свидетельству №829664, приоритет от 09.05.2021, [2] «» по свидетельству №829663, приоритет от 09.05.2021, [3] «» по свидетельству №815222, приоритет от 03.02.2021, [4] «» по свидетельству №381425, приоритет от 26.12.2007, [5] «» по свидетельству №381426, приоритет от 26.12.2007, [6] «» по свидетельству №376898,приоритет от 26.10.2007, [7] «» по международной регистрации №1577148, приоритет от 26.08.2020, [8] «» по свидетельству №381424, приоритет от 26.12.2007, [9] «» по свидетельству №381760, приоритет от 26.10.2007, [10] «» по свидетельству №385480, приоритет от 26.10.2007, [11] «» по свидетельству №115225, приоритет от 19.06.1992,, зарегистрированных на Бургер Кинг Компани ЛЛК, 5707 Блю Лагун Драйв, Майами, штат Флорида 33126,Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 29 и 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 и 30 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 29, 30 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.07.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 05.03.2024. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель приводит доводы в опровержение вывода оспариваемого решения о сходстве обозначений. В частности заявитель приводит доводы о фонетическом и графическом несходстве сопоставляемых обозначений, приводя сопоставительный анализ заявленного обозначения с каждым из противопоставленных товарных знаков и делая вывод о несходстве сопоставляемых обозначений.

В отношении однородности отмечено следующее. Товары 30 класса МКТУ в товарных знаках по свидетельствам №829664, №829663, №815222 (и для товаров 29 класса) уточнены формулировкой: «все вышеперечисленные продукты, продаваемые в ресторанах для потребления внутри помещения и за его пределами». Деятельность заявителя не имеет никакого отношения к ресторанам, а связана с оптовой торговлей товарами, которые в итоге реализуются в обычных магазинах, в том числе сетевых; т.е. у них принципиально разные условия сбыта, и соответственно, в связи с этим у потребителя не может возникнуть представления о принадлежности товаров с использованием заявленного обозначения и товаров с использованием противопоставленных товарных знаков одному и тому же производителю.

На основании вышеизложенного выражена просьба изменить решение Роспатента от 05.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023708117 в отношении всех товаров испрашиваемого перечня.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.02.2023) поступления заявки №2023708117 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение «» по заявке №2023708117 состоит из словесного элемента «КОМБО КИНГ», выполнено буквами русского алфавита, где буква «О» стилизована изображением бургера, а также в обозначении присутствуют стилизованные изображения картошки-фри, бургера, короны, а также буквы «Б» в виде стакана с напитком. Слова в знаке выполнены в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 28, 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1] «» по свидетельству №829664, приоритет от 09.05.2021, [2] «» по свидетельству №829663, приоритет от 09.05.2021, [3] «» по свидетельству №815222, приоритет от 03.02.2021, [4] «» по свидетельству №381425, приоритет от 26.12.2007, [5] «» по свидетельству №381426, приоритет от 26.12.2007, [6] «» по свидетельству №376898,приоритет от 26.10.2007, [7] «» по международной регистрации №1577148, приоритет от 26.08.2020, [8] «» по свидетельству №381424, приоритет от 26.12.2007, [9] «» по свидетельству №381760, приоритет от 26.10.2007, [10] «» по свидетельству №385480, приоритет от 26.10.2007, [11] «» по свидетельству №115225, приоритет от 19.06.1992, включают в свой состав словесные элементы «БУРГЕР КИНГ»/«BURGER KING», выполненные буквами латинского/русского алфавита. Правовая охрана товарных знаков [1-11] действует в отношении товаров 29 и 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 и 30 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023708117 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2-5, 7-8) являются комбинированными, при этом в комбинированных обозначениях ведущее значение имеет словесный элемент, так как он подлежит воспроизведению, запоминанию со стороны потребителей и подлежит озвучиванию в рекламных целях.

Противопоставленные товарные знаки (1, 6, 9, 11) являются словесными и подлежат сопоставлению исключительно по критериям сходства словесных элементов.

Словесный элемент заявленного обозначения «Комбо кинг» и словесные элементы «Бургер кинг» / «Burger king» противопоставленных товарных знаков совпадают в словах «кинг»/ «king». Первые слова «бургер» и «комбо», безусловно, не имеют фонетического сходства, однако второе слово полностью входит в состав заявленного обозначения.

С семантической точки зрения совпадающее слово «кинг» обладает большей различительной способностью, в то время как слова «Бургер» и «Комбо» имеют описательные характеристики – бургер – вид закуски, а комбо – это распространенное название сочетания нескольких блюд в заведениях быстрого питания. При этом следует отметить, что оба слова «бургер» и «Кинг» ассоциируются с заведениям фаст-фуда, за счет использования в таких заведениях маркетингового приема продажи комбинированных типов питания – комбо, а также обязательного блюда таких заведений - бургера. При этом изобразительные элементы заявленного обозначения усиливают восприятие заявленного обозначения в качестве наименования заведения быстрого питания, так как изображения включают в себя отдельные основные позиции меню предприятий.

С точки зрения визуального критерия применительно к словесным элементам следует отметить их равную пространственную протяженность за счет совпадения количества слогов и деления словесных обозначений на два слова, одно из которых полностью совпадает.

Установленный семантический критерий общего сходства сопоставляемых элементов позволяет говорить о сходстве обозначений в целом, а в дополнение к этому установлено полное совпадение фонетическое совпадение слова «кинг».

Что касается изобразительных элементов заявленного обозначения «» и изобразительных элементов противопоставленных знаков [2] «» , [3] «», [4] «», [5] «», [7] «», [8] «», [10] «» противопоставленных товарных знаков, то следует отметить, что в них семантически повторяющимся элементом является изображение бургера.

Кроме того, сопоставив общее композиционное восприятие заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков [2] «» , [3] «», [4] «», [5] «», [7] «», [8] «», [10] «» следует отметить их сходное построение за счет одинакового расположения двух слов друг над другом в равных пропорциях, несмотря на разное количество букв в словах. Равное пространственно-композиционное положение словесных элементов сопоставляемых знаков относительно друг друга позволяет воспринимать сравниваемые обозначения как варианты знаков одного лица.

Таким образом, при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных комбинированных товарных знаков степень сходства возрастает, за счет того, что помимо сходства словесных элементов, ассоциирование обозначений друг с другом усиливается за счет сходного композиционного построения и семантически близких изобразительных элементов бургеров.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 29, 30 класса МКТУ и услуг 29, 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-11] показал следующее.

Испрашиваемые товары 29 класса МКТУ «арахис обработанный; закуски легкие на основе фруктов; изюм; крокеты; кукуруза сахарная, обработанная; миндаль толченый; овощи обработанные; овощи сушеные; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; спреды на основе орехов; финики; фрукты глазированные; фрукты обработанные; фундук обработанный; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые» однородны товарам 29 класса МКТУ «картофель фри; оладьи картофельные; кольца луковые; чипсы картофельные; кожура картофельная; закуски, включенные в 29 класс; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; лук жареный, консервированный или маринованный» противопоставленных знаков [1-11]. При этом орехи, как правило, продаются в небольших упаковках и являются закусками, а остальные сопоставляемые товары представляют собой фрукты и овощи обработанные.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, напитки какао-молочные, напитки кофейные, напитки шоколадно-молочные, зерновые продукты, хлебобулочные изделия, изделия кондитерские мучные, изделия пирожковые, карамели, кондитерские изделия, конфеты, крекеры, печенье, пряники, сладости, шоколад, мороженое, мед, сироп из патоки, пищевой лед, попкорн, резинки жевательные» однородны товарам 30 класса МКТУ «булочки с корицей, пончики, жареные пирожки; пироги; десерты, состоящие, в основном, из мороженого или молочного мороженого с разнообразными добавками и посыпками на выбор клиента, а именно с кофейным сиропом, измельченным печеньем, с кексами, тортами, пирожными, с топпингом из маршмеллоу и с ароматизированными, приготовленными и обработанными орехами; мороженое, молочное мороженое и замороженный йогурт [мороженое];» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 8], товарам «кофе, чай, какао, заменители кофе, напитки шоколадные; соусы; фруктовые пироги; мороженое» противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5, 6, 7, 9], товарам «desserts consisting primarily of ice cream and ice milk and including a variety of customer-selected toppings, namely, coffee flavored syrup, cookie crumbs, cake, marshmallow topping and flavored topping; ice cream, ice milk and frozen yogurt; серты, состоящие в основном из мороженого и замороженного молока и включающие различные начинки по выбору клиента, а именно сироп со вкусом кофе, крошки печенья, торт, начинку из зефира и ароматизированную начинку; мороженое, мороженое и замороженный йогурт» противопоставленного знака по международной регистрации №1577148. Сопоставляемые товары относятся к одним и тем же родовым группам (кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, чай, кофе, какао и другие напитки).

Таким образом, сопоставляемые товары 29, 30 классов МКТУ являются в высокой степени однородными.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-11], а также высокую степень однородности сопоставляемых товаров 29, 30 классов МКТУ, следует сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения.

Кроме того, в соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" учету подлежит обстоятельство, усиливающее вероятность смешения – противопоставленные товарные знаки представляют собой серию знак принадлежащих одному лицу.

Учитывая установленное сходство сопоставляемых обозначений, а также однородность испрашиваемых услуг, обозначение по заявке №2023708117 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как нарушает исключительные права владельца противопоставленных товарных знаков (1-11).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 05.03.2024.