Регистрация товарного знака «» по заявке № 2018724962 произведена 03.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 706744 с приоритетом от 18.06.2018 в отношении товаров 06, 08, 12 и 17 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АВТОКРЕПЕЖ», Москва (далее – правообладатель).

Впоследствии решением Роспатента от 08.07.2020 (сведения отражены в Госреестре, бюллетень № 13/2020) предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706744 было признано недействительным в отношении всех товаров 12 класса МКТУ. Таким образом, правовая охрана оспариваемого товарного знака действует в отношении товаров 06, 08 и 17 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.07.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706744, мотивированное его несоответствием требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Также возражение содержит доводы, относящиеся к мотивам, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

В обоснование указанных мотивов в возражении приведены сведения о том, что лицо, подавшее возражение, является производителем товаров, маркируемых обозначением, тождественным оспариваемому товарному знаку. Указанные товары лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемой регистрации вводились в гражданский оборот на территории России ООО «Хаски-Тулс» (ОГРН 1187325004580) – дистрибьютором лица, подавшего возражение. В связи с указанным лицо, подавшее возражение, полагает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку приводит к введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

В возражении подробно проанализирована однородность товаров, производителем которых является лицо, подавшее возражение, и товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации. Особым образом в возражении подчеркивается однородность товаров лица, подавшего возражение, упомянутых на сайте https://www.haskyy-tools.ru/ (который принадлежит ООО «Хаски-Тулс»), в сертификате соответствия продукции, и части товаров 06, 08, 12, 17 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

Дополнительно в возражении отмечается, что дистрибьютор лица, подавшего возражение, имеет основной вид деятельности «Торговля оптовая ручными инструментами» (код ОКВЭД 46.74.3), дополнительные виды деятельности – «Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров» (код ОКВЭД 46.19), «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет» (код ОКВЭД 47.91), «Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков» (код ОКВЭД 47.99).

Также лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание, что обозначение «HASKYY» зарегистрировано в качестве товарного знака на его имя в Европейском Союзе (ЕС) в отношении товаров 07 класса МКТУ – «машины, станки и двигатели», 08 класса МКТУ – «орудия и инструменты ручные», 12 класса МКТУ

– «средства транспортные; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху», 35 класса МКТУ – «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная».

Кроме того, в возражении указано, что регистрация оспариваемого товарного знака является нарушением авторского права лица, подавшего возражение, на логотип (уникальный словесный элемент «HASKYY»), а также актом злоупотребления правом. В отношении создания логотипа в возражении поясняется, что обозначение «HASKYY» было создано как сочетание первых и последних букв фамилий управляющих директоров компании (Hausch и Yablunovskyy), а также учредителей эксклюзивного дистрибьютора Заявителя – ООО «Хаски-Тулс» (Хасанзянов Х.Р. (НА...) и Киселев Е.А. (KY...). В возражении обращено внимание на то, что первая публикация логотипа «HASKYY», тождественного оспариваемому товарному знаку, была сделана в социальной сети Instagram 21.03.2018, то есть ранее даты приоритета товарного знака. Сведения об обозначении лица, подавшего возражение, размещались также на сайтах youtube.com, avito.ru, facebook.com, market.yandex.ru, ok.ru, otzovik.com.

Помимо указанного лицо, подавшее возражение, полагает, что при регистрации оспариваемого товарного знака сведения сети Интернет, касающиеся товаров лица, подавшего возражение, должны были быть выявлены, регистрация не должна была состояться.

В возражении приведены доводы в обоснование недобросовестного поведения правообладателя, выразившегося в регистрации товарного знака, воспроизводящего обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, и его дистрибьютором, сформулирован вывод о наличии признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя.

В завершение своих доводов лицо, подавшее возражение, поясняет свою заинтересованность в подаче возражения наличием зарегистрированного в ЕС товарного знака «HASKYY», на базе которого произведена международная регистрация с последующим распространением на территорию России. Однако, на территории Российской Федерации указанному знаку в предоставлении правовой охраны было отказано по причине выявленного оспариваемого товарного знака. Дополнительно в рамках заинтересованности приводятся сведения об использовании лицом, подавшим возражение, обозначения «HASKYY» в России путем импорта соответствующих товаров и последующей их реализации дистрибьютором лица, подавшего возражение.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706744 недействительным в отношении товаров 06, 08, 12 и 17 классов МКТУ в связи с нарушением требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

К возражению приложены следующие документы:

1) копия товарной накладной от 19.04.2018 (ООО «Хаски-Тулс» - поставщик);

2) копии кассовых чеков (ООО «Хаски-Тулс») от 05.06.2018, 15.06.2018, 24.05.2018, 04.06.2018;

3) копия приложения к договору № 001 от 02.04.2018 между лицом, подавшим возражение, и ООО «Хаски-Тулс»;

4) копия счета от 04.04.2018 на основании договора № 001 от 02.04.2018;

5) копия договора (контракта) № 001 от 02.04.2018 между лицом, подавшим возражение, и ООО «Хаски-Тулс»;

6) копии добавочных листов к таможенным декларациям;

7) копия листа декларации 10414030/090418/0001748;

8) копия свидетельства о регистрации товарного знака в ЕС;

9) копия выписки в отношении лица, подавшего возражение;

10) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Хаски-Тулс»;

11) копия дистрибьюторского договора № HT-RU0118 от 02.04.2018 между лицом, подавшим возражение, и ООО «Хаски-Тулс»;

12) распечатка с сайта https://www.haskyy-tools.ru/;

13) распечатка сведений в отношении доменного имени haskyy-tools.ru;

14) распечатки из социальных сетей, скриншоты публикаций сервиса «YouTube»;

15) распечатка с сайта https://www.superjob.ru/;

16) распечатки с сайтов Avito.ru, pub.fsa.gov.ru, market.yandex.ru, 2gis.ru;

17) распечатка с сайта https://otzovik.com;

18) распечатка сведений в отношении товарных знаков «», «» по свидетельствам № 719216, 682372 знака «» по международной регистрации № 1054618.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Так, правообладатель отмечает, что лицо, подавшее возражение, не имеет правовой охраны на обозначение «HASKYY» на территории Российской Федерации, получение которой, как правило, происходит до начала деятельности, связанной с реализацией товаров, что свидетельствует о непроявлении лицом, подавшим возражение, должной осмотрительности и, как следствие, о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренцией, которые выразились в оспаривании правовой охраны товарного знака правообладателя, использующего данный товарный знак в течение двух лет для индивидуализации своих товаров.

Также правообладатель считает неправомерным довод лица, подавшего возражение, о наличии у него права на товарный знак, зарегистрированный в ЕС, поскольку товарный знак охраняется по территориальному принципу. В связи с изложенным правообладатель не усматривает оснований для применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель отмечает, что оценка соответствия оспариваемой регистрации положениям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности не входит в компетенцию Роспатента, при этом доказательств наличия соответствующих оснований возражение не содержит. Правообладатель сообщает, что зарегистрировал домен «HASKYY.RU» 21.06.2017, то есть ранее регистрации домена «HASKYY-TOOLS.ru» дистрибьютором лица, подавшего возражение.

Кроме того, правообладатель считает несостоятельной ссылку лица, подавшего возражение, на наличие у него авторских прав на обозначение, воспроизведенное в оспариваемом товарном знаке, а также поясняет, что установление авторства не входит в компетенцию Роспатента.

Правообладатель представляет анализ материалов возражения и приходит к выводу о том, что они не доказывают наличие оснований, приведенных в возражении. В частности, указано, что за период протяженностью всего два месяца до даты приоритета оспариваемой регистрации обозначение лица, подавшего возражение, не могло приобрести известность и узнаваемость на территории России как средство индивидуализации товаров лица, подавшего возражении. При этом в отзыве отмечается, что правообладатель приобрел известность и репутацию на рынке, его товарный знак узнаваем потребителями.

Дополнительно в отзыве приведен довод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказана заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 706744.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706744.

К отзыву приложены следующие материалы:

19) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя;

20) копии документов, касающихся поставки полиграфической продукции (правообладатель – покупатель);

21) копии товарных накладных от 26.07.2019, 28.08.2019, 03.09.2019, 31.07.2019, 07.10.2019, 15.10.2019, 06.08.2019, , касающихся поставки товаров (болтов, гаек, шайб, колец, адаптера) правообладателем;

22) выдержки из документов, составляющих бухгалтерскую отчетность правообладателя, 2019 г.;

23) фотографии продукции;

24) сведения о домене «HASKYY.RU»;

25) распечатка Постановления Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2014 по делу между иными лицами.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 28.08.2020, представитель лица, подавшего возражение, представил:

26) ходатайство об ограничении объема притязаний по возражению, в соответствии с которым испрашивается признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706744 в отношении товаров 06, 08, 17 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.06.2018) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по свидетельству № 706744 представляет собой слово «HASKYY», выполненное в латинице в оригинальной графической манере. На дату рассмотрения возражения правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 06, 08, 17 классов МКТУ.

В соответствии с ходатайством (26) лица, подавшего возражение, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 706744 оспаривается в отношении товаров 06, 08, 17 классов МКТУ.

Возражение, поступившее 07.07.2020, мотивировано несоответствием оспариваемой регистрации положениям пунктов 3 (1), 9 (1) статьи 1483 Кодекса, а также наличием оснований для применения положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается по отношению к мотивам возражения.

Материалы возражения (8) свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является владельцем регистрации товарного знака «» на территории ЕС, которая явилась базовой регистрации для международной регистрации знака, в отношении которого сделано указание о распространении правовой охраны на территорию Российской Федерации, однако, в предоставлении правовой охраны в России указанному знаку по международной регистрации № 1458156 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с товарным знаком «» по свидетельству № 706744. Сходство указанных обозначений сомнений не вызывает и уже установлено ранее решением Роспатента от 30.04.2020, принятым в отношении знака по международной регистрации № 1458156.

Представленные декларация (7), договор с дистрибьютором (5) с приложением к нему (3) иллюстрируют намерение лица, подавшего возражение, вводить на территории российской Федерации в гражданский оборот товары, маркированные обозначением «», через ООО «Хаски-Тулс». Намерения лица, подавшего возражение, согласно материалам (3) касаются таких товаров как наборы бит, торцевых головок, защиты для канта колесных дисков, ключи, адаптеры, шестигранники, фиксаторы, щипцы и прочие инструменты. Названные товары относятся к 07, 08 и 12 классам МКТУ, при этом по виду материала и условиям реализации могут корреспондировать части товаров 06 класса МКТУ, а также части товаров 17 класса МКТУ.

По совокупности указанных обстоятельств коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в возражении обоснован тем, что обозначение «HASKYY» использовалось ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака для индивидуализации продукции лица, подавшего возражение, что, по его мнению, приводит к вероятности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Указанная способность, действительно, может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

Для подтверждения возникновения у потребителей ассоциативной связи с предшествующим производителем товара необходимо представление соответствующих доказательств, которых в материалах дела не имеется.

Так, в подтверждение фактического использования обозначения «HASKYY» в составе маркировки товаров лицом, подавшим возражение, представлены копии кассовых чеков (2), товарной накладной (1), счета (4), копии договоров с дистрибьютором (11), (5), приложение к договору (3), копия таможенной декларации (7), а также добавочных листов к декларациям (6), распечатки из сети Интернет (12), (14), (15), (16), (17).

Анализ указанных материалов не свидетельствует об активном введении лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением «HASKYY», которое привело бы к возникновению у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и товарами 07, 08, 12 классов МКТУ, которые могли бы рассматриваться как однородные оспариваемым товарам 06, 08, 17 классов МКТУ.

Так, добавочные листы к декларациям (6) не имеют первых листов. Данные документы не содержат дат и не могут свидетельствовать о наличии обстоятельств, которые устанавливаются на дату приоритета оспариваемой регистрации (18.06.2018). Сведения сайтов https://www.superjob.ru/ (15), 2gis.ru, market.yandex.ru (16) касаются более позднего периода, чем 18.06.2018, при этом не содержат обозначения «HASKYY». Распечатки с сайтов https://www.haskyy-tools.ru/ (12), Avito.ru (16), https://otzovik.com (17) касаются периода после даты приоритета товарного знака по свидетельству № 706744. Реализация в России товаров ООО «Хаски-Тулс», представленная товарной накладной (1) и чеками (2), не соотносится с обозначением «HASKYY».

Что касается сведений сайта pub.fsa.gov.ru (16), касающихся периода, предшествующего 18.06.2018, то они также не содержат обозначения «HASKYY». Таможенная декларация (7) свидетельствует о ввозе товаров «набор бит» (сменные насадки для отверток, предназначены для использования в качестве насадок для шуруповертов и ручных отверток), маркированных обозначением «HASKYY», лицом, подавшим возражение, до даты приоритета товарного знака – 09.04.2018. Вместе с тем однократного ввоза незначительного количества товаров 08 класса МКТУ, однородных части товаров 08 класса МКТУ оспариваемой регистрации, относящихся к родовой группе «инструменты ручные», недостаточно для возникновения у российских потребителей ассоциативной связи обозначения «HASKYY» с лицом, подавшим возражение, как производителем соответствующих товаров.

С учетом изложенного, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, является недоказанным.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Возражение и приложенные к нему материалы не свидетельствуют о наличии у лица, подавшего возражение, исключительных прав на произведение, тождественное или сходное с оспариваемым товарным знаком.

В возражении указывается, что учредителями лица, подавшего возражение, и учредителями ООО «Хаски-Тулс» создано произведение «логотип « HASKYY».

Вместе с тем обстоятельства перехода исключительных прав на созданное произведение лицу, подавшему возражение, материалами возражения не раскрываются. В связи с этим у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в оспаривании предоставления исключительного права на товарный знак по основаниям нарушения исключительных прав на произведение. Отсутствие заинтересованности является основанием для отказа в удовлетворении возражения в данной части.

Что касается доводов возражения о наличии оснований для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительной в соответствии с требованиями статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то коллегия отмечает следующее.

Как следует из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» о порядке рассмотрения судом споров, содержащих ссылки на обстоятельства, связанные с необходимостью установление факта злоупотребления правом, злоупотребление правом может быть установлено судом. При этом решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило решения уполномоченного органа (суда), которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права на оспариваемый товарный знак. Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 упомянутого Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, может быть осуществлено судом, исходя из поданного в Роспатент возражения.

Таким образом, на дату рассмотрения возражения основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 706744 в связи с нарушениями требований статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности также отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.07.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 706744.