Оспариваемый словесный товарный знак «» по заявке №2020766971 с приоритетом от 25.11.2020 зарегистрирован 19.07.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №820466 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРОЕКТ», 129090, Москва, пер. 1-й Коптельский, д. 20, эт. 1, п. II, к. 4, оф. 6 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак «ICEBERG FLAME» по свидетельству №820466 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ICEBERG» по международной регистрации № 791118A, обладающим более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В данном случае имеет место полное вхождение противопоставляемого товарного знака по международной регистрации №791118A в состав оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о фонетическом сходстве. Кроме того, совпадающий элемент «ICEBERG» находится в начале словосочетания «ICEBERG FLAME», а следовательно, именно на него в первую очередь обратят внимание потребители при восприятии словосочетания на слух.

Товарный знак «ICEBERG FLAME» по свидетельству №820466 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ICEBERG» по международной регистрации №791118A с точки зрения графики, поскольку они имеют близкий буквенный состав, характеризуются сходством по основным графическим признакам.

Возникновение одинаковых ассоциаций тем более вероятно, принимая во внимание, что слово «ICEBERG» произносится как «айсберг», а следовательно, его значение будет понятно рядовому потребителю, так как в русском языке имеется аналогичное слово.

Слово «FLAME» для табачной продукции является довольно традиционным, а следовательно, оно является слабым элементом в составе словосочетания «ICEBERG FLAME» по отношению к товарам 34 класса. Поскольку слово «FLAME» действительно используется различными производителями табачной продукции, при поиске необходимого им товара потребители будут ориентироваться именно на оригинальное слово «ICEBERG», а не на слово «FLAME».

Все товары в перечне данного свидетельства являются однородными товарам международной регистрации №791118A, поскольку они соотносятся как «род-вид».

Товарный знак «ICEBERG», принадлежащий компании «ICEBERG TOBACCO Sp. Z o.o.», пользуется широкой известностью на рынке табачных изделий, товарам, маркированным обозначением «ICEBERG», посвящен отдельный сайт на русском языке https://iceberg-tobacco.ru/.

Товары «ICEBERG» представлены во многих популярных магазинах табачной продукции.

Оспариваемый товарный знак фактически используется правообладателем для тех же самых товаров, для которых используется и приобрел известность противопоставляемый товарный знак «ICEBERG» по международной регистрации №791118A, а именно, жевательного табака.

Данные товары представлены на тех же самых торговых площадках, что и товары компании «ICEBERG TOBACCO Sp. z o.o.».

У потребителя, несомненно, может сложиться представление о том, что товары под обозначением «ICEBERG FLAME» также изготавливаются компанией «ICEBERG TOBACCO Sp. z o.o.», что будет вводить потребителя в заблуждение относительно источника (производителя) соответствующих товаров 34 класса МКТУ.

В ходе рассмотрения заявки №2022789134 на регистрацию комбинированного товарного знака «» на имя ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ» – правообладателя оспариваемого товарного знака – Роспатент уже подтвердил, что международная регистрация №791118, ранее принадлежавшая компании «GILMAR S.P.A.» и в настоящее время принадлежащая «ICEBERG TOBACCO Sp. z o.o.» под №791118А, является препятствием для регистрации последующих сходных обозначений.

В рамках данного возражения «ICEBERG TOBACCO Sp. z o.o.» также рассчитывает на последовательность практики и применение доктрины законных ожиданий.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №820466 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

Правообладатель в корреспонденции от 18.09.2024 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- вхождение одного обозначения в другое не является единственным признаком фонетического сходства, в сравниваемых обозначениях отличается количество слов, слогов и звуков, состав гласных и согласных звуков, знаки имеют разное произношение, что позволяет говорить об отсутствии сходства по фонетическому признаку,

- y подателя возражения зарегистрирован только один товарный знак со словом «ICEBERG», поэтому нельзя говорить о какой-либо линейке,

- оспариваемый знак «ICEBERG FLAME» можно перевести как «пламя айсберга», обозначение вызывает ассоциации с пламенем, которое окутало айсберг, с холодным пламенем, главным словом в словосочетании, которое определяет основу смыслового образа, является «FLAME» - пламя, слово «ICEBERG» в данном словосочетании является дополняющим, уточняющим,

- сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление на потребителей, обозначения отличаются протяженностью, образуют разный визуальный образ, что позволяет говорить об отличиях обозначений по графическому критерию,

- на сайте https://iceberg-tobacco.ru/ отсутствуют реквизиты подателя возражения или какая-либо другая информация о нём, нет данных о количестве продаж товаров, маркированных знаком «ICEBERG», на сайте в разделе «Документация» можно найти декларации о соответствии и заключение по проведению комплексной оценки образца табака жевательного, где изготовителем указано ООО «АЙСБЕРГ ТОБАККО», ИНН 5027299411, а не лицо, подавшее возражение,

- не представлены доказательства того, что эта продукция производства компании «ICEBERG TOBACCO Sp. Z ο.ο.», нет сведений о количестве продаж товаров, маркированных обозначением «ICEBERG», на территории РФ компанией «ICEBERG TOBACCO Sp. z ο.ο.», отсутствуют сведения о рекламе товаров под указанным обозначением, нет данных социологического опроса, подтверждающих возможность введения потребителей в заблуждение,

- отказ в регистрации по заявке №2022789134 не может быть учтён при рассмотрении настоящего дела, так как обозначение в заявке №2022789134 имеет существенные отличия от обозначения в оспариваемом товарном знаке,

- слово «ICEBERG» встречается в иных товарных знаках, зарегистрированных в отношении 34 класса и принадлежащих другим правообладателям,

- потребители не связывают слово «ICEBERG» исключительно с подателем возражения.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №820466.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Скриншот с сайта translate.google.ru,

2. Скриншоты с сайта iceberg-tobacco.ru.

В ответ на представленный отзыв правообладателя лицо, подавшее возражение, 15.10.2024 представило следующие доводы:

- утверждение правообладателя о различии в сравниваемых обозначениях количества слов, слогов и звуков не свидетельствует об отсутствии в них фонетического сходства, поскольку товарный знак по международной регистрации №791118А «ICEBERG», полностью тождественен словесному элементу «ICEBERG» оспариваемого товарного знака,

- вопреки утверждениям правообладателя, его продукция, маркированная товарным знаком «ICEBERG FLAME», акцентирует внимание потребителя именно на слове «ICEBERG»,

- такое намеренное выделение слова «ICEBERG» при маркировке продукции правообладателя может также свидетельствовать о недобросовестной конкуренции и попытке выдать продукцию, маркированную таким товарным знаком за продукцию компании «CEBERG TOBACCO Sp. z o.o.», также присутствующую на российском рынке,

- на указанном в возражении сайте https://iceberg-tobacco.ru/ в разделах «Контакты» и «Где купить» представлена информация о местоположении точек продаж продукции компании «ICEBERG TOBACCO Sp. z o.o.», это центральные районы России, Сибирь и Дальний Восток,

- компания «ICEBERG TOBACCO Sp. z o.o.», как правообладатель товарного знака по международной регистрации №791118А, не обязана предоставлять доказательства производства продукции под брендом «ICEBERG» самой компанией, поскольку, согласно российскому законодательству, может предоставлять такое право другому лицу на основании лицензионного договора,

- довод правообладателя о том, что возможность введения потребителей в заблуждение должна быть доказана документально несостоятелен, поскольку достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров,

- правообладатель оспаривает позицию Роспатента по заявке №2022789134, которая уже учитывает наличие некоторых отличий в знаках, данные отличия, в итоге, не влияют на то, что потребитель может воспринимать эти обозначения, как происходящие от одного производителя,

- приведенные правообладателем в качестве примера товарные знаки по свидетельствам №№1002874, 1005133 и заявка №2023832115, содержащие словесный элемент «ICEBERG» и зарегистрированные на другое лицо, не свидетельствуют об отсутствии у потребителей связи слова «ICEBERG» с подателем возражения, для подобного рода выводов правообладатель должен представить результаты опросов, либо иные доказательства того, что потребители не связывают продукцию, маркированную словесным элементом «ICEBERG» с подателем возражения.

Остальные доводы, изложенные в представленной корреспонденции лицом, подавшим возражение, повторяют позицию, изложенную ранее в поданном возражении.

С учетом даты (25.11.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов компания «ICEBERG TOBACCO Sp. z o.o.» обладает исключительным правом на товарный знак по международной регистрации №791118А, который, по мнению лица, подавшего возражение, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «».

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности компании «ICEBERG TOBACCO Sp. z o.o.» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №820466.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №820466 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №820466 (приоритет 25.11.2020) является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставляемый товарный знак «ICEBERG» по международной регистрации №791118А (с конвенционным приоритетом от 28.06.2002) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №820466 требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Лицом, подавшим возражение, отмечено, что компания «ICEBERG TOBACCO Sp. z o.o.» присутствует на рынке Российской Федерации и пользуется широкой известностью именно на рынке табачных изделий. Лицо, подавшее возражение, считает, присутствие на рынке (на одних торговых площадках) однородных товаров другой компании под обозначением «» введет потребителей в заблуждение относительно производителя товаров. Кроме того, продукция правообладателя, маркированная товарным знаком «ICEBERG FLAME», акцентирует внимание потребителя именно на слове «ICEBERG».

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют сведения, в совокупности демонстрирующие факты использования обозначения «ICEBERG» лицом, подавшим возражение, а именно: сведения об объемах продаж, договоры поставки, а также документы, подтверждающие реализацию продукта конечным покупателям.

Кроме того, представленные материалы не доказывают, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение на дату приоритета оспариваемого товарного знака (в качестве доказательств такой ассоциации могут выступать, например, результаты социологического опроса).

Исходя из изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке именно на словесном элементе «ICEBERG», расположенного на первом месте в знаке, акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

В данном случае можно говорить о вхождении противопоставляемого товарного знака в оспариваемый товарный знак, обуславливая тем самым фонетическое и семантическое («ICEBERG» - «айсберг», https://translate.academic.ru/ICEBERG/en/ru/) тождество словесных элементов «ICEBERG» и «ICEBERG».

Слово «FLAME» в переводе с английского языка как «пламя, огонь, вспыхивать, загораться», https://translate.academic.ru/FLAME/en/ru/, для табачной продукции является довольно традиционным, ввиду чего является слабым элементом в составе словосочетания «ICEBERG FLAME» по отношению к товарам 34 класса.

Визуальное сходство оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков обусловлено присутствием в них словесного элемента «ICEBERG», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, что позволяет ассоциировать друг с другом сопоставляемые обозначения.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №820466 является сходным с противопоставляемым товарным знаком по международной регистрации №791118А в целом, за счет установленного фонетического, семантического и графического тождества составляющих их словесных элементов «ICEBERG» и «ICEBERG».

Анализ однородности оспариваемых товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №820466 предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

34 - ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос.

Правовая охрана противопоставляемому товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 34 класса МКТУ: «табак, курительные принадлежности, спички (Tobacco; smokers' articles; matches)».

Сравнительный анализ перечней 34 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака показал, что сопоставляемые товары 34 класса МКТУ содержат идентичные позиции «табак, спички», ввиду чего признаются однородными.

Другая же часть товаров 34 класса МКТУ «ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спреи для полости рта для курящих; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирос» является в высокой степени однородной товарам 34 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака по международной регистрации №791118А.

Таким образом, сопоставляемые товары 34 класса МКТУ в части являются идентичными друг другу, а в остальной части являются в высокой степени однородными друг другу, так как представляют собой товары одних и тех же родовых групп, назначения и свойств, имеют один круг потребителей (потребители табачных изделий и сопутствующей продукции), назначение (употребление табачной продукции), каналы реализации (табачные лавки, кальянные).

При определении однородности товаров 34 класса МКТУ оспариваемого обозначения с товарами 34 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака во внимание также была принята высокая степень сходства сопоставляемых товарных знаков.

Установив сходство оспариваемого товарного знака и противопоставляемого товарного знака, а также однородность сопоставляемых товаров 34 класса МКТУ, коллегия пришла к выводу об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №820466 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходный до степени смешения товарный знак по международной регистрации №791118А в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с использованием оспариваемого товарного знака, имеют признаки недобросовестности, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено актами уполномоченных органов. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №820466 недействительным полностью.