Оспариваемый товарный знак по заявке №2004726146/50 с приоритетом от 01.11.2004 зарегистрирован 12.04.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №304769 на имя ООО «ФАКТОРИАЛ», 196105, Санкт-Петербург, ул. Свеаборгская, д. 19, лит. Б, пом.8Н в отношении товаров 07, 09, 12 классов МКТУ. В соответствии с договором об отчуждении исключительного права, зарегистрированным Роспатентом 24.10.2008 за №РД0042545, право на товарный знак передано в полном объеме ООО «ОМЕГА», 191036, Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 13, лит. А, пом. 6Н (далее – правообладатель). На основании решения Роспатента от 25.12.2009 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №304769 было признано недействительным в отношении части товаров 12 класса МКТУ. Кроме того, на основании решения Роспатента от 28.01.2010 правовая охрана товарного знака по свидетельству №304769 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 07, 12 классов МКТУ. Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 30.12.2010 года по делу №А40-58813/10-19-467 решение Роспатента от 28.01.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №404769 было признано недействительным в части прекращения правовой охраны товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ «подвески (детали машин), ремни для машин, ремни приводные вентиляторов для двигателей, ремни фрикционные для шкивов». Таким образом, на дату подачи возражения от 22.05.2011 правовая охрана оспариваемого товарного знака действовала в отношении товаров 07 класса МКТУ «подвески (детали машин), ремни для машин, ремни приводные вентиляторов для двигателей, ремни фрикционные для шкивов» и всех товаров 09 класса МКТУ.

Изобразительный товарный знак по свидетельству №304769 представляет собой квадрат синего цвета, на фоне которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованной заглавной буквы «Н» белого цвета, находящейся в незамкнутой окружности, диаметр которой является одновременно поперечным элементом латинской буквы «Н».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.05.2011 выражено мнение о том, что регистрация №304769 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 статьи 6 и пункта 1 стать 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ВЕСТГАРД» и ООО «ХАНСЕ» являются заинтересованными лицами при подаче настоящего возражения, поскольку регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №304769 нарушает исключительное право ООО «ВЕСТГАРД» на ранее зарегистрированный сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству№214941, а использование оспариваемого товарного знака приводит к смешению товаров его правообладателя и товаров ООО «ХАНСЕ», использующего товарный знак по свидетельству №214941 в качестве лицензиата ООО «ВЕСТГАРД»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №214941 был зарегистрирован в отношении товаров 12, 17 и услуг 42 классов МКТУ на имя ООО «ГАНЗА» и введен на рынок в 2000 году в качестве средства индивидуализации автомобильных запчастей;

- учредителями ООО «ГАНЗА» - Васильевым А.В. и Пудровским В.В., в 2006 году было создано ООО «ВЕСТГАРД», а в 2007 году – ООО «ХАНСЕ» с целью продолжения бизнеса ООО «ГАНЗА», связанного с производством и реализацией автомобильных запчастей, причем аффилированные организации ООО «ВЕСТГАРД» и ООО «ХАНСЕ» зарегистрированы и фактически расположены по одному адресу (192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 45, литер Н), где арендовала свое помещение ООО «ГАНЗА» до прекращения своей самостоятельной деятельности;

- в настоящее время исключительное право на ранее зарегистрированный знак принадлежит ООО «ВЕСТГАРД» на основании договора отчуждения исключительного права, зарегистрированного Роспатеном 23.05.2008 за №РД0036460, кроме того, товарный знак используется ООО «ХАНСЕ» на основании лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте за №РД0055897;

- товарный знак по свидетельству №304769 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ изобразительным товарным знаком по свидетельству №214941 (с приоритетом от 10.03.2000), исключительное право на который принадлежит ООО «ВЕСТГАРД», Санкт-Петербург;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №304769 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №214941 включают в свой состав изображение стилизованной буквы «Н», размещенной в разорванном овале, с той лишь разницей, что в оспариваемом товарном знаке стилизованный изобразительный элемент выполнен в белом цвете и расположен на фоне синего квадрата, а в противопоставленном товарном знаке изобразительный элемент черного цвета расположена на белом фоне;

- несмотря на разницу цветового исполнения товарных знаков по свидетельствам №304769 и №214941, доминирующим элементом в них является изображение буквы «Н» в разорванном овале, имеющее одинаковую внешнюю форму, сочетание цветов является вспомогательным признаком и не играет в данном случае существенного значения, в силу чего сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения;

- товарный знак по свидетельству №214941 был зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ «муфты сцепления для наземных транспортных средств; реактивные штанги для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; бамперы, буфера автомобилей; амортизаторы для автомобилей; пружины гасителей колебаний для транспортных средств; кузова для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; штанги реактивные для транспортных средств; передачи для наземных транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; шасси автомобилей», товаров 17 класса МКТУ «амортизаторы резиновые; втулки резиновые; муфты резиновые для защиты деталей машин; ограничители резиновые; резиновые кольца; упоры резиновые; резиновые втулки, пробки, затычки, заглушки; смолы синтетические [полуфабрикаты]; резиновые буфера; каучук синтетический» и услуг 42 класса МКТУ «реализация промышленных товаров, в том числе запчастей для автомобилей; создание новых видов товаров»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, зарегистрированного для товаров 07 класса МКТУ «подвески (детали машин), ремни для машин, ремни приводные вентиляторов для двигателей, ремни фрикционные для шкивов», использует его для индивидуализации автомобильных запчастей: элементов подвески автомобилей и приводных ремней различного назначения для автомобилей;

- использование оспариваемого знака для указанных товаров, предназначенных для автомобилей, правообладатель считает правомерным, ссылаясь на их отсутствие в перечне товаров 12 класса МКТУ;

- однако товары 07 класса МКТУ оспариваемой регистрации являются однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку, несмотря на их различную классификацию, все вышеуказанные товары могут использоваться и используются в качестве запчастей для автомобилей;

- вывод правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что любые приводные ремни и любые подвески различного назначения включены в 07 класс МКТУ несостоятелен, так, в частности, структура 12 класса МКТУ предметного указателя Лексико-семантического идентификатора товаров и услуг, соответствующего 9 редакции МКТУ, включает группу «передаточные механизмы и их части», а также группу «элементы подвески»;

- в перечне товаров 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №214941 присутствуют обобщенные наименования товаров «передачи для наземных транспортных средств и шасси автомобилей», следовательно, охрана товарного знака распространяется на товары, входящие в обобщенное наименование: передачи – охрана распространяется на различные виды передач для наземных транспортных средств и на элементы передач; шасси – охрана распространяется на элементы шасси автомобиля, в том числе на элементы подвески;

- элементом, входящим в указанное обобщенное наименование «передачи», является ремень приводной, который согласно определению Большой Советской Энциклопедии является гибким элементом ременной передачи, приводные ремни для двигателей не имеют специфических особенностей в зависимости от их назначения;

- следовательно, товары 07 класса МКТУ «ремни для машин, ремни приводные вентиляторов для двигателей, ремни фрикционные для шкивов» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «передачи для наземных транспортных средств», представляющим собой обобщенное наименование товара, включающее также «приводные ремни»;

- следует отметить, что указанный вывод об однородности товаров 12 класса «приводные ремни для двигателей автомобилей» и товара 07 класса МКТУ «приводные ремни для двигателей» совпадает с мнением заведующего отделом правового обеспечения ФИПС Сорокиной Е.В., подписавшей ответ на соответствующий запрос Балтийской таможни, инициированный ООО «ОМЕГА»: «товар «приводные клиновые ребристые ремни» для двигателей автомобилей отнесен к 12 классу МКТУ»;

- этот вывод подтверждается также тем, что противопоставленный товарный знак зарегистрирован для широкого круга резиново-технических изделий, в категорию которых согласно Большой Советской энциклопедии входят ремни, служащие гибким элементом ременной передачи в двигателях автомобилей;

- в перечне оспариваемого товарного знака присутствует обобщенное наименование товара «подвески [детали машин]», а согласно Большой Советской Энциклопедии» подвеска транспортных машин, в частности, автомобильная независимая может включать упругие элементы в виде пружин, торсионов, амортизаторов, резиновых буферов, т.е. товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №214941, следовательно, оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров, однородных товарам 12 и 17 класса МКТУ ранее зарегистрированного товарного знака;

- кроме того, товары, для которых зарегистрированы рассматриваемые знаки, относятся к товарам, имеющим один круг потребителей и одни условия сбыта, эти товары являются товарами широкого потребления, краткосрочного пользования, недорогими в ценовом отношении, часто встречаются в быту и продаже, что свидетельствует об их однородности;

- товарный знак по свидетельству №214941 на дату приоритета оспариваемого товарного знака был широко известен на российском рынке именно деталей подвески и приводных ремней, предназначенных для двигателей автомобилей;

- регистрация сходного до степени смешения оспариваемого товарного знака на имя иного лица для однородных товаров 07 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- использование изобразительного обозначения «Н» в качестве средства индивидуализации автозапчастей производилось с 2000 года компанией ООО «Ганза», которая в 2000-2004 гг. являлась производителем автозапчастей, а позднее заказывала производство автозапчастей, маркированных этим обозначением, зарубежным производителям;

- подтверждением того, что ранее зарегистрированный знак ООО «ГАНЗА» на дату приоритета оспариваемой регистрации был известен на российском рынке именно для маркировки деталей подвески и приводных ремней для двигателей автомобилей, служат представленные публикации в российских СМИ: «За рулем» (октябрь 2000 г., январь 2003 г., апрель 2006 г.), «АВТОИНФОРМ» (октябрь 2002 г.), «Экспо БРИГ» (2002 г.), «автожурнал ТУРБО» (апрель 2002 г.), автомобильная газета «Семь верст» (июль 2002 г.), «Автодорожная транспортная газета» (№11, 2002 г.), «Колесо» (№9, 2001 г.), а также ежегодные каталоги продукции ООО «ГАНЗА» («Детали подвески и рулевого управления HANSE» за 2000-2003 гг.), распространенных среди потребителей;

- ООО «ОМЕГА», являющаяся конкурентом ООО «ХАНСЕ» на рынке автомобильных запчастей, намеренно приобрело в 2008 г. исключительное право на оспариваемый товарный знак, который первоначальным правообладателем (ООО «ФАКТОРИАЛ», Санкт-Петербург) не использовался;

- несмотря на то, что в настоящее время правовая охрана товарного знака по свидетельству №304769 действует только в отношении товаров 07 класса МКТУ «подвески (детали машин), ремни для машин, ремни приводные вентиляторов для двигателей, ремни фрикционные для шкивов», ООО «ОМЕГА» незаконно использует этот товарный знак на упаковке автомобильных товаров 12 класса МКТУ, нарушая тем самым исключительное право правообладателя сходного товарного знака;

- факт неправомерного использования оспариваемого товарного знака был установлен Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области при рассмотрении дела №А56-35329/2010 от 20.12.2010 г., указанное решение оставлено без изменений Постановлением 13 Арбитражного Апелляционного суда Санкт-Петербурга от 21.03.2011 г.;

- правообладатель оспариваемого товарного знака незаконно использует этот знак в сети Интернет для предложения к продаже автомобильных товаров 12 класса МКТУ, для которых он не зарегистрирован, подтверждением чего служат протоколы осмотра письменных доказательств;

- данный факт был установлен при рассмотрении Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области дела №А56-19455/2010 и отражен в решении суда от 11.10.2011, Постановлением 13 Апелляционного суда Санкт-Петербурга от 02.02.2011 решение первой инстанции было оставлено без изменений;

- таким образом, правообладатель оспариваемого товарного знака незаконно использует оспариваемый товарный знак для широкой номенклатуры автомобильных запчастей, нарушая тем самым исключительное право правообладателя товарного знака по свидетельству №214941, ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 12 и 17 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №304769 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов: Устав, Свидетельство о регистрации и выписка из ЕГРЮЛ ООО

«ВЕСТГАРД» [1]; Устав, Свидетельство о регистрации и выписка из ЕГРЮЛ ООО «ХАНСЕ»

[2]; Сведения из открытых реестров о товарном знаке по свидетельству №304769

[3]; Сведения из открытых реестров о товарном знаке по свидетельству №214941

[4]; Устав и выписка из ЕГРЮЛ ООО «Ганза» [5]; Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.12.2010 по делу А40-58813/10-

19-467 [6]; Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда г. Москвы от

05.04.2011 по делу №А40-58813/10-19-467 [7]; Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от

20.12.2010 по делу №А56-35329/2010 [8]; Постановление 13-го Арбитражного Апелляционного суда г. Санкт-Петербурга от 21.03.2011 по делу № А56-35329/2010 [9]; Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от

11.10.2010 по делу №А56-19455/2010 [10]; Постановление 13-го Арбитражного Апелляционного суда г. Санкт-Петербурга от 02.02.2011 по делу № А56-19455/2010 [11]; Протоколы осмотра письменных доказательств с сайта http://mccar.ru,

содержащим информацию о товаре ООО «ОМЕГА» [12]; Протоколы осмотра письменных доказательств с сайта http://hanse.ru,

содержащим информацию о товаре ООО «ХАНСЕ» [13]; Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг

(Общая часть, структура 12 класса) [14]; Выписка из БСЭ «Ремень приводной» [15]; Справка ФИПС [16]; Публикации в СМИ [17]; обложки каталогов HANSE 2000 – 2003 гг. [18]; договор на выполнение полиграфических работ и услуг [19].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №304769, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.11.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 6 Закона не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В поступившем возражении от 22.05.2011 указано несколько мотивов для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №304769.

В части мотива о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №304769 является изобразительным и представляет собой квадрат синего цвета, на фоне которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованной заглавной буквы «Н» белого цвета, находящейся в незамкнутой окружности, диаметр которой является одновременно поперечным элементом латинской буквы «Н».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №214941 (приоритет от 10.03.2000) представляет собой изобразительный элемент в виде стилизованной заглавной буквы «Н» черного цвета, находящейся в незамкнутой окружности, диаметр которой является одновременно поперечным элементом латинской буквы «Н».

Анализ сравниваемых товарных знаков показал, что они включают в свой состав практически тождественные изобразительные элементы в виде стилизованной буквы «Н». Единственным отличием данных обозначений является цветовое решение контуров стилизованных букв «Н» - белое и черное, а также фоновое решение обозначений – синее и белое. Однако в данном случае указанные различия являются несущественными для восприятия сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку имеется полное совпадение формы и контура оригинальных изобразительных элементов сравниваемых товарных знаков. Все вышесказанное позволяет сделать вывод о сходстве товарных знаков по свидетельствам №304769 и №214941 в целом, несмотря на нюансы их цветового решения.

В отношении однородности товаров сравниваемых обозначений следует отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №214941 был зарегистрирован в отношении товаров 12, 17 и услуг 42 класса МКТУ. На основании решения Роспатента от 27.12.2010 года правовая охрана этого товарного знака была досрочно прекращена в отношении части товаров и услуг 12, 17, 42 классов МКТУ. Таким образом, на дату (25.05.2011) возникновения правоотношений в связи с оспариванием исключительных прав на товарный знак по свидетельству №304769 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №214941 действовала в отношении товаров 12 класса МКТУ «амортизаторы для автомобилей, амортизаторы подвесок для транспортных средств, передачи для наземных транспортных средств, шасси автомобилей», а также товаров 17 класса МКТУ «амортизаторы резиновые, втулки резиновые, муфты резиновые для защиты деталей машин, ограничители резиновые, резиновые кольца, резиновые втулки» и услуг 42 класса МКТУ «создание новых видов товаров».

Приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары 07 класса МКТУ «подвески (детали машин), ремни для машин, ремни приводные вентиляторов для двигателей, ремни фрикционные для шкивов» товары 12 класса МКТУ «амортизаторы для автомобилей, амортизаторы подвесок для транспортных средств, передачи для наземных транспортных средств, шасси автомобилей» противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе «детали машин» (транспортные средства и иные машины), имеют одинаковую цель применения (ремонт машин) и пути реализации. Поскольку сравниваемые товарные знаки содержат практически тождественный изобразительный элемент, обуславливающий высокую степень сходства знаков в целом, то маркировка деталей машин (транспортных средств) и деталей иных машин и механизмов такими обозначениями способна вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности товарных знаков, применяющихся на этих товарах, одному правообладателю.

Кроме того, анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов приводит к выводу о том, что товары 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются запчастями для автомобилей.

Таким образом, довод возражения о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №304769 и №214941 является правомерным.

Анализ материалов дела, касающийся несоответствия оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона, показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, представлены сведения из средств массовой информации [17], датированных ранее приоритета оспариваемого товарного знака, таких как журнал «За рулем» за октябрь 2000 г. и январь 2003 г., газета «БРИГ» №203/август-сентябрь 2002 г. Из этих материалов усматривается наличие на рынке автомобильных запчастей товаров, маркированных изобразительным товарным знаком, принадлежавшим ООО «ГАНЗА», т.е. первоначальному правообладателю товарного знака по свидетельству №214941. Кроме того, в материалах дела имеются каталоги продукции компании «ГАНЗА» за 2000-2003 гг. [18], маркированной изобразительным товарным знаком по свидетельству №214941, включающие широкую номенклатуру автомобильных запчастей. Все вышеизложенное позволяет коллегии палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что задолго до регистрации оспариваемого товарного знака запасные детали для автомобилей под сходным изобразительным товарным знаком вводились в гражданский оборот на территории Российской Федерации ООО «ГАНЗА».

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлена нотариально заверенная распечатка информации с сайта www.hanse.ru [13], свидетельствующая о том, что деятельность по продаже автомобильных запчастей под товарным знаком по свидетельству №214941 в настоящее время осуществляет ООО «ХАНСЕ», т.е. лицо, которому принадлежит право использования этого товарного знака в соответствии с лицензионным договором №РД0055897, зарегистрированным Роспатентом 21.10.2009 г.

В этой связи регистрация оспариваемого товарного знака на имя иного лица – ООО «ФАКТОРИАЛ», а также дальнейшая деятельность под этим обозначениям ООО «ОМЕГА» в области однородных товаров способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя таких товаров как запчасти для автомобилей.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что оспариваемая регистрация №304769 изобразительного товарного знака произведена в нарушение положений пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу: удовлетворить возражение от 22.05.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №304769 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ.