Обозначение по заявке № 2016742494, поданной 11.11.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 19.04.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016742494 в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение Роспатента обосновано тем, что обозначение «КРЕМ-ШОКОЛАД , состоящее из двух слов «КРЕМ крем – сладкое блюдо, обычно из взбитых сливок с прибавлением фруктовых соков, шоколада и пр.; полуфабрикат для отделки пирожных и тортов смесь сахара, молока, масла, яиц и т.п. , см. Большой энциклопедический словарь и «ШОКОЛАД шоколад – кондитерское изделие, получаемое переработкой какао бобов с сахаром, отличается тонким вкусом и ароматом, высокой калорийностью; шоколад употребляют не только в виде шоколадных плиток или разнообразных шоколадных конфет, но и в виде напитков, см. Краткая энциклопедия домашнего хозяйства , каждое из которых имеет самостоятельное значение и сочетание которых не дает качественно нового восприятия заявленного обозначения.

В отношении скорректированного заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ экспертизой отмечено, что для приведенных в нем товаров заявленное обозначение указывает на состав и, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения сделан вывод о том, что словесный элемент «КРЕМ-ШОКОЛАД для части заявленных товаров способен ввести потребителя в заблуждение на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса; в отношении другой части товаров словесный элемент «КРЕМ-ШОКОЛАД является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Крем-шоколад , зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНТ , г. Старый Оскол свидетельство № 212417, приоритет от 26.04.2000, срок действия продлен , для части однородных товаров 30 класса МКТУ, следовательно, не соответствует пункту 6 2 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится, исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров;

- обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не являются см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу № СИП-282/2015 в отношении товарного знака «Мягкий Хлеб ; вопрос № 635 «700 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики Джермакян В.Ю. ;

- одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным;

- в отношении товаров, для которых экспертизой усматривалась возможность введения потребителя в заблуждение, заявитель не просит правовой охраны обозначения «КРЕМ-ШОКОЛАД согласно скорректированному перечню товаров;

- поскольку обозначение «КРЕМ-ШОКОЛАД не является видом товара, то оно в силу органически присущего ему семантического смысла не может быть ложным или способным вводить в заблуждение потребителей;

- заявленное обозначение «КРЕМ-ШОКОЛАД разделено экспертизой на два отдельных словесных элемента, что нарушает единство обозначения и создает неправильность восприятия заявленного обозначения;

- согласно правилам русского языка, через дефис пишутся сложные существительные, имеющие значение одного слова и состоящие из двух самостоятельно употребляющихся существительных, соединенных без помощи соединительных гласных «о и «е , например: жар-птица, дизель-мотор, генерал-майор, премьер-министр, царь-пушка и т.д. см. http://gramatik.ru/imyona-sushhestvitelnye-slitno-i-cherez-defis/);

- ни один здравомыслящий русскоговорящий человек не будет давать определение слову, например, «царь-пушка , разделяя его на два слова и характеризуя, описывая слово «царь , а потом слово «пушка в-отдельности;

- выполненное одним сложным, написанным через дефис существительным обозначение «КРЕМ-ШОКОЛАД следует воспринимать и анализировать в целом, а не в отрыве от его истинного смыслового значения;

- сложное существительное «КРЕМ-ШОКОЛАД характеризует несуществующий товар;

- что касается несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, то противопоставленный товарный знак выполнен через дефис, но в две строки, в связи с чем воспринимается как два отдельных слова, следовательно, графическое и композиционное решения обозначения не позволяют говорить об их единстве, в отличие от обозначения заявителя, которое является сложным существительным и написано в одну строку;

- заявитель не испрашивает регистрацию товарного знака по заявке № 2016742494 в отношении товаров 30 МКТУ класса «карамель ;

- заявленное обозначение не может быть признано сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.04.2018 и зарегистрировать обозначение «КРЕМ-ШОКОЛАД по заявке № 2016742494 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, в том числе торты; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; печенье; печенье сухое; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости .

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты 11.11.2016 поступления заявки № 2016742494 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 , вступившие в силу 31.08.2015 далее – Правила .

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением товарным знаком , если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением товарным знаком , если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть , круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения изготовителю .

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 2 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 212417 представляет собой словесное обозначение « , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки таким образом, что слово «КРЕМ и дефис находятся на верхней строке, а слово «ШОКОЛАД – на нижней. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров «карамель 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КРЕМ-ШОКОЛАД , выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита через дефис, в связи с чем, с точки зрения отличительной функции товарного знака, воспринимаются как тождественные.

Выполнение заявленного обозначения в одну строку, в отличие от противопоставленного товарного знака, не приводит к отсутствию такого ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом. Следовательно, коллегия полагает, что сравниваемые обозначения могут быть признаны тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

Сравнение перечней товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, с целью определения их однородности показало следующее.

Карамель – франц. caramel – 1) кондитерское изделие, приготовленное увариванием сахаропаточного сиропа с добавлением вкусовых, красящих и ароматических веществ; различают карамель леденцовую без начинки , с начинкой, соломку и глазированную шоколадом; 2) поджаренный солод, употребляемый в пивоварении для подкрашивания пива; 3) жженый сахар для подкрашивания кондитерских изделий см. Большой Энциклопедический словарь, 2000, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/148322).

Карамель подразделяют на: леденцовую и с начинками фруктово-ягодной; ликерной; медовой; помадной; молочной; марципановой; масляно-сахарной прохладительной ; сбивной; кремово-сбивной; ореховой; шоколадно-ореховой; желейной; из злаковых, бобовых и масличных культур см. ГОСТ 6477-88 Карамель. Общие технические условия, http://docs.cntd.ru/document/1200022419).

Данный вид товара карамель является кондитерским изделием родовое понятие . При этом, как известно, в зависимости от используемых ингредиентов, все виды кондитерских изделий делятся на две основные группы: сахаристые шоколад, мармелад, карамель, конфеты, халва, драже и мучные печенье, пряники, торты, кексы, вафли, пирожные см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондитерские_изделия).

Так, согласно упомянутому источнику к группе сахаристых кондитерских изделий относят, в частности: безе меренги , варенье, джем, повидло, мармелад, конфитюр, мед, грильяж, желе, зефир, пастила, конфеты, ирис, карамель, леденцы, кремы, марципан, муссы, помадка, самбук, суфле, халва, лукум и другие восточные сладости, цукаты, шоколад. К группе мучных кондитерских изделий относят, в частности: вафли, печенье, пироги сладкие, пирожки, ватрушки, булки, пончики, маффины, кексы, куличи, ромовые бабы саварен , пряники, коврижки, торты, пирожные брауни и другие , эклеры.

Бриошь – сладкая булочка из сдобного теста. Птифуры – маленькие пирожные, в которых крем находится между двумя печеньями см. https://dic.academic.ru).

Таким образом, большинство товаров скорректированного заявителем перечня (бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, в том числе торты; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; печенье; печенье сухое; пряники; птифуры [пирожные]) относятся к родовому понятию «кондитерские изделия , то есть к одному роду товаров с товарами «карамель противопоставленного перечня, имеют общие назначение, круг потребителей.

Товар «сладости представляет собой широкое понятие и включает кондитерские изделия, в том числе карамель, поэтому по роду и назначению признается однородным товарам противопоставленного перечня.

Пудинг – англ. pudding английский десерт из яиц, сахара, молока и муки, приготовляемый на водяной бане. В пудинг добавляют фрукты или пряности. Охлаждение пудинга производится в специальной форме, хотя это и не обязательно. Подается обычно охлажденным. см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Пудинг).

С учетом сказанного, «пудинги [запеканки] являются сладкими кушаньями, десертами, имеют то же назначение и круг потребителей, что и иные кондитерские изделия, следовательно, на основании данных признаков могут быть признаны однородными товарам «карамель противопоставленного перечня.

В свою очередь, товар «сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий представляет собой полуфабрикат – сырье для приготовления кондитерских мучных изделий, которое имеет иное назначение и круг потребителей, следовательно, коллегия не усматривает вероятности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и товаров «карамель одному изготовителю, что обуславливает возможность признания их неоднородными.

Товары «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка следует отнести к зерновым продуктам, которые могут быть признаны неоднородными с товаром «карамель по роду виду , кругу потребителей.

При определении однородности товаров коллегия исходила из того, что сравниваемые обозначения являются тождественными, с точки зрения отличительной функции товарных знаков, в связи с чем опасность смешения товаров, маркированных ими, высока, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные. Кроме того, сравниваемые товары относятся к недорогим товарам широкого потребления, в отношении которых степень внимательности покупателей снижена и, значит, выше опасность смешения при индивидуализации их сходными обозначениями.

На основании изложенного заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров «бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, в том числе торты; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; печенье; печенье сухое; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; сладости 30 класса МКТУ скорректированного заявителем перечня.

В отношении вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Анализ словарных источников показал, что обозначение «КРЕМ-ШОКОЛАД в представленном сочетании отсутствует в словарях. Вместе с тем следует согласиться с экспертизой в том, что данное обозначение, очевидно, образовано путем сочетания значимых слов русского языка «КРЕМ и «ШОКОЛАД .

Так, крем – термин, применяемый для обозначения разных по составу кулинарных и кондитерских изделий: 1 начинка в шоколадных конфетах, состоящая из шоколада, масла и сливок; 2) покрытие тортов и пирожных сливочным кремом ; 3) прослойка и наполнитель слоеных тортов и пирожных, трубочек, сдоб яичный заварной крем ; 4 густые взбитые сливки для кофе по-венски и венских сдоб; 5 десертные блюда фруктовые, фруктово-яичные и фруктово-масляные кремы ; 6) кулинарные кремы из мяса и дичи отварное провернутое филе, взбитое со сливками , употребляемое для оформления, отделки и придания акцента вкуса супам или вторым блюдам см. Кулинарный словарь В.В. Похлебкина, 2002, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/1129/крем).

Шоколад – готовое кондитерское изделие, приготовленное на базе какао-порошка, с добавлением других ингредиентов, улучшающих вкус и аромат шоколада, а также придающих ему более приятную, нежную консистенцию. Шоколад – удобная основа для придания запаха и вкуса различным десертным блюдам киселям, бланманже, желе, муссам, суфле, кремам и широко употребляется в пирожных, тортах как добавка к тесту, в пропитках и в кремах и для непосредственного украшения шоколадными пластинами и фигурами см. Кулинарный словарь В.В. Похлебкина, 2002, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/2486/шоколад).

Совокупность словарных значений словесных элементов рассматриваемого обозначения порождает разнообразные ассоциации, например: «шоколадный крем , «десерт из шоколада и крема , «кремовая начинка шоколада , «крем шоколадного цвета , «крем с шоколадным запахом ароматом .

Таким образом, у части потребителей при приобретении изделий, маркированных обозначением «КРЕМ-ШОКОЛАД , могут возникнуть представления о вкусовых или ароматических свойствах приобретаемого товара, однако такое представление возникает на основе ассоциации определенного потребителя с конкретными товарами. В частности, при ассоциации данного обозначения на товаре «вафли потребитель может подумать, что имеет место шоколадный вкус аромат вафель, имеющих кремовую начинку, либо что предлагаются вафли кремового цвета с шоколадной начинкой, либо что вафля покрыта кремово-шоколадной глазурью. То есть невозможно однозначно сформулировать представления потребителя о товарах, маркированных заявленным обозначением.

Такая категория товара как «КРЕМ-ШОКОЛАД отсутствует, каждый потребитель представляет себе свое сочетание крема и шоколада. Стойкие ассоциации могут возникнуть у потребителей при использовании различными производителями одинаковой смеси, которая называется «КРЕМ-ШОКОЛАД . Однако, оспариваемое решение не содержит ссылок на источники, которые свидетельствовали бы о том, что заявленное обозначение необходимо для использования иными производителями однородной продукции, в частности, до даты подачи заявки № 2016742494.

При этом, как установлено выше, вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса не нашел своего подтверждения, следовательно, основания для признания данного обозначения несоответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2018, отменить решение Роспатента от 19.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016742494.