Обозначение по заявке № 2019706983 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 19.02.2019 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Maldini», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение воспроизводит фамилию известного итальянского футболиста – Паоло Мальдини, в силу чего оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.12.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение будет восприниматься российскими потребителями исключительно как фантазийное обозначение, так как вышеуказанный итальянский футболист, носящий соответствующую фамилию, может быть известен в России только лишь узкому кругу потребителей, увлекающихся футболом, и отсутствуют какие-либо основания полагать, что он может ассоциироваться с гостиничным бизнесом в России, которым, напротив, занимается с использованием данного обозначения именно заявитель.

В возражении были приведены многочисленные примеры регистрации аналогичных обозначений в качестве товарных знаков.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: справки о доменах заявителя – maldinihotel.ru и maldinihotel.com [1]; распечатки сведений из сети Интернет об отеле заявителя – «Мальдини» [2]; договоры на техническое сопровождение сайта заявителя [3]; договоры о предоставлении заявителем гостиничных услуг компании Booking.com B.V. [4]; распечатки сведений с сайта Booking.com об отеле «Мальдини», его награды и оценки и отзывы о нем на Booking.com [5]; договоры об оказании заявителем (отелем «Мальдини») гостиничных услуг потребителям [6]; договоры об оказании заявителю рекламных услуг и реклама отеля «Мальдини» [7].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.02.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Maldini», выполненное буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.02.2019 испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, представляющих собой услуги в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса.

Заявленное обозначение действительно воспроизводит фамилию итальянского происхождения, одним из многих носителей которой был, в частности, известный итальянский футболист Паоло Мальдини, упомянутый в заключении по результатам экспертизы.

Однако в заявленном обозначении отсутствуют какие-либо другие элементы, которые указывали бы непосредственно на данное конкретное лицо, например, его имя, инициалы или название профессии и т.п. наряду с этой фамилией, в силу чего оно не может восприниматься потребителями исключительно лишь как указание на соответствующее конкретное лицо.

К тому же, вышеуказанный бывший итальянский футболист, носящий соответствующую фамилию, как справедливо было отмечено заявителем, может быть известен в России только лишь узкому кругу потребителей, увлекающихся футболом.

Вместе с тем, с другой стороны, нельзя также исключить и возможности опосредованного ассоциативного восприятия некоторыми российскими потребителями заявленного обозначения в качестве фамилии именно этого конкретного известного в мировом футболе лица. Но гипотетически возможные в связи с этим обстоятельством порождаемые у них неоднозначные представления об оказании данным лицом соответствующих конкретных услуг будут восприниматься ими все же исключительно как неправдоподобные ввиду отсутствия прямой ассоциативной связи между самими занятиями футболом и гостиничным или ресторанным бизнесом.

Так, коллегия не располагает какими-либо фактическими данными о той или иной экономической деятельности Паоло Мальдини в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса и его известности в России именно в связи с такой деятельностью.

Напротив, представленные документы [1 – 7] свидетельствуют об использовании заявленного обозначения в России для соответствующих услуг в сфере гостиничного бизнеса, причем уже в период ранее даты подачи заявки, именно заявителем.

Так, заявителю принадлежат домены maldinihotel.ru и maldinihotel.com [1], и в сети Интернет представлены сведения о гостинице заявителя в г. Краснодар – отеле «Мальдини» [2]. Техническое сопровождение сайта заявителя осуществлялось на основании договоров [3].

На основании договоров о предоставлении заявителем гостиничных услуг компании Booking.com B.V. [4] информация об отеле «Мальдини» и возможность бронирования в нем номеров были представлены, собственно, на всемирно известном, в том числе и в России, сайте Booking.com [5], на котором также отмечены еще и награды и высокие рейтинговые оценки и отзывы о нем.

Представлены договоры об оказании заявителем (отелем «Мальдини») гостиничных услуг потребителям [6]. Заявителем заказывалась и размещалась в средствах массовой информации реклама отеля «Мальдини» [7].

В этой связи заявленное обозначение в отношении соответствующих приведенных в заявке услуг будет восприниматься российскими потребителями, скорее всего, как фантазийное обозначение, служащее средством индивидуализации этих услуг заявителя.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2020, отменить решение Роспатента от 16.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019706983.