Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2021730749 с приоритетом от 20.05.2021 зарегистрирован 17.03.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №858234 на имя Общество с ограниченной ответственностью "Биар Групп", Санкт-Петербург (далее - правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.03.2022 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №858234 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №604053 с более ранней датой приоритета 16.03.2016, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, сравниваемые знаки действуют в отношении однородных услуг;

- анализ словесных элементов сравниваемых товарных знаков: «BR» и «BR group Дело - в отношении» показывает, что основным воспринимаемым элементом сравниваемых обозначений является охраняемое товарными знаками буквосочетание «BR», именно на него падает логическое ударение, именно оно является основным воспринимаемым словесным элементом оспариваемого товарного знака и единственным воспринимаемым словесным элементом противопоставленного товарного знака;

- словесные элементы «BR», присутствующие в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках, являются тождественными;

- присутствующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент "group" является часто используемым в товарных знаках, широко употребляемым словом, одновременно использующимся многими лицами и входящим в состав большого количества товарных знаков и обозначений, о чем свидетельствуют представленные материалы дела;

- словесные элементы «Дело - в отношении» представляют обозначение, являющееся описательным и характеризующим услуги, может быть воспринято потребителем как указание на особое отношение лица, оказывающего услугу, к своим клиентам и к своим служебным обязанностям, в связи с чем, данные словесные элементы являются слабыми, кроме того они выполнены в виде отдельной фразы, написанной с большой буквы, в связи с чем, данная фраза грамматически никак не связана с иными словесными элементами оспариваемого обозначения;

- противопоставленное и оспариваемое обозначения имеют признаки графического сходства, а именно, выполнение основных воспринимаемых элементов обоих обозначений тождественными буквами одного и того же алфавита (латиница), а также сходное композиционное построение обоих обозначений в виде пространственного расположения основных воспринимаемых элементов обоих обозначений в центре геометрической фигуры (в конусе и в круге);

- указанные в свидетельстве на оспариваемый товарный знак услуги 35, 36, 45 класса МКТУ являются однородными по отношению к услугам 35, 36, 45 класса МКТУ, содержащимся в свидетельстве на противопоставленный товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №858234 недействительным полностью.

К возражению приложены скриншот ресурса poiskznakov.ru и результат поиска по запросу Group (позиции 1-203).

Правообладатель 24.05.2022 представил свой отзыв, а также дополнения к отзыву 22.08.2022, доводы которых сводятся к следующему:

- спорные товарные знаки являются несходными, ввиду отсутствия различительной способности у сочетания букв "В" и "R", содержащихся в знаках и различного общего зрительного впечатления, производимого знаками;

- сочетания согласных букв "В" и "R", содержащиеся в спорных товарных знаках, не имеют словесного характера и в силу пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраняемыми в отрыве от графических композиций спорных знаков;

- товарный знак лица, подавшего возражение, содержит в себе единственный словесный элемент "BR", являющийся сочетанием согласных букв, у которого отсутствует словесный характер. По этой причине противопоставленный товарный знак представляет собой исключительно изобразительное обозначение и не подлежит сравнению со словесными обозначениями;

- поскольку единственным сходным признаком спорных товарных знаков является словесный элемент "BR", не обладающий различительной способностью обособленно от композиций знаков, сходство обозначений отсутствует;

- общее зрительное впечатление, которое производят сравниваемые обозначения кардинально различается по причине отличающегося композиционного построения и цветового исполнения обозначений;

- в оспариваемом товарном знаке превалирующее значение имеет фигура домика, именно эта геометрическая фигура создает образ, запоминаемый потребителем, а в противопоставленном товарном знаке эту функцию выполняет фигура круга;

- цветовое различие спорных товарных знаков также имеет существенный характер: в оспариваемом товарном знаке используются ярко-зеленый, черный и белые цвета, тогда как в товарном знаке лица, подавшего возражение, доминирующим цветом является ярко-красный;

- вероятность смешения спорных товарных знаков отсутствует также в силу того, что лицо, подавшее возражение, не использует товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован, при этом противопоставленный товарный знак неизвестен российскому потребителю;

- сходство сравниваемых обозначений отсутствует, поскольку буквосочетание «BR» является неохраняемым, что подтверждается фактом регистраций множества товарных знаков, включающих данный элемент в качестве доминирующего элемента обозначений, в отношении однородных услуг, например: «» по свидетельству №305862, «» по свидетельству №546530, «»по свидетельству№629117, «» по свидетельству№774048, «» по свидетельству №829885, «» по свидетельству №852258.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №858234.

На заседании коллегии 24.08.2022, подавшее возражение, указал на графическое сходство сравниваемых обозначений, поскольку в их состав входят буквы «BR», которые обрамлены простыми геометрическими фигурами, в связи с чем, сравниваемые обозначения производят общее зрительное впечатление, следовательно, являются сходными до степени смешения. Правообладатель ознакомился с позицией лица, подавшего возражение, дополнительно времени для предоставления своей позиции не потребовал.

С учетом даты (20.05.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №858234 правовая база для оценки охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный на знак «» по свидетельству №604053, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №858234 представляет собой комбинированный товарный знак, состоит из изобразительного элемента в виде пятиугольной геометрической фигуры по центру которой размещены буквы «BR» латинского алфавита и слово «GROUP», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, ниже расположены словесные элементы «Дело – в отношении», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в зеленом и черном цветовом сочетании в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» является изобразительным, представляет собой красный круг на фоне которого расположены буквы «BR» латинского алфавита, выполненные стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в регистрации.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака «» по свидетельству №858234 и противопоставленного знака «» по свидетельству №604053 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой композицию из графических элементов и охраноспособных словесных элементов «ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ» (где: «дело» – работа, занятие, деятельность; «отношение» - Действие по глаголу отнестись в значении относиться. См. Интернет-словарь: https://academic.ru/, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940) имеющих семантическое значение. Противопоставленный товарный знак является изобразительным и не содержит словесных элементов.

По фонетическому критерию знаки являются не сходными, поскольку оспариваемый товарный знак имеет произношение [ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ], а противопоставленный не имеет произношения.

Наличие смыслового значения словесных элементов «ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ» оспариваемого товарного знака и отсутствие смысловой наполненности противопоставленного товарного знака приводит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений по семантическому критерию.

По графическому критерию сходства, сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия, включают свой состав различные геометрические фигуры, а именно: оспариваемый товарный знак – пятиугольную рамку, а противопоставленный товарный знак – круг. Данные графические элементы имеют различное цветовое решение: пятиугольная рамка оспариваемого обозначения выполнена в зеленом цвете, круг оспариваемого товарного знака выполнен красным цветом.

Следует отдельно отметить и буквосочетания «BR» входящие в состав сравниваемых обозначений, которые имеют визуальные отличия и разное цветовое решение. Так, в оспариваемом товарном знаке буквы «BR» выполнены черным цветом, а буква «R» имеет графическую проработку, что исключает однозначное восприятие данного элемента и усиливает индивидуализирующую функцию. В противопоставленном товарном знаке буквосочетание «BR» выполнено белым цветом стандартным шрифтом, имеет однозначное восприятие.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения производят различное общезрительное впечатление, не ассоциируются друг с другом в целом. Таким образом, отсутствуют основания для признания сравниваемых обозначений сходными.

В отношении анализа однородности услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Часть оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «ведение бухгалтерских документов; составление налоговых деклараций; услуги по подаче налоговых деклараций; подготовка платежных документов; ведение автоматизированных баз данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; реклама; реклама телевизионная; реклама наружная; аренда площадей для размещения рекламы; реклама интерактивная в компьютерной сети; демонстрация товаров», услуг 36 класса МКТУ «анализ финансовый; выпуск ценных бумаг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд под залог; предоставление ссуд [финансирование]; спонсорство финансовое; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги брокерские; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; финансирование», услуг 45 класса МКТУ «исследования юридические; услуги по подготовке юридических документов; услуги по внесудебному разрешению споров» являются тождественными перечню услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, в отношении которых действует противопоставленный товарный знак.

Оспариваемая услуга 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое», представляет собой обобщенную услугу предпринимательской деятельности, заключающаяся в способствовании налаживанию связей между производителями и потребителями с тем, чтобы ускорить и облегчить обращение сырья, материалов, продукции, денег, валюты, информации, потребительских товаров, является однородной противопоставленным услугам 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации», а также услуге «реклама», поскольку сравниваемые услуги имеют одно и то же назначение, могут оказываться одним и тем же лицом в отношении одного круга лиц.

Оспариваемая услуга 35 класса МКТУ «предоставление деловой информации» является однородной услуге 35 класса МКТУ «сведения о деловых операциях», в отношении которых действует противопоставленный товарный знак, поскольку представляют собой одни и те же услуги по предоставлению информации в деловой сфере, имеют одни и те же условия оказания и круг потребителей.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе» представляют собой услуги продвижения, цель которых доведение товаров до потребителя, являются однородными таким услугам 35 класса МКТУ как «реклама», в отношении которых действует противопоставленный товарный знак, сравниваемые услуги имеют одно и то же назначение, могут оказываться одним и тем же лицом в отношении одного круга лиц.

Оспариваемые услуги 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; выпуск кредитных карточек; исследования финансовые; кредитование под залог; ссуды ипотечные; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; поручительство; посредничество биржевое; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги платежные через электронный кошелек; услуги банковские; услуги актуариев; кредитный брокеридж» представляют собой финансовые услуги, являются однородными таким услугам 36 класса МКТУ как «финансирование», поскольку имеют одну и ту же цель, могут оказываться одним и тем же лицом в отношении одного круга лиц.

Оспариваемые услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимым имуществом; услуги агентств недвижимости» относятся к услугам по операциям с недвижимостью, оказываются агентствами по недвижимости, таким образом, их следует признать однородными противопоставленным услугам 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом», которые имеют то же назначение, условия оказания и круг потребителей.

Оспариваемые услуги 36 класса МКТУ «страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров» относятся к услугам страхования (вид отношений по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий) являются однородными таким услугам 36 класса МКТУ как «страхование», поскольку представляют собой одни и те же услуги, имеют одни и те же условия оказания и круг потребителей.

Оспариваемые услуги 45 класса МКТУ «услуги юридического наблюдения; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; услуги адвокатские юридические консультации и представительство и помощь в юридических спорах до арбитража, посредничество и услуги органов альтернативного разрешения споров» представляют собой услуги в юридической сфере, являются однородными таким услугам 45 класса МКТУ как «услуги по подготовке юридических документов; услуги по внесудебному разрешению споров» противопоставленного товарного знака, поскольку представляют собой одни и те же услуги, имеют одни и те же условия оказания и круг потребителей.

С учетом выше установленного несходства сравниваемых обозначений, у потребителя не возникнет представления о том, что однородные услуги 35, 36, 45 классов МКТУ имеют один коммерческий источник происхождения, следовательно, отсутствует вероятность их смешения в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №858234.