Товарный знак по заявке №2006705854, поданный 14.03.2006, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.08.2008 за №356358 на имя ЗАО «Арматурно-изоляционный завод», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 17 класса МКТУ «изоляторы».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №356358 представляет собой словесное обозначение «ИППУ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.05.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356358, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктами 1, 2, 3 пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Впоследствии лицо, подавшее возражение, уточнило свои притязания, а именно в качестве оснований несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям законодательства указывает только подпункты 2, 3 пункта 1 статьи 6 Закона.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак состоит из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами;

- Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Ρ 51728-2001; ГОСТ 30531-97; ГОСТ Ρ 52082-2003; ГОСТ 8608-96) устанавливают для каждой буквы, входящей в состав оспариваемого товарного знака, свое обозначение (условные обозначения), тем самым буквы, входящие в состав оспариваемого товарного знака, являются общепринятыми символами в соответствующей отрасли. Более того, указанные ГОСТы также регламентируют порядок образования наименований изоляторов, который был использован правообладателем оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак состоит из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство и назначение. В данном случае Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Ρ 51728-2001; ГОСТ 30531- 97; ГОСТ Ρ 52082-2003; ГОСТ 8608-96) устанавливают для каждой буквы, входящей в состав оспариваемого товарного знака «ИППУ», свое обозначение (условное обозначение), а именно И - изолятор; Π - полимерный; Π – проводной;

- буквы, входящие в оспариваемый товарный знак, фактически характеризуют конкретный тип изолятора, его назначение, конструкцию и материал, из которого он изготовлен;

- ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляционный Завод» (лицо, подавшее возражение) является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку осуществляет свою деятельность в том же сегменте рынка (производство изоляторов), что и правообладатель оспариваемого товарного знака;

- кроме того, 21.02.2014 правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в Арбитражный суд Тульской области с иском к ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляционный Завод» прекратить использование оспариваемого товарного знака, а также взыскании денежных средств в качестве компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356358 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, с материалами возражения и дополнением к возражению от 20.11.2014, были представлены следующие документы:

- распечатка с сайта ФИПС www.fips.ru/, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству №356358 – [1];

- информационные материалы из сети Интернет – [2];

- копия ГОСТа Ρ 51728-2001 – [3];

- копия ГОСТа 30531-97 – [4];

- копия ГОСТа 8608-96 – [5];

- копия ГОСТа Ρ 52082-2003 – [6];

- копия искового заявления ЗАО «Арматурно-изоляторный завод» б/н от 19.02.2014 – [7];

- копия свидетельства о регистрации юридического лица – ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляционный Завод» – [8];

- копия Протокола № 1704/13 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляционный Завод» от 17.04.2013 – [9];

- копия приказа №1 от 21.05.2012 ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляционный Завод» – [10];

- копия ГОСТа 20454-85 – [11];

- распечатки страниц «Сборника ведомственных производственных норм расхода материалов на монтажные и специальные строительные работы. Выпуск 1. Монтаж распределительных устройств закрытых до 35 кВ и монтаж кабельных линий. ВСН 456- 85» – [12];

- копии страниц: «Электро-технический справочник» в четырех томах под общей редакцией профессоров Московского энергетического института (технического университета) В.Г.Герасимова, А.Ф.Дьякова, Н.Ф.Ильинского и др., 9 издание, стереотипное, Москва, издательство МЭИ, 2003г. – [13];

- распечатка с сайта правообладателя www.insulators.ru/ – [14];

- информационное письмо ОАО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» б/н от 17.112014 – [15];

- распечатки с сайтов из сети Интернет (интернет-магазины, прайс-листы), содержащие сведения об использовании изоляторов ИПУ и ИППУ – [16];

- копии товарных накладных за 2005г. – [17].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 22.05.2014, представил отзыв и дополнения к нему, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель является создателем, изготовителем и патентообладателем следующих видов изоляторов: высоковольтные штыревые изоляторы (патент на изобретение №2293388 с приоритетом о 14.11.2005), штыревые полимерные изоляторы (патент на изобретение №2301470 с приоритетом от 20.07.2005), проходные изоляторы (патент на изобретение №2308107 с приоритетом от 14.02.2006), штыревые изоляторы с креплением привода спиральной связкой (патент на изобретение №2319243 с приоритетом от 19.09.2006), штыревые изоляторы со спиральной упругой проволокой для крепления провода (патент на изобретение №2319244 с приоритетом от 14.09.2006), кремнийорганические проходные изоляторы (патент на изобретение №2319245 с приоритетом от 25.10.2006), штыревые изоляторы с контролем внутренней изоляции (патент на изобретение №2408104 с приоритетом от 10.06.2009), линейные штыревые изоляторы (патент на полезную модель №47567 с приоритетом от 11.04.2005), проходные изоляторы с силиконовым изолирующим слоем (патент на полезную модель №61463 с приоритетом от 19.10.2006), штыревые изоляторы (патент на изобретение №2291506 с приоритетом от 10.03.2006);

- штыревые изоляторы из полимерных материалов ни на одном предприятии электроэнергетики Российской Федерации не изготавливались;

- с целью отличия изоляторов других типов от изоляторов, выпускаемых правообладателем, для указанных выше изобретений и полезных моделей правообладатель создал и ввел словесное обозначение марки изолятора ИППУ. При этом это обозначение является вымышленным, не имеет значения и не расшифровывается;

- правообладатель отмечает, что при регистрации оспариваемого товарного знака экспертизой не было выявлено каких-либо оснований, препятствующих предоставлению правовой охраны данному товарному знаку;

- изоляторы марки ИППУ не являются фарфоровыми или стеклянными и к ним не могут применяться ГОСТы, приведенные лицом, подавшим возражение;

- в данных ГОСТах отсутствуют условные обозначения изолятора марки ИППУ, а также отсутствует значение буквы «У» как условного обозначения типа изолятора. Кроме того, ГОСТы имеют рекомендательный характер и не устанавливают обязательные для всех правила маркировки изоляторов;

- оспариваемый товарный знак должен рассматриваться в целом, без разбивки на отдельные буквы;

- буквы, входящие в состав оспариваемого товарного знака, не характеризуют товары 17 класса МКТУ (изоляторы), для определения значения «ИППУ» требуются домысливания и рассуждения;

- приведенные лицом, подавшим возражение, сведения из сети Интернет, содержащие информацию о третьих лицах, не могут быть приняты во внимание, поскольку они в законном порядке не удостоверены и не легализованы. Кроме того, данные сведения содержат определенные признаки рекламы, а не показывают использование изоляторов другими компаниями в хозяйственном обороте;

- доводы лица, подавшего возражение, не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения дела №А68-1434/2014 в Арбитражном суде Тульской области о запрете использования оспариваемого товарного знака;

- помимо правообладателя, существуют другие компании, например: «НПО Изолятор», которая производит изоляторы марки ЛОСК, ШСК, ИПК, ШОСК; «Энергия 21», которая производит изоляторы марки ШП, ИПП, ОШН; «Комета Энергомаш», которая производит изоляторы марки ШПК; «Феникс 88», которая производит изоляторы марки ШОТПК, «Инста-сил», которая производит изоляторы марки ОЛСК, ЛШН, ШПС. Все вышеприведенные марки изоляторов являются условными словесными обозначениями для товаров 17 класса МКТУ (изоляторы);

- правообладатель представляет материалы, доказывающие длительное использование оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, не обосновало свою заинтересованность в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №356358.

Правообладателем были представлены следующие материалы:

- сведения о патентах на изобретения и на полезные модели правообладателя – [18];

- копии материалов, содержащие сведения о делопроизводстве по заявке №2006705854 – [19];

- копия решения Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-14342014 от 29.05.2014 – [20];

- копия Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-134431/12-19-1228 от 26.02.2013 (касается товарного знака «SHOES-A-PORTER.RU» свидетельство №447674) – [21];

- информационные материалы о производителях изоляторов (таблица, сведения из сети Интернет) – [22];

- справка ЗАО «АИЗ» по продажам изоляторов типа ИППУ за 2006-2014гг. – [23];

- материалы, показывающие использование оспариваемого товарного знака правообладателем (публикации в журналах, каталогах, газетах, Договоры на оказание рекламных услуг, Договоры поставок, Дилерские договоры, товарные накладные, платежные поручения, акты выполненных работ, отзывы контрагентов за 2008-2014гг.) – [24];

- копия Устава ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод», 2012г. – [25];

- копия Выписки из ЕГРЮЛ - ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод» – [26];

- копия Договора о создании ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод» от 29.09.2010 – [27];

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выданного на имя ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод» – [28];

- копия Постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда г.Тула по делу № А68-1434/2014 – [29];

- копии отзывов об эксплуатации изоляторов производства ЗАО «АИЗ», г.Лыткарино – [30];

- копии дипломов – [31];

- копии сертификатов соответствия – [32];

- копия товарной накладной №151 от 14.09.2005 – [33];

- Заключение №90-2014 от 24.11.2014, подготовленное по результатам социологического опроса специалистов, работающих с изоляторами, и лиц, принимающих решение о закупке изоляторов – [34].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (14.03.2006) товарного знака по свидетельству №356358 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности:

- являющихся общепринятыми символами и терминами;

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым символами относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм: обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса, может быть подано в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод», являющегося производителем высоковольтной арматуры и изоляторов различного назначения. Из представленных документов [20, 25-29] усматривается, что ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод» производит и вводит в гражданский оборот изоляторы, содержащие буквенное обозначение ИППУ. Кроме того, из представленных документов [20, 29] усматривается, что основанием для подачи возражения, явилось предъявление в судебном порядке ЗАО «Арматурно-изоляторный завод» искового заявления о нарушении им исключительных прав на оспариваемый товарный знак.

Таким образом, в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам имеется информация, иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что существование оспариваемого товарного знака ущемляет права лица, подавшего возражение, в связи с чем усматривает его заинтересованность.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №356358 представляет собой словесное обозначение «ИППУ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ «изоляторы».

Анализ на соответствие оспариваемого товарного знака подпунктам 2, 3 пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Изоляторы, изготовленные по ГОСТу, имеют установленные государством правила маркировки, позволяющие их идентифицировать. Представленные лицом, подавшим возражение, ГОСТы [3-6, 11] содержат общие правила маркировки изоляторов, согласно которым каждая буква указывает на определенную характеристику продукции.

При этом согласно пункту 2 статьи 7 Федерального Закона №5154-1 от 10.06.1993г. «О стандартизации» требования, устанавливаемые государственными стандартами для обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, для обеспечения технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, единства методов их контроля и единства маркировки, а также иные требования, установленные законодательством Российской Федерации, являются обязательными для соблюдения государственными органами управления, субъектами хозяйственной деятельности.

Тип изолятора, в соответствии с требованиями ГОСТа, определяется такими характеристиками как его назначением, видом конструкции, материалом защитной оболочки, классом изолятора, климатическим исполнением и др. Условные обозначения, применяемые к изоляторам, состоят из букв и цифр, которые и отражают те или иные характеристики изделия.

Например, согласно ГОСТу 20454-85 [11], проходные изоляторы имеют следующие условные обозначения - ИП или ИПУ. При этом в условном обозначении данного типа изоляторов буквы означают:

И – изолятор;

П – проходной;

У – усиленное исполнение внешней изоляции (категория Б).

Рассматриваемое обозначение «ИППУ» построено по общепринятой схеме маркировки проходных изоляторов «ИП» и «ИПУ», путем добавления второй буквы «П», которая означает «полимерный».

Указанное подтверждается представленным информационным письмом [15], которое содержит следующую информацию. В начале 2000-х годов российские заводы начали массово использовать при производстве проходных изоляторов полимерный материал, взамен керамических материалов. Изоляторы данного типа стали маркироваться ИППУ, где дополнительная буква «П» обозначает вид материала – полимерный. Полимерные проходные изоляторы имеют то же назначение, что и керамические, но обладают лучшими эксплуатационными характеристиками

Кроме того, в представленных материалах (публикации в СМИ), правообладатель также информирует о том, что «ИППУ» - это проходной полимерный изолятор, изготавливаемый взамен фарфоровых изоляторов типа ИПУ, ИП. Изоляторы ИППУ производятся в соответствии с ГОСТом 20454-84 (который применяется для проходных изоляторов).

Наличие приведенной информации обуславливает вывод о восприятии потребителями буквосочетания «ИППУ» в целом как марки проходного изолятора, имеющего следующие технические параметры: изолятор проходной полимерный с усиленным исполнением внешней изоляции.

С учетом изложенного, оспариваемый товарный знак применительно к товарам 17 класса МКТУ «изоляторы» состоит из элементов (букв), которые являются общепринятыми символами (представляют собой условные обозначения, применяемые в энергетической области), а также носит описательный характер, указывает на вид товара (изоляторы) и его свойства (материал из которого изготовлен и конструкционные особенности).

Следует также отметить, что согласно представленному информационному письму [15] обозначение «ИППУ» использовалось в качестве определенного вида изоляторов до даты (14.03.2006) приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, правообладателем и другими компаниями: ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», ЗАО «Тульский Электромеханический Завод». Указанное свидетельствует о том, что обозначения, описательные по существу, должны быть «свободными» для использования всеми производителями данной продукции.

Что касается довода правообладателя, относительно того, что помимо него существуют другие компании, которые производят изоляторы таких марок, как ШСК, ИПК, ШОСК; ШП, ИПП, ОШН и др., то следует отметить следующее. Данные марки изоляторов представляют собой буквенное обозначение различных типов изоляторов, сформированные в соответствии с ГОСТами и другими нормативными документами. При этом каждая буква или буквосочетание указывает на определенную характеристику продукции. Связано это как с многообразием изоляторов, так и с тем, что они производятся не только по общегосударственным, но и ведомственным и отраслевым техническим условиям и стандартам.

Что касается представленных материалов, которые, по мнению правообладателя, показывают приобретенную различительную способность обозначения «ИППУ», то следует отметить следующее.

Из письма генерального директора ЗАО «Арматурно-изоляторный завод» В.В.Старцева от 26.11.2007 [19] следует, что в 2006 году правообладателем оспариваемого товарного знака началась разработка нового типа проходных изоляторов, а именно полимерных проходных изоляторов «ИППУ», т.е. незадолго до даты (14.03.2006) приоритета оспариваемого товарного знака.

Справка об объемах продаж изоляторов типа ИППУ [23] показывает, что правообладателем продажа изоляторов ИППУ начата также в 2006 году. При этом, следует отметить, что в ней не указано, с какого месяца 2006 года осуществлялась реализация данной продукции, что не позволяет соотнести данные сведения с приоритетом оспариваемого товарного знака.

Кроме того, товарная накладная [33], которая была представлена правообладателем в качестве документа, показывающего начало использования оспариваемого товарного знака, составлена 14.09.2005, т.е. содержит противоречивые данные, поскольку как было указано выше, разработка изоляторов была им начата только в 2006 году.

Вместе с тем, согласно товарной накладной [17]), представленной лицом, подавшим возражение, в 2005 году поставка изоляторов «ИППУ» осуществлялась компанией «ПКФ «Техкомсервис», г.Тула (учредитель ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод»).

Материалы [24] показывают использование правообладателем оспариваемого товарного знака, начиная с 2008 года, в связи с чем не могут свидетельствовать о приобретенной различительной способности обозначения «ИППУ» до даты (14.03.2006) приоритета оспариваемого товарного знака. При этом следует отметить, что позиционирование обозначения «ИППУ» правообладателем осуществлялось как условное обозначение типа изоляторов, отражающее характеристики товара, т.е. как описательная характеристика, а не как средство индивидуализации.

Представленные Дипломы [31] свидетельствуют о награждении самого предприятия, но не содержат сведений о награждаемой продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, в связи с чем не могут быть приняты в качестве доказательства длительного использования оспариваемого товарного знака.

Наличие патентов на изобретения и полезные модели [18] не содержат данных об использовании оспариваемого товарного знака.

Что касается представленного правообладателем социологического опроса [34], согласно которому оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что опрос проводился среди специалистов, работающих с изоляторами, и лиц, принимающих решение о закупке изоляторов, результаты опроса показывают, что даже среди специалистов было знакомо с оспариваемым товарным знаком ранее 2005 года незначительное количество респондентов (9%).

Таким образом, выводы опроса иллюстрируют низкий уровень известности обозначения «ИППУ» среди потенциальных потребителей изоляторов, что не доказывает довод правообладателя о широком и интенсивном его использовании спорного знака до даты подачи заявки.

Помимо того, как было указано выше, правообладатель начал разработку изоляторов типа ИППУ только в 2006 году. Противоречие результатов опроса фактическим данным свидетельствует о его порочности в принципе.

Таким образом, учитывая все фактические обстоятельства использования обозначения «ИППУ» в совокупности, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что данное обозначение приобрело репутацию и известность как средство индивидуализации продукции правообладателя.

Ссылка правообладателя на судебные решения [20,29] является несостоятельной, поскольку согласно данным решениям суду не было представлено убедительных доказательств того, что оспариваемый товарный знак, представляющий собой индивидуальную композицию букв, которые являются в своей совокупности общепринятыми символами и терминами, состоит из элементов, характеризующих товары, в т.ч. указывающие на их вид, качество, свойство и назначение, а также состоит из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Вместе с тем, коллегия при рассмотрении настоящего возражения исходит из того комплекта документов, которые были представлены сторонами.

Ссылка правообладателя на Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда [21] касается другого товарного знака («SHOES-A-PORTER.RU» по свидетельству №447674), в связи с чем также является несостоятельной, поскольку не может быть рассмотрена как преюдициальная.

Относительно довода правообладателя о том, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы из сети Интернет должны быть в законном порядке удостоверены и легализованы, следует отметить, что в компетенцию Роспатента не входит проверка подлинности предоставляемых документов, их достоверность может быть оспорена в суде в установленном законом порядке.

Изложенное выше позволяет коллегии Палаты по патентным спорам признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным подпунктами 2, 3 пункта 1 статьи 6 Закона правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 22.05.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356358 недействительным полностью.