Оспариваемый товарный знак по заявке №2006705651/50 с приоритетом от 13.03.2006 зарегистрирован 02.05.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №325488 на имя ООО «Челябинский рыбоперерабатывающий завод» г. Челябинск (далее – правообладатель), в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.
Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак включает слово «МАТЬЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
В возражении от 14.09.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «МАТЬЕ» по свидетельству № 325488 предоставлена в нарушение требований статьи 1, пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).
Доводы возражения сводятся к тому, что:
- оспариваемый товарный знак указывает на вид товара – сельдь;
- в отношении части товаров 29 класса (анчоусы, консервы рыбные, креветки, лангусты, лосось, мидии (неживые), омары (неживые), продукты рыбные, ракообразные (неживые), рыба (неживая), в том числе соленая, вяленая, копченая, рыба консервированная, салаты из рыбопродуктов, сардины, тунец, филе рыбное) оспариваемый товарный знак является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида – пресервов из рыбы, в том числе пресервов в заливке;
- обозначение «МАТЬЕ» вошло в широкий обиход и отрасль производства рыбных продуктов как название товара и стало видовым понятием для определенного способа приготовления пресервов из рыбы, в том числе из сельди с использованием специальных заливок, вследствие чего не может служить средством индивидуализации этого товара только одного производителя, т.е. не может выполнять функцию товарного знака;
- оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя, поскольку большое количество независимых производителей, широкое и длительное присутствие в торговой сети товаров (пресервов «матье»), произведенных ими, не позволяет сформировать у потребителя устойчивого представления об одном производителе, а в отношении товаров, не относящихся к рыбным продуктам, оспариваемый товарный знак будет являться ложным;
- оспариваемый товарный знак «МАТЬЕ» сходен до степени смешения по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства с товарным знаком «MATIES» по свидетельству №310385, принадлежащим другому лицу, имеющим более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «МАТЬЕ» по свидетельству №325488 недействительной полностью.
К возражению приложены следующие материалы:
- копия публикации регистрации товарного знака «МАТЬЕ» по свидетельству № 325488 на 2л.[1];
- копия страниц из «Товарного словаря», т.VIII, Государственное издательство торговой литературы, М, 1960, с.58 на 2л.[2];
- копия технических условий ТУ 9272-008-00550736-98 (взамен ТУ 9272-008-00550736-97) Пресервы рыбные. Рыба, разделанная в различных соусах и заливках. ОАО «Рыбоперерабатывающий комбинат №1», Санкт-Петербург, 2001г. на 15л.[3];
- копия письма ФГУП «Стандартинформ» от 06.08.2007 на 4л.[4];
- сведения из сети Интернет на 32л.[5];
- сведения о производстве ОАО «Рыбоперерабатывающий комбинат №1» пресервов из сельди «МАТЬЕ» на 29л.[6];
- информация из журнала «Гастроном» №1, 2006, и сайта Интернет www.historyshelf.org/secf/silver/16/php на 6л. [7];
- копии публикаций патентов на промышленные образцы №№60712, 52168 на 12л.[8];
- копия информационного письма ООО «Челябинский рыбоперерабатывающий завод» на 1л.[9];
- копия публикации регистрации товарного знака «MATIES» по свидетельству №310385 на 1л.[10].
Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв от 19.06.2008, в котором, выразив несогласие с доводами возражения, указал следующее.
- утверждение лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак в отношении товаров 29 класса МКТУ – сельдь, указывает на вид товара, основано на вольной транслитерации слова «matties», однако специалистами Московского Государственного лингвистического университета было установлено, что ни при каких возможных случаях это слово в русской транслитерации не звучит как «МАТЬЕ», что также подтверждено сведениями, полученными из письма ООО «Гипрорыбфлот»;
- в ссылке на Торговый словарь не представлен русский аналог слова «matties», т.е. не очевидно, что слово «матье» является принятым термином для обозначения одной из разновидностей атлантической сельди, кроме того, на сегодняшний день ни один источник информации, включая энциклопедии, словари и справочники, не содержит сведений о слове «матье» в качестве указания на вид рыбы или товара;
- на запросы относительно толкования слова «матье», которые были направлены правообладателем в ФГУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» и на кафедру ихтиологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова, были получены ответы, из которых следует, что данное название не означает какой-то конкретный вид рыб;
- поскольку биологического вида сельди «матье» не существует, утверждение лица, подавшего возражение, что это слово указывает на вид товара – сельдь, является необоснованным;
- материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не свидетельствуют о том, что слово «матье» вошло во всеобщее употребление для обозначения определенного вида товара, так как, помимо сельди, словом «матье» именуются другие виды рыб и пресервы из них, например, скумбрия, кроме того, представленные материалы (ТУ, публикации в СМИ, прайс-листы и информационные письма производителей) не дают возможности сделать вывод, что товары с обозначением «матье» действительно выпускались множеством предприятий;
- правообладатель в своем отзыве отметил, что термин МАТЬЕ не используется в ГОСТах на рыбные пресервы и отсутствует в «Реестре ассортиментных знаков, консервов, пресервов и рыбопродукции из рыбы и нерыбных объектов» (М, АНИРО, 2007г.), однако используется изготовителями, которые выпускают пресервы по утвержденным ими самими техническим условиям;
- по мнению правообладателя, оспариваемый товарный знак «МАТЬЕ» зарегистрирован с соблюдением требований пункта 1 статьи 7 Закона и в целом не сходен с противопоставленным товарным знаком «MATIES» по свидетельству №310385 ни фонетически, ни визуально, ни семантически, поскольку с точки зрения фонетики, согласно правилам чтения английских слов, противопоставленный знак звучит как «МАТИЕС», т.е. сравниваемые слова содержат разное число слогов, при этом фонетическое ударение падает на разные слоги; визуальное отличие заключается в отсутствии каких либо оригинальных графических элементов, использовании букв различных алфавитов и различном количестве букв; с точки зрения семантики оба слова не имеют смыслового значения.
К отзыву приложены следующие материалы:
- копия письма ОАО «Гипрорыбфлот» от 21.11.2007 на 2л.[11];
- копия из Словаря названий морских промысловых рыб мировой фауны (без б/д) на 29л.[12];
- копия издания «Определитель рыб морских и пресных вод северо-европейского бассейна». А. Вилер, М., «Легкая и пищевая промышленность», 1983, с.84-89 на 4л.[13];
- копия издания «Рыбы приморья» Н.П. Новиков и др., Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Институт биологии ДВО РАН, Владивосток, 2002, с.48-61 на 8л.[14];
- копия письма МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра ихтиологии Биологического факультета от 13.12.2006 на 1л.[15];
- копия письма ФГУП ВНИРО от 27.11.2006 на 1л.[16].
В соответствии с изложенным правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака «МАТЬЕ» по свидетельству №325488.
В дополнение к вышеуказанным материалам на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.06.2008, от лица, подавшего возражение, был представлен ответ на запрос о семантике слова «матье» в отношении сельди и блюд из нее, подготовленный переводчиком – референтом по испанскому, английскому и французскому языкам В.И.
Бирюлиным [17]; копия технических условий ТУ 9272-079-00472093-99 «Пресервы из разделанной рыбы «МАТЬЕ» в заливках», введенных в действие 01.09.1999, утвержденных директором Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии, и копия договора №122 от 15.06.2000 между Атлантическим НИИ рыбного хозяйства и океанографии и ООО «Челябинский Рыбоперерабатывающий завод» [18].
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.
С учетом даты 13.03.2006 поступления заявки №2006705651/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
Статья 28 Закона не предусматривает статью 1 Закона в качестве основания для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности:
- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.
Согласно пункту (2.3.2.1) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для определенного вида товара, понимается обозначение, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.
Согласно пункту (2.3.2.3) к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.
Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «МАТЬЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Анализ общедоступных справочных изданий и толковых словарей русского языка показал, что слово «матье» не закреплено в них в качестве лексической единицы русского языка. Отсутствует оно также в специальной литературе, относящейся к рыбохозяйственной деятельности и океанографии, в списках научных названий морских и пресноводных рыб.
Из источника [11] следует, что слово «МАТЬЕ» - это искаженное название соленой неполовозрелой сельди, возникшее из-за неправильного перевода и интерпретации происхождения термина, поскольку оригинальное написание названия этого вида сельди для большинства знающих латинский алфавит на письме выглядит как слово французского происхождения, получая соответствующее озвучивание.
Представленные источники информации указывают на различное написание оригинального названия соленой неполовозрелой сельди в зависимости от языка: на английском языке она называется «matties» [2], в странах Европы, таких, как Швеция, Норвегия, Германия – «matjies» [11], [17], в Нидерландах - «maatje» (множественное число - «maatjes») [17].
Таким образом, в отсутствие четкого определения слова «матье», довод лица, подавшего возражение, основанный на транслитерации слова «matties» [2], о том, что обозначение «МАТЬЕ» в отношении товаров 29 класса – сельдь, указывает на вид товара, не может быть признан убедительным.
Довод лица, подавшего возражение, что слово «МАТЬЕ» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида - пресервов из рыбы, в том числе пресервов в заливке, не получил достаточного подтверждения документальными данными, приложенными к возражению.
Так, из представленных материалов [5] следует, что под наименованием «МАТЬЕ» различными производителями выпускались различные виды пресервов, при этом в качестве сырья для их изготовления, кроме сельди, использовались такие виды рыб как скумбрия, горбуша, щекур, муксун, кета. В представленных прайс-листах указаны такие товары, как ассорти «МАТЬЕ», сырок «МАТЬЕ». В качестве заливки в пресервах, обозначенных словом «МАТЬЕ», также использованы различные ингредиенты, включая разнообразные соусы, овощи, грибы, травы, пряности и т.д. Очевидно, что эти пресервы нельзя отнести к одному виду товара, поскольку разное сырье определяет разные качественные показатели конечного продукта. Обратное материалами возражения не доказано.
Несмотря на то, что все указанные товары относятся к пресервам, они произведены по разным техническим условиям (ТУ 9272-008-00550736- 98[3]; ТУ 9272-079-00472093-99[18]; ТУ 9272-107-00472124-03 [4]), кроме того, отсутствие информации о едином способе их приготовления или способе заготовки сырья для них, а также широкий диапазон используемых названий, помимо слова «МАТЬЕ» для указания вида товара (например: сельдь «Матье» Царская, сельдь «Матье» Особая, сельдь «Матье» Золотистая, сельдь «Матье» Огненная, сельдь «Матье» с чесноком, сельдь «Матье» с укропом, сельдь «Матье» с паприкой и т.д.[3]; горбуша «Матье»; кета «Матье», сырок «Матье», ассорти «Матье» [5]) не дает оснований для вывода, что слово «МАТЬЕ» стало видовым понятием, неотделимым от определенного товара, который обозначен этим словом, вызывая в сознании не только потребителя, но и специалистов рыбной и рыбоперерабатывающей отрасли производства, работников торговли устойчивую взаимооднозначную связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качеством, и тем обозначением (МАТЬЕ), которое используется в качестве его названия.
Из материалов [4] - [5] следует, что пресервы «МАТЬЕ», помимо правообладателя и лица, подавшего возражение, производили более 20 предприятий и ПБЮЛ, однако в представленных материалах отсутствует информация о длительности применения обозначения «МАТЬЕ» на производимых ими товарах, а также подтверждение того факта, что указанные производители являются независимыми друг от друга, т.е. не являются дочерними, зависимыми и т.п.; не имеют между собой организационно-хозяйственных связей или каких-либо соглашений. Кроме того, сведения о производстве продукции, маркированной обозначением «МАТЬЕ», этими лицами носят информационно - рекламный характер и не подтверждены документально.
Как указано выше статья 1 Закона не является основанием для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
Вместе с тем, представленные материалы как со стороны лица, подавшего возражение, так и со стороны правообладателя [3] - [8], [11], [15], [18] дают основания для вывода, что обозначение «МАТЬЕ» в результате его использования (начиная с 1999 года, когда впервые были разработаны технические условия ТУ 9272-079-00472093-99 «Пресервы из разделанной рыбы «МАТЬЕ») разными производителями в различных регионах России для рыбной продукции, преимущественно, сельди, уже на дату приоритета (13.03.2006) оспариваемого товарного знака «МАТЬЕ» потеряло свою различительную способность и не может выполнять основной функции товарного знака – индивидуализировать эти товары, производимые юридическим лицами или индивидуальными предпринимателями.
Что касается других товаров 29 класса МКТУ, то оснований для вывода о том, что слово «МАТЬЕ» будет являться для них ложным, в материалах возражения нет. Напротив, слово «МАТЬЕ» в отношении этих товаров может вызывать у потребителя различные ассоциации, связанные, например, с французским происхождением этого слова, поскольку оно воспроизводит широко распространенную фамилию.
Нет также оснований для вывода о том, что слово «МАТЬЕ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку, как указано выше, в отношении товаров из рыбы и рыбопродуктов указанное обозначение потеряло различительную способность и не может индивидуализировать производителя этих товаров, а в отношении другой части товаров 29 класса МКТУ материалы возражения не содержат каких-либо сведений о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака «МАТЬЕ» с какими – либо другими производителями этих товаров.
Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, нельзя признать обоснованным.
В отношении соответствия регистрации товарного знака «МАТЬЕ» по свидетельству №325488 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует указать следующее.
Противопоставленный товарный знак «MATIES» по свидетельству №310385 также как и оспариваемый знак является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами, но латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ рыба; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.
Поскольку смысловое значение слова «MATIES» не выявлено, с точки зрения фонетики его следует рассматривать без привязки к какому-либо языку как сочетание звуков [m a t i e s].
В соответствии с признаками звукового сходства, изложенными в подпункте (а) пункта (14.4.2.2) Правил, сравниваемые словесные обозначения МАТЬЕ [м а т' j е] и MATIES [m a t i e s] характеризуются совпадающими звуками [м-m, а-a, т-t, е-e], одинаково расположенными по отношению друг к другу, кроме того, слово МАТЬЕ содержит букву Ь – мягкий знак, который не обозначает звука, но выполняет в данном случае разделительную функцию перед звуком [e]. В противопоставленном слове MATIES буква I также разделяет звуки [t] и [e]. Таким образом, сочетание букв - ТЬЕ в слове МАТЬЕ и сочетание букв -TIE- в слове MATIES обеспечивает близость звуков [т' j е] и [t i e] при произношении. Расположение совпадающих и близких звуков в начальной позиции позволяет говорить о фонетическом сходстве слов, отличие которых заключается в наличии буквы S (звука c) в конце слова MATIES. Однако данное отличие, при совпадении и близости остальных звуков, составляющих сравниваемые слова, не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку не играет существенной роли при произношении.
Довод, изложенный правообладателем в отзыве на возражение, о фонетическом различии слов МАТЬЕ и MATIES, основанный на том, что фонетическое ударение в сравниваемых словах падает на совершенно различные части, не убедителен, поскольку утверждение, что в слове MATIES ударение будет падать на первый слог, ничем не подтверждено. Отсутствие четко выраженной семантики сравниваемых слов МАТЬЕ и MATIES не позволяет использовать при их анализе на фонетическое сходство такой признак как ударение. Кроме того, фонетический анализ, приведенный правообладателем в отзыве, основан на вольной транслитерации буквами русского алфавита слова MATIES как слова английского происхождения, что также не имеет убедительного подтверждения.
Вывод правообладателя о визуальном различии знаков МАТЬЕ и MATIES, основанный на том, что оба знака являются словесными и не включают графических элементов, также нельзя признать убедительным, поскольку отсутствие изобразительных элементов и выполнение слов стандартным шрифтом заглавными буквами не ослабляет, а усиливает сходство знаков. В данном случае, даже использование при написании слов МАТЬЕ и MATIES букв разного алфавита не ослабляет сходства знаков, поскольку четыре буквы М, А, Т, Е в этих словах имеют не только одинаковое звучание, но и одинаковое графическое написание, как в кириллице, так и в латинице.
В отсутствие возможности провести анализ сравниваемых слов с точки зрения семантики, фонетический критерий сходства приобретает определяющее значение для вывода о сходстве или несходстве знаков.
В силу изложенного можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленным знаком, несмотря на их отдельные отличия.
Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №310385 (рыба; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые), тождественны или соотносятся с частью товаров 29 класса МКТУ оспариваемого знака как род - вид, в силу чего их однородность не вызывает сомнений и правообладателем не оспаривается.
Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований абзаца 1 пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона следует признать обоснованными.
По завершении рассмотрения возражения от правообладателя в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило Особое мнение от 03.07.2008, а также обращение (жалоба) к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Изложенные в Особом мнении и жалобе доводы сводятся к анализу соответствия оспариваемого товарного знака «МАТЬЕ» по свидетельству №325488 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, что подробно рассмотрено в данном решении.